Как организовать производство по лицензии

Собираюсь производить в РФ новое оборудование по лицензионному договору с иностранным лицом. Как обезопасить себя от претензий третьих лиц - владельцев прав интеллектуальной собственности?

"Данный вопрос необходимо рассматривать многосторонне. Итак, при подготовке производства оборудования в РФ, необходимо удостовериться в том, что действия производителя (Лицензиата) не нарушают исключительных прав третьих лиц. К таким правам в первую очередь относят патент на изобретение и товарный знак. Рассмотрим данные объекты интеллектуальной собственности по отдельности.

В качестве патента на изобретение может быть защищено определенное техническое решение, используемое в оборудовании. Оценить возможные патентные риски при заключении лицензионных договоров возможно путем проведения экспертизы оборудования на патентную чистоту.

Предпочтительно также включать пункт в лицензионный договор, по которому Лицензиар обязуется компенсировать Лицензиату потери при выдвижении компенсационных требований со стороны третьих лиц. Основанием для подобных требований является ст. 10 Патентного закона РФ, которая определяет, что никто не вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя.

Отметим, что патент ограничен территориально. Вследствие того, что Лицензиаром является иностранное лицо, может возникнуть так называемая коллизия прав, при которой Лицензиар владеет патентом за пределами РФ, при этом не имея патентной защиты в РФ. Более того, многие патентообладатели, даже имея патенты, описывающие их продукцию, заблуждаются в отношении их права самим использовать патент.

Во многих случаях "молодые" патенты (т.е. выданные позже) нарушают права более старых патентов, которые охраняют обобщенное изобретение. Например, изобретение мобильный телефон с фотокамерой (Патент 1) нарушает права патента на мобильный телефон (Патент 2). Следовательно, производителю мобильного телефона с фотокамерой необходимо получить разрешение на производство как у обладателя Патента 1, так и у обладателя Патента 2. Отметим, что патентообладатель имеет право отказать в предоставлении разрешения на использование изобретения, что может поставить добросовестного Лицензиата в патовую ситуацию. Только своевременно оценив свободу от исключительных прав третьих лиц, Лицензиат может обезопасить себя от их претензий в будущем.

Объект интеллектуальной собственности - товарный знак также имеет значение в рассматриваемом случае вследствие того, что производимые товары снабжаются средствами индивидуализации".

Полный комментарий читайте на dp.ru

Татьяна Сазонова, директор департамента "Интеллектуальная собственность" ООО "АКГ "Юридическая бизнес Коллегия"

Юридические статьи »
Читайте также