Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2010 по делу n А65-24595/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. [phone]

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

  ПОСТАНОВЛЕНИ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

5 августа  2010 года                                                                        Дело №А65-24595/2008

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена  29 июля 2010  года

Постановление  в полном объеме изготовлено  5 августа  2010 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Деминой Е.Г., судей  Балакиревой Е.М., Туркина К.К.,

при ведении протокола Бугир Р.С.,

при участии:

от истца – представитель Кварацхелия Т.К. (доверенность от 28.09.2009),

от ответчиков:

открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика» – представитель Эхлас Т.В. (доверенность от 14.05.2009 № 111),

общество с ограниченной ответственностью «Ластинг» - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьих лиц – представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 2 апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Валента Фамацевтика», г. Щелково, Московская область, на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 апреля 2010 года по делу №А65-24595/2008 (судья Хасаншин И.А.),

по иску закрытого акционерного общества «Натур Продукт Интернэшнл», г. Выборг, Ленинградская область,

к обществу с ограниченной ответственностью «Ластинг», г. Казань, Республика Татарстан,

открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика», г. Щелково, Московская область,

с привлечением третьих лиц:

- закрытое акционерное общество «ПродТорг», г. Киров,

- закрытое акционерное общество «СИА Интернейшнл-Казань», г. Казань, Республика Татарстан,

- общество с ограниченной ответственностью «Фирма Хелс-М», г. Пенза,

об обязании прекратить производство и продажу лекарственного средства «Антигриппин ОРВИ» в контрафактной упаковке, запрете использования фирменного наименования, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных лекарственных средств, взыскании 5 010 000 руб. компенсации,

УСТАНОВИЛ:

 Закрытое акционерное общество «Натур Продукт Интернэшнл» (далее истец,  ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл») в связи с нарушением исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1250, 1252, 1253 и 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ластинг»  (далее  первый  ответчик,  ООО  «Ластинг»), открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика» (далее - второй ответчик, ОАО «Валента  Фармацевтика»)  об обязании первого и второго ответчиков прекратить производство и продажу, а также изъятии у них из оборота и уничтожении находящихся в их владении лекарственных средств «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН»; запрете второму ответчику использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ»; взыскании с первого ответчика компенсации в размере 10 000 руб.,  со второго ответчика компенсации в размере 5 000 000 руб.

 Определениями суда от 24.11.2008 и от 20.01.2009 (т.1, л.1, т.2,  л.73) к участию в деле  в качестве  третьих  лиц, не заявляющих   самостоятельных требований привлечены закрытое акционерное общество «Натур Продукт», закрытое акционерное общество «СИА Интернейшнл - Казань», общество с ограниченной ответственностью «Фирма Хелс-М».

 В связи с реорганизацией закрытого акционерного общества «Натур Продукт»,   определением суда от 15.12.2008 (т.1, л.113) на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) произведено процессуальное правопреемство указанного третьего лица на закрытое акционерное общество «ПродТорг».

В судебном заседании истец в соответствии со статьей 49 АПК РФ  заявил отказ от иска в части требования запрета открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика» использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ».

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.02.2009 отказ закрытого акционерного общества «Натур Продукт Интернэшнл» от иска в части требования запрета открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика» использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» принят. Производство по делу в этой части прекращено.

В оставшейся части иск удовлетворен частично.

Суд обязал ООО  «Ластинг», ОАО «Валента Фармацевтика» прекратить производство и продажу, а также изъять из оборота и уничтожить находящиеся в их владении лекарственные средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН».

Суд взыскал с ООО «Ластинг» в пользу ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»,   компенсацию в размере 10 000 руб.,   с ОАО «Валента Фармацевтика» в пользу ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»  компенсацию в размере 3 000 000 руб. В остальной части иска отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2009 решение  суда первой инстанции в части удовлетворения иска отменено и в этой части  отказано. В остальном решение оставлено без изменения.

     Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 06.08.2009 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.02.2009 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2009 по делу № А65-24595/2008, о прекращении производства о делу, в части требования о запрете ОАО «Валента Фармацевтика» использовать фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ», оставлены  без изменения. В остальной части судебные акты отменены, с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

  Суд кассационной инстанции указал, что излагая противоположные выводы в части, касающейся соответствия закону договора от 01.02.2005 № 1, как основание к удовлетворению либо отказу в удовлетворении иска, обе инстанции суда не уделили достаточного внимания имеющемуся в деле свидетельству № 162689 от 31.03.1998 (приоритет товарного знака 26.03.1996) о праве истца на товарный знак, в соответствии с которым охраняются не только часть словосочетаний товарного знака, но и сам товарный знак в целом, в том числе в красном, синем, зеленом, белом и черном цветовом сочетании.

Поскольку, для разъяснения вопросов о сходстве дизайна упаковок до степени смешения и о соответствии их объекту авторских прав, указанному в статье 1259 ГК РФ, необходимы специальные знания, суд кассационной инстанции указал о необходимости назначения по делу судебной экспертизы.

Решением Арбитражного суда  Республики Татарстан   по делу  № А65-24595/2008  от  19  апреля 2010 года исковые  требования  удовлетворены частично.

Суд  обязал ООО «Ластинг», ОАО «Валента Фармацевтика» прекратить производство и продажу, а также изъять из оборота и уничтожить находящиеся в их владении лекарственные средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН».

 Суд взыскал с  ООО «Ластинг» в пользу ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»  компенсацию в размере 10 000 руб.,   с ОАО «Валента Фармацевтика»   компенсацию в размере 3 000 000 руб. В остальной части иска отказано.

  С  ООО «Ластинг», в пользу ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» взыскано  4500 руб. государственной пошлины.

  С ОАО «Валента Фармацевтика» в пользу ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» взыскано 40 050 руб. государственной пошлины.

Суд пришел к выводу, что дизайн упаковки группы лекарственных  средств «АНТИГРИППИН» в силу статьи 1259 ГК РФ является объектом авторских прав, истцом надлежащим образом  доказан приоритет в использовании произведения дизайна и его использование  ответчиками  является нарушением  исключительных прав истца.

Суд отклонил доводы ответчика ОАО «Валента Фармацевтика» об отсутствия творческого произведения ввиду его неоригинальности, указав  что характером  спора  являются   правопритязания сторон на приоритет объекта авторского права. При отсутствии объекта авторского права такой спор был бы бессмысленным. В данном же случае как правовой, и, как следствие, материальный  интерес сторон на установление приоритета на произведение дизайна - упаковки лекарственного средства со словом «АНТИГРИППИН» - является очевидным.

ОАО «Валента Фармацевтика» - с решением суда не согласилось и обратилось  в  арбитражный   апелляционный суд с  апелляционной  жалобой,  в которой  просит  обжалуемое решение в части удовлетворения исковых требований  отменить и принять в этой части новый судебный акт об отказе в  иске.

Заявитель жалобы считает, что  выводы суда  противоречат  обстоятельствам дела. Истец не подтвердил наличия исключительного права  на представленный дизайн  упаковки. 

Имеющиеся в деле доказательства не подтверждают наличие у истца исключительного авторского права на представленный истцом дизайн упаковки.  При этом ответчик исходит из того, что авторское право не может возникнуть вследствие заключения договора на его отчуждение, оно может возникнуть только у автора. В материалах дела отсутствуют доказательства создания произведения дизайна «упаковка» с указанием конкретного автора (коллектива авторов), у которого (которых) возникли авторские права в силу факта создания произведения. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства передачи автором каких-либо прав на «произведение» другим лицам, в том числе ЗАО «Натур Продукт» (ныне ЗАО «ПродТорг»), заключившему с истцом договор на передачу исключительных прав. Без письменного договора с автором не может быть какой-либо последующей передачи исключительного права в силу отсутствия или ничтожности предыдущей сделки.

Заявитель  жалобы считает, что  в момент заключения договора от 01.02.2005 ЗАО «Натур Продукт» не владело и не могло владеть указанными в договоре правами. Ни АОЗТ «Натур Продукт», ни ЗАО «Натур Продукт» прав на товарный знак истцу не передавали.  

Согласно свидетельству №162689  на товарный знак правообладателем товарного знака  01.02.2005 являлась фирма «Натур Продукт Трейдинг» (Вашингтон США). Истец приобрел право на указанный товарный знак только 12.04.2007. При этом в свидетельстве указано, что словесный элемент «АНТИГРИППИН» не является предметом самостоятельной охраны. Охраняемыми элементами являются только слова: «Natur Produkt» и «Ваше здоровье и долголетие». В связи с этим ответчик считает, что указанный договор не может быть датирован 01.02.2005.

Ответчик  не использовал  дизайна упаковки, на который указывает истец,  не  совершал переработки данного дизайна.

Имеющиеся в деле доказательства, в  том числе экспертное заключение  не подтверждает  факта использования   ответчиком  дизайна упаковки истца, поскольку данное заключение касается   вопросов  и содержит доводы  об использовании товарного знака по свидетельству № 162689. Истцом не заявлены  требования  о нарушении  исключительных прав на товарный знак  № 162689, основания и предмет  иска истцом не изменялись.

Таким образом, исследовав вопрос  использования товарного знака  на основании свидетельства  № 162689 суд пришел к выводу об использовании произведения  дизайна.

Заявитель жалобы обращает  внимание суда апелляционной инстанции  на то, что  решением коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента, состоявшегося 18 мая  2010 года прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству  № 162689.

Кроме того, истец  в исковых требованиях не утверждает, что ответчик использовал произведение дизайна, а ссылается на подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, указывая на то, что истец  выполнил переработку данного произведения. Имеющиеся в деле  доказательства   указывают на то, что упаковки истца и ответчика отличаются, в связи с чем  использование дизайна упаковки (как воспроизведение  в объективной форме «произведения  дизайна»)  отсутствует. В решении суд проигнорировал  подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, положенный в основу иска.

Суд  не учел, что  ответчик  вообще не мог нарушить субъективное право истца на переработку произведения, так как ответчик  разработал  макет упаковки до момента  возникновения  у истца каких – либо прав. Упаковка создана им самостоятельно, стандартным шрифтом и стандартным цветовым сочетанием (работником в рамках трудовых отношений), поэтому она не является произведением в соответствии с требованиями закона. Ответчик полагает, что упаковка истца также не является произведением ввиду стандартного шрифта и стандартного сочетания цветов.

Ответчик, не признавая исковые требования как таковые, считает ошибочным и необоснованным решение суда первой инстанции в части взыскания с него 3 000 000 руб. в качестве компенсации за нарушение права на переработку. При этом ответчик исходит из того, что истец согласно договору от 01.02.2005 приобрел права на переработку каждого из дизайнов за 117 руб. В связи с этим сумма компенсации убытков в 3 000 000 руб. является необоснованной.

         Представители  ответчика  ООО «Ластинг»,  третьих лиц ЗАО  «Продторг»,  ЗАО   «СИА Интернейшнл-Казань»,  ООО «Фирма Хелс-М»,  в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом по последнему известному месту нахождения. В суд  возвращены почтовые отправления  с информацией органа связи «адресат за получением не явился», «отсутствие адресата по указанному адресу». ЗАО «СИА «Итернейшил»   определение  суда о назначении дела  вручено 02.07.2010 (почтовое уведомление  № 78084).

     При таких обстоятельствах, в соответствии с ч.1, п.2, 3 ч.2 ст. 123 АПК РФ   ответчик и третьи лица считаются извещенными надлежащим образом.

     С учетом мнений  представителей  истца, ответчика ОАО «Валента Фармацевтика»   апелляционный суд  в соответствии со ст. 123, 156, 266 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствии представителей ответчика ООО «Ластинг»    и третьих лиц.

     В судебном  заседании   представитель ОАО «Валента Фармацевтика» поддержал  апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.

     Представитель истца отклонил  жалобу по основаниям, изложенным в письменных пояснениях (т.6, л.83-87).   

В судебном заседании в соответствии со ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв с 22.07.2010 до 10 час 30 мин 29.07.2010.

    Изучив материалы дела, обсудив