Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2009 по делу n А53-11895/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-11895/2009

02 ноября 2009 г.                                                                                15АП-7201/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 ноября 2009 г..

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Золотухиной С.И.,

судей Ивановой Н.Н., Смотровой Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания судьей Золотухиной С.И.

при участии:

от заявителя: прокурор отдела   Мозницын В.В, удостоверение ТО 30752533,

от заинтересованного лица: представитель Лапатина Е.В. по доверенности от 30.06.2009 г., представитель Шагалова М.В. по доверенности от 30.06.2009 г.,

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом,        

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Прокурора  Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

на решение Арбитражного суда Ростовской области от  27.07.2009 г.  по делу № А53-11895/2009

по заявлению Прокурора Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

к заинтересованному лицу обществу с ограниченной ответственностью "ОреолАвто Ростов"

при участии третьего лица ООО «Тойота Мотор»

о привлечении к административной ответственности,

принятое в составе судьи Барановой Н.В.,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОреолАвто Ростов" о привлечении общества к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Тойота Мотор».

Решением суда от 27.07.2009 г. в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт мотивирован тем, что в деянии общества отсутствует состав вменяемого ему правонарушения, поскольку используемое обществом обозначение не тождественно товарному знаку, зарегистрированному за ООО «Тойота Мотор Корпорейшн».

Не согласившись с принятым решением, Прокурор Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону обжаловал его в порядке, предусмотренном гл.  34 АПК РФ. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, ссылаясь на то, что судом применен закон, утративший силу (Закон о товарных знаках №3520-1), вывод суда об отсутствии между двумя обозначениями сходства, которое влечет возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности разных товаров одному производителю, не соответствует материалам дела.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «ОреолАвто Ростов» просит решение суда оставить без изменения, ссылаясь на то, что норма Закона №3502-1 по смыслу практически идентична действующей в настоящее время статье 1484 ГК РФ, состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП, в деянии общества отсутствует.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы жалобы и отзыва на нее.

ООО «Тойота Мотор», надлежаще извещенное о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, отзыв на апелляционную жалобу не представило, дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие третьего лица.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 19.10.2009 г. до 26.10.2009 г., информация о перерыве опубликована на сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и доведена по факсу до третьего лица. После перерыва заседание продолжено.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка деятельности ООО «ОреолАвто Ростов», в ходе которой установлен факт нарушения обществом законодательства о товарных знаках – при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей, продаже запчастей и аксессуаров по адресу ул. Доватора, 1 в г. Ростове-на-Дону, общество использовало вывеску с надписью «Тойота» и визитные рекламные карточки с изображением товарного знака «Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор Корпорейшн)».

По результатам проверки постановлением от 08.06.2009 г. прокурор Железнодорожного района возбудил в отношении ООО «ОреолАвто Ростов» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ.

Материалы проверки переданы прокурором в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности по указанной статье.

Принимая решение, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в деянии общества состава вменяемого ему правонарушения. Данный вывод суда является ошибочным ввиду следующего.

Статья 14.10 Кодекса предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

В спорный период правовая охрана товарного знака как объекта интеллектуальной собственности регламентирована положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому судом первой инстанции необоснованно применены при разрешении спора нормы Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» №3520-1 от 23.09.1992 г., утратившего силу в связи с принятием части четвертой ГК РФ.

Согласно статье 1484 ГК РФ  никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами (ст. 1480, 1484 ГК РФ).

Использованием товарного знака является его размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из смысла статей 1484, 1515 ГК РФ следует, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) является  использование без  разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Наличие в деянии общества «ОреолАвто Ростов» состава вменяемого ему правонарушения подтверждается материалами дела.

Так, из акта осмотра от 01.06.2009 г., составленного с участием двух понятых следует, что возле здания сервисного центра, принадлежащего ООО «ОреолАвто Ростов», расположен стенд с надписью «Специализированный сервисный центр Тойота», под крышей здания со стороны фасада на красном фоне имеются надписи «Тойота. Тойота сервис». На момент проверки в здании выставлены для продажи шины, диски, продукция с изображением товарного знака «Тойота». Внутри здания находятся визитные карточки с изображением товарного знака и надписью «Тойота сервис Ростов. Сервис Запчасти Аксессуары» (л.д. 29). Данные обстоятельства подтверждаются также фотоматериалами и представленной в материалы дела визитной карточкой (л.д. 30-37).

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ООО «ОреолАвто Ростов», не имея правовых оснований, не заключив договор с обладателем товарного знака «TOYOTA», использовало данный товарный знак в виде словесного обозначения и трехкольцового графического изображения  путем его размещения на рекламных визитных карточках, предлагаемых клиентам (л.д. 30), а также размещения русскоязычной транскрипции данного товарного знака (ТОЙОТА) на вывеске сервисного центра (л.д. 31-37).

Доводы общества об отсутствии в его деянии объективной стороны правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, являются необоснованными и подлежат отклонению.

То обстоятельство, что общество в настоящее время не использует в отношениях с клиентами рекламные визитные карточки, образец которой представлен в материалы дела, свидетельствует о частичном устранении им допущенного нарушения, но не опровергает факт его совершения. Кроме того, данный довод (о неиспользовании карточек) обществом доказательственно не подтвержден.

Размещение на вывесках в непосредственной близости от здания сервисного центра, на также на фасаде здания центра под его крышей словесного  обозначения «ТОЙОТА» также свидетельствует о нарушении обществом «ОреолАвто Ростов» законодательства РФ о товарном знаке, поскольку данное обозначение является русскоязычной транскрипцией товарного знака «TOYOTA», права на который зарегистрированы за ООО «Тойота Мотор», а значит сходно до степени смешения с данным товарным знаком.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007г. № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003г. № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого потребления усиливается тем, что официальные товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства необходимо применять основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Соответствующая позиция отражена в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июня 2006 года № 3691/06.

Используемое ООО «ОреолАвто Ростов» обозначение «ТОЙОТА» по своим семантическим и фонетическим характеристикам не просто сходно с товарным знаком «TOYOTA», права на который зарегистрированы за ООО «Тойота Мотор», а идентично ему, данное обозначение вызывает у потребителя четкую ассоциацию с маркой автомобиля, выпускаемого японской компанией с аналогичным названием (поскольку слов с аналогичным произношением, но иной смысловой нагрузкой в русском языке не имеется). Фонетическая и смысловая нагрузка слова Тойота обладает для потребителя преимуществом (в сравнении с графической формой его воспроизведения), поскольку именно с ним связывается конкретное наименование товара (марки автомобиля), позволяющего отличить его от другого. Поэтому фонетическое и семантическое сходство используемого обществом «ОреолАвто Ростов»  обозначения имеет решающее значение для общего впечатления, которое создается при сравнении товарного знака и использованного ответчиком обозначения.

ООО «ОреолАвто Ростов» осуществляет продажу запасных частей и аксессуаров к автомобилям (в том числе марки Тойота) и оказывает услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей, то есть осуществляет деятельность в той же сфере (того же класса товаров (услуг)), для которой зарегистрирован товарный знак TOYOTA (л.д. 24-25). Таким образом, компания TOYOTA в лице ООО «Тойота Мотор» (на территории Российской Федерации) и ООО «ОреолАвто Ростов» находятся на одном рынке (реализации запасных частей, аксессуаров, технического обслуживания и ремонта автомобилей), имеют общих потребителей. Данное обстоятельство значительно усиливает угрозу смешения используемого обществом «ОреолАвто Ростов» обозначения с товарным знаком TOYOTA.

Размещая данное обозначение на вывеске в контексте «ТОЙОТА СЕРВИС» и «Специализированный сервисный центр ТОЙОТА» (л.д. 31-33), ООО «ОреолАвто Ростов»  создавало у потребителей впечатление о себе как об авторизованном сервисном центре (то есть центре, осуществляющем сервисное обслуживание автомобилей марки Тойота от имени их производителя), что не соответствует действительности. Данное впечатление, усиленное размещением на рекламных визитках общества официального логотипа компании Toyota (трехкольцового графического изображения, также зарегистрированного в качестве товарного знака), и рекламной информации следующего содержания «Тойота Сервис Ростов. TOYOTA Сервис. Запчасти. Аксессуары» (далее по тексту обозначены лишь контактные телефоны и адрес сервисного центра, без указания наименования общества «ОреолАвто