Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2012 по делу n А53-20701/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-20701/2012

25 декабря 2012 года                                                                         15АП-15441/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Малыхиной М.Н.,

судей Галова В.В., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куликовым Г.А.,

при участии: от истцов: Сандо Д.В. (доверенности № 003-71 от 16.01.2012, № 001-64 от 16.01.2012, № 002-121 от 16.01.2012),

от ответчика: Бермант Ю.В. (доверенность от 31.08.2012), Подкопаева А.В. (доверенность от 31.08.2012),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", открытого акционерного общества "Кондитерский концерн "Бабаевский", открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь", открытого акционерного общества "Кондитер"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.10.2012 по делу № А53-20701/2012

по иску открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", открытого акционерного общества "Кондитерский концерн "Бабаевский", открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь"

к открытому акционерному обществу "Кондитер"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

принятое в составе судьи Авдеева В.Н.,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рот Фронт", открытое акционерное общество "Кондитерский концерн"Бабаевский", открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" (далее – истцы) обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к открытому акционерному обществу "Кондитер" (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков ОАО "Рот Фронт": "Гусиные лапки" и "Барбарис" в размере 10 000 000 рублей; за незаконное использование товарных знаков ОАО "Красный Октябрь" "Коровка" и "Взлет" в размере 10 000 000 рублей; за незаконное использование товарного знака ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский": "Снежинка" в размере 5 000 000 рублей.

Исковые требования мотивированы нарушением исключительных прав истцов на товарные знаки.

Кроме того, истцы просили взыскать с ответчика судебные расходы в размере уплаченной при подаче иска государственной пошлины.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в части. Суд констатировал факт незаконного использования товарных знаков истцов ответчиком и взыскал с последнего компенсацию в размере 250 000 руб. за каждый товарный знак (всего 1 250 000 руб.), а также судебные расходы в соответствующей части. В остальной части в иске отказано. Суд указал, что соответствующий размер компенсации определен им с учетом регионального характера производственной программы ответчика и выпуска товаров с нарушением исключительных прав истцов промышленными партиями по заказам.

Не согласившись с указанным решением, стороны обжаловали его в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истцы просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая снижение судом заявленного размера компенсации не обоснованным ссылкой на какие-либо обстоятельства и отмечая, что ответчиком осуществлялось не только производство продукции, но и ее реализация, а также предложение к продаже как самостоятельные способы незаконного использования товарных знаков истцов. Кроме того, полагают, что суд не учел умышленного характера противоправных действий ответчика.

Апелляционная жалоба ответчика мотивирована тем, что судом не учтено использование спорных наименований карамели в кондитерской промышленности СССР в качестве общеизвестных сортов карамели с 50-х годов ХХ века и факт незаконной регистрации товарных знаков истцами, нацеленной на осуществление недобросовестной конкуренции. Кроме того, ответчик полагает взысканную компенсацию чрезмерной, указывая на незначительные объемы производства кондитерской продукции (в 3-4 раза ниже, чем в среднем по отрасли) ответчиком, а также на то, что спорная продукция не является основным профилем производства, поставка карамели осуществляется лишь по заказу постоянных покупателей. Ответчик полагает неправомерным отказ в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица УФАС по Ростовской области и настаивает на удовлетворении данного ходатайства судом апелляционной инстанции, отмечая, что указанное лицо рассматривает заявление ответчика о признании действий истцов недобросовестной конкуренцией и имеет опыт в разрешении аналогичных вопросов.

В судебном заседании стороны поддержали доводы заявленных ими апелляционных жалоб, взаимно возражали против удовлетворения апелляционных жалоб друг друга. Представителями ответчика поддержано ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, и заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства до рассмотрения антимонопольной службой жалобы на действия истцов. Представитель истцов против удовлетворения ходатайств возражал, представил письменные пояснения в порядке статьи 81 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

Как видно из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, истцы являются обладателями исключительных прав на ряд товарных знаков.

В том числе ОАО "Рот Фронт" зарегистрирован словесный товарный знак "Барбарис" в отношении товаров 30 класса (хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое сироп из патоки) – свидетельство № 137558 от 15.02.1996, дата приоритета - 30.08.1993, срок действия продлен до 30.08.2013. Кроме того, указанный товарный знак признан общеизвестным с 01.01.1997 (свидетельство № 116 от 11.07.2012).

Также ОАО "Рот Фронт зарегистрирован словесный товарный знак "Гусиные лапки" в отношении товаров 30 класса – свидетельство № 126777 от 31.05.1995, дата приоритета - 30.09.1993, срок действия продлен до 30.09.2013.

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" зарегистрировало словесно-изобразительный товарный знак "Взлет", охраняемый в белом, красном, темно-синем, светло-синем цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса – свидетельство № 156221 от 15.07.1997, дата приоритета - 19.03.1996, срок действия продлен до 19.03.2016.

Также ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" зарегистрировало словесный товарный знак "Коровка" в отношении товаров 30 класса – свидетельство № 199900 от 26.02.2001, дата приоритета - 23.07.1999, срок действия продлен до 23.07.2019.

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" зарегистрировало словесный товарный знак "Снежинка" в отношении товаров 30 класса – свидетельство № 164829 от 29.05.1998, дата приоритета - 19.03.1997, срок действия продлен до 19.03.2017.

Истцами в материалы дела представлены доказательства использования ответчиком наименований "Барбариска", "Гуси-лапушки", "Взлет", "Коровка Му", "Снежинка" в отношении производимой им, предлагаемой к продаже и реализуемой карамели, что подтверждено счет-фактурой № 25 от 03.02.2012, товарно-транспортной накладной № 33 от 03.02.2012, образцами упаковочного материала (наклейки на коробки, обертки), нотариальным протоколом, подготовленным в порядке обеспечения доказательств в отношении информации размещенной на сайте Группы компаний "Природа".

Ответчиком факт производства продукции не оспаривается, однако иск не признается со ссылкой на незаконность регистрации ответчиками товарных знаков на сорта карамели, традиционно выпускаемые в СССР с 1950-х годов. В обоснование приведенного довода ответчик представил в материалы дела рецептуры карамели "Барбарис", "Коровка", "Гусиные лапки", внесенные в сборник рецептур "Пищевая промышленность", Москва, 1970 год. Указанная информация предоставлена ответчику согласно письму ФБУ "Ростовский ЦСМ" от 10.07.2012 № 45/6-14/1523.

В силу положений статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

В соответствии с правилами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 приведенной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов настоящего дела следует и не оспаривается ответчиком, что товары, производимые ответчиком и истцами, являются однородными, принадлежат к одной группе товаров – кондитерские изделия, карамель, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что они тождественны ("Снежинка") либо сходны до степени смешения со словесными товарными знаками истцов ("Барбариска", "Гуси-лапушки", "Взлет", "Коровка Му").

При этом с учетом словесного характера зарегистрированных товарных знаков решающего значения не имеет размер, цвет шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, поскольку перечисленное подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11). При этом, в рамках настоящего спора возможность такого смешения судом первой инстанции установлена обоснованно.

Судом первой инстанции сделан правомерный вывод о том, что использованные ответчиком