Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2009 по делу n А65-24595/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г.Самара, ул.Аэродромная, 11А, тел.[phone], e-mail: [email protected], www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

27 апреля 2009 года

г.Самара

Дело №А65-24595/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2009 года

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2009 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Балашевой В.Т. и Шадриной О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Валента Фармацевтика» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 февраля 2009 года по делу №А65-24595/2008 по иску закрытого акционерного общества «Натур Продукт Интернэшнл» к обществу с ограниченной ответственностью «Ластинг» и открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика» об обязании прекратить производство и продажу лекарственного средства «Антигриппин ОРВИ» в контрафактной упаковке, запрете использования фирменного наименования, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных лекарственных средств, взыскании 5010000 руб., третьи лица: закрытое акционерное общество «ПродТорг», закрытое акционерное общество «СИА Интернейшнл – Казань», общество с ограниченной ответственностью «Фирма Хелс-М», принятое судом в составе председательствующего судьи Хасаншина И.А., арбитражных заседателей: Емельянова Н.С. и Камаева С.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Копункиным В.А.,

при участии в судебном заседании:

от 2-го ответчика - открытого акционерного общества «Валента Фармацевтика»: Эхлас Т.В. – представитель (доверенность №77 от 10.12.2008),

установил:

            Закрытое акционерное общество «Натур Продукт Интернэшнл» (далее ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», истец) в связи с нарушением исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1250, 1252, 1253 и 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ластинг» (далее ООО «Ластинг», 1-й ответчик) и открытому акционерному обществу «Валента Фармацевтика» (далее ОАО «Валента Фармацевтика», 2-й ответчик):

- о прекращении ОАО «Валента Фармацевтика» производства и продажи лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН»,

- о запрещении ОАО «Валента Фармацевтика» использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ»,

- о прекращении ООО «Ластинг» продажи лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

- об изъятии из оборота и уничтожении находящихся во владении ООО «Ластинг» контрафактных лекарственных средств «АНТИГРИПППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

-  об изъятии из оборота и уничтожении находящихся во владении ОАО «Валента Фармацевтика» контрафактных лекарственных средств «АНТИГРИПППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», исключительное право на которое в полном объеме принадлежит истцу,

- о взыскании с ООО «Ластинг» компенсации в размере 10000 руб.,

- о взыскании с ОАО «Валента Фармацевтика» компенсации в размере 5000000 руб.

Определением суда от 24.11.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Натур Продукт».

Определением суда от 15.12.2008 в порядке процессуального правопреемства на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена третьего лица - закрытого акционерного общества «Натур Продукт» - на его правопреемника – закрытое акционерное общество «ПродТорг» (далее ЗАО «ПродТорг», 1-е третье лицо).

Определением суда от 20.01.2009 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: закрытое акционерное общество «Интернейшнл – Казань» (название общества уточнено - «СИА Интернейшнл – Казань») (далее ЗАО «СИА Интернейшнл – Казань», 2-е третье лицо) и общество с ограниченной ответственностью «Фирма Хелс-М» (далее ООО «Фирма Хелс-М», 3-е третье лицо).

Определением от 20.01.2009 к рассмотрению дела привлечены арбитражные заседатели: Емельянов Николай Степанович и Камаев Сергей Константинович.

В судебном заседании 13.02.2009 представитель истца отказался от иска в части запрещения ОАО «Валента Фармацевтика» использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ».

Отказ от иска в части принят судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением суда Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02.2009 производство по делу в части требования о запрещении ОАО «Валента Фармацевтика» использовать до степени смешения фирменное наименование лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» прекращено, в остальной части исковые требования удовлетворены частично. Суд первой инстанции обязал ООО «Ластинг» и ОАО «Валента Фармацевтика» прекратить производство и продажу, изъять из оборота и уничтожить находящиеся в их владении лекарственные средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» в упаковке, содержащей признаки переработки произведения дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», взыскал в пользу истца компенсацию с ООО «Ластинг» в размере 10000 руб., с ОАО «Валента Фармацевтика» в размере 3000000 руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения. При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец является обладателем исключительных прав на произведение дизайна упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», которые переданы ему закрытым акционерным обществом «Натур Продукт» (ныне ЗАО «ПродТорг») по договору №1 от 01.02.2005. Истцом установлен факт продажи в аптеке, принадлежащей 1-му ответчику, лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ», изготовителем которого является 2-й ответчик, из которого им сделан вывод о том, что ответчиками нарушены его исключительные права на дизайн упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», что является основанием для заявления требования о прекращении нарушений исключительных прав, изъятии и уничтожении контрафактной продукции, а также взыскании компенсации.

Суд первой инстанции, исходя из того, что согласно статье 7 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», действовавшего в период заключения договора №1 от 01.02.2005, произведения дизайна признавались объектами авторских прав и подлежали защите в гражданско-правовом порядке, отверг довод 2-го ответчика об отсутствии в упаковке лекарственного средства «АНТИГРИППИН» признаков творческого произведения ввиду ее неоригинальности. Суд пришел к выводу о том, что и упаковка лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ», принадлежащая 2-му ответчику, и упаковка лекарственного средства «АНТИГРИППИН», принадлежащая истцу, являются произведениями дизайна.

Суд первой инстанции исходил из того, что истец является законным владельцем исключительных имущественных прав на дизайны упаковок лекарственных средств и биологически активных добавок (произведения дизайна), однако согласно заключению специалиста упаковка лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ» содержит признаки переработки упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН» и совокупность значимых элементов изображения упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН», использованных в изображении упаковки лекарственного средства «АНТИГРИППИН ОРВИ», отвечает критериям, по которым современное искусствоведение определяет наличие в произведении процесса творчества. Суд первой инстанции указал, что данные выводы ответчиками в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опровергнуты.

Применив по аналогии пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям, суд первой инстанции посчитал подлежащим судебной защите авторское право на дизайн упаковки принадлежащее истцу, поскольку оно возникло ранее аналогичного права второго ответчика, а одновременное использование сторонами дизайна упаковки ввиду их сходства до степени смешения введет в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что дизайн упаковки лекарственных средств «АНТИГРИППИН» в силу статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации является объектом авторских прав, истцом надлежащим образом доказан приоритет в использовании произведения дизайна и его использование ответчиками является нарушением исключительных прав истца.

На основании указанных выводов суд первой инстанции признал требования истца об обязании ответчиков прекратить производство и продажу лекарственных средств «АНТИГРИППИН ОРВИ» в контрафактной упаковке, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных лекарственных средств и взыскании денежной компенсации подлежащими удовлетворению.    

2-й ответчик – ОАО «Валента Фармацевтика» - с решением суда не согласилось и подало апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить, в иске отказать.

В судебном заседании представитель 2-го ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал и просил отменить обжалуемое решение в части удовлетворения исковых требований и принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

 2-й ответчик считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, так как оно противоречит фактическим обстоятельствам дела, подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, представленными как истцом, так и ответчиком. Кроме того, ответчик считает, что судом первой инстанции неправильно применен закон, а именно применен закон, не подлежащий применению (аналогия закона со ссылкой на пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не применен закон, подлежащий применению (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2-й ответчик считает, что имеющиеся в деле доказательства не подтверждают наличие у истца исключительного авторского права на представленный истцом дизайн упаковки.  При этом ответчик исходит из того, что авторское право не может возникнуть вследствие заключения договора на его отчуждение, оно может возникнуть только у автора. В материалах дела отсутствуют доказательства создания произведения дизайна «упаковка» с указанием конкретного автора (коллектива авторов), у которого (которых) возникли авторские права в силу факта создания произведения. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства передачи автором каких-либо прав на «произведение» другим лицам, в том числе закрытому акционерному обществу «Натур Продукт» (ныне ЗАО «ПродТорг»), заключившему с истцом договор на передачу исключительных прав. Без письменного договора с автором не может быть какой-либо последующей передачи исключительного права в силу отсутствия или ничтожности предыдущей сделки.

2-й ответчик считает, что в момент заключения договора от 01.02.2005 закрытое акционерное общество «Натур Продукт» не владело и не могло владеть указанными в договоре правами. Ни АОЗТ «Натур Продукт», ни закрытое акционерное общество «Натур Продукт» прав на товарный знак истцу не передавали. Согласно свидетельству №162689 правообладателем товарного знака на упаковку лекарственного средства «АНТИГРИППИН» на 01.02.2005 являлась фирма «Натур Продукт Трейдинг» (Вашингтон США). Истец приобрел право на указанный товарный знак только 12.04.2007. При этом в свидетельстве указано, что словесный элемент «АНТИГРИППИН» не является предметом самостоятельной охраны. Охраняемыми элементами являются только слова: «Natur Produkt» и «Ваше здоровье и долголетие». В связи с этим ответчик считает, что указанный договор не может быть датирован 01.02.2005.

2-й ответчик также считает, что в деле отсутствуют доказательства творческого характера (оригинальности) произведения. Произведение, представляющее собой известный в фармацевтике термин-надпись, выполненный стандартным шрифтом «TIMES NEW ROMAN», голубым и красным цветом в белом фоне, не носит творческого характера и не является оригинальным. Имеющееся в деле заключение специалиста не является экспертным заключением в смысле, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Суд первой  инстанции необоснованно пришел к выводу о том, что мнение данного заключения не опровергнуто ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.         

 2-й ответчик исходит из того, что он не использовал дизайна упаковки, на который указывает истец, и не совершал переработки данного дизайна, судом не исследовался вопрос о переработке или ее отсутствии. Истец в исковом заявлении и в требованиях не утверждает и не имеет оснований утверждать, что ответчик использовал произведение дизайна, права на которое якобы ему принадлежат, ссылается на подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что ответчик выполнил переработку произведения. Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание, что в отзыве на иск указано на отсутствие использования произведения и отсутствие его переработки со ссылкой на норму и комментарии специалистов, согласно которым переработка произведения это всегда создание иного произведения в другой объективной, жанровой или языковой форме. Ответчик также исходит из того, что упаковка создана им самостоятельно, стандартным шрифтом и стандартным цветовым сочетанием (работником в рамках трудовых отношений), поэтому она не является произведением в соответствии с требованиями закона. Ответчик полагает, что упаковка истца также не является произведением ввиду стандартного шрифта и стандартного сочетания цветов.

2-й ответчик считает, что суд первой инстанции необоснованно применил аналогию закона со ссылкой на пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  и не применил закон, подлежащий применению подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, и перевод спора из области авторского права в область средств индивидуализации привел к принятию ошибочного и необоснованного решения.

2-й ответчик, не