Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2014 по делу n А56-9300/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

21 октября 2014 года

Дело №А56-9300/2012

Резолютивная часть постановления объявлена     14 октября 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме  21 октября 2014 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Тимухиной И.А.

судей  Баркановой Я.В., Жиляевой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания:  Колокольцевой О.С.

при участии: 

от истца: Сапожникова Ю.В. (доверенность от 14.10.2013, после перерыва: не явился, извещен

от ответчиков: 1. Шалихов Д.А. (доверенность от 19.02.2014), Горбунова Я.А. (доверенность от 19.02.2014), Дронов И.В. (доверенность от 28.12.2013) 2., 3. Не явились, извещены

от 3-го лица: Тамашев К.Г. (доверенность от 10.07.2014)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер  13АП-19075/2014, 13АП-19087/2014)  ООО "Хладокомбинат №1", ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад"

на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.06.2014 по делу № А56-9300/2012 (судья Астрицкая С.Т.), принятое

по иску ЗАО "Холод Славмо"

к ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад", ООО "ООО Шелл АЗС", ООО "Продоптторг"

3-е лицо: ООО "Хладокомбинат №1"

о взыскании компенсации,

установил:

Закрытое акционерное общество «Холод Славмо» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», ООО «Шелл АЗС» и ООО «Продоптторг» о взыскании с каждого по 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

К  участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Хладокомбинат № 1».

Решением суда от 03.04.2013, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2013, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2013 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

            Решением от 26.06.2014 иск удовлетворен.

            В апелляционной жалобе ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», считая решение незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, просит решение отменить, в удовлетворении иска отказать,  полагая правомерным использованием на упаковке товара неохраняемых словесных и изобразительных элементов, таких как  словосочетание «сахарная трубочка» и ее натуралистическое изображение. Податель жалобы указывает, что судом не были приняты во внимания обстоятельства, установленные вступившими в силу судебными актами, неверно истолкованы нормы материального права и сделан неверный вывод относительно прав на промышленный образец №52995. Кроме того, судом оставлен без внимания довод о злоупотреблении правом, определенный судом размер компенсации является необоснованным и чрезмерным.

            В апелляционной жалобе  ООО «Хладокомбинат №1», считая решение незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, просит решение  отменить, в иске отказать, полагая, что вывод суда первой инстанции о неиспользовании товарного знака №274938 противоречит судебным актам по делу №А40-9077/2013, ошибочным является вывод суда о неиспользовании ООО «Хладокомбинат №1» промышленного образца №52995 в спорной упаковке мороженного. Податель жалобы указывает, что охраняемым элементом товарных знаков №422534, №422533, №428080, принадлежащих истцу, является словосочетание ЗАО «Холод Славмо», которое ООО «Хладкомбинат №1» не использует на своей упаковке мороженного «Сахарная трубочка». Кроме того, представленный в материалы дела социологический опрос, оформленный Отчетом от 22.09.2010, не является относимым и допустимым доказательством.

Истец возразил против удовлетворения апелляционных жалоб по основаниям, изложенным в отзыве на жалобы.

ООО "ООО Шелл АЗС", ООО "Продоптторг", извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, в соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО «Холод Славмо» является правообладателем исключительного права на следующие товарные знаки:

- изобразительный товарный знак по свидетельству №422534, с приоритетом от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдано в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись «ХОЛОД СЛАВМО», выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: «Трубочка» - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; «сахарная», «в шоколадной глазури», «пломбир» - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета;

- изобразительный товарный знак по свидетельству №428080, с приоритетом от 11.02.2010, дата регистрации 19.01.2011, выдано в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой два совмещенных и расположенных последовательно сверху вниз одинаковых изображения, аналогичных товарному знаку №422534, а также полосы белого и серого цвета с левой и правой сторон;

- изобразительный товарный знак по свидетельству №422533, с приоритетом от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдано в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись «ХОЛОД СЛАВМО», выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: «Трубочка» - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; «сахарная», «в шоколадной глазури», «крем-брюле» - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета.

Ссылаясь на то, что ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», ООО «Шелл АЗС» и ООО «Продоптторг» реализуют морженное «Сахарная трубочка пломбир» и «Сахарная трубочка крем-брюлле» производства ООО «Хладкомбинат №1», упаковка которых полностью повторяет упаковку продукции ЗАО «Холод Славмо» №422534, №422533, №428080,  30.11.2011истец направил указанным  юридическим лицам предарбитржные предупреждения с требованием о прекращении реализации мороженого «Сахарная трубочка пломбир» и «Сахарная трубочка пломбир крем-брюле» производства ООО «Хладокомбинат №1», как нарушающей исключительные права истца.

Поскольку  требования  истца не были выполнены, в последующем были выявлены факты продажи в торговых точках ООО «Продопторг» (07.12.2011), ООО «ООО Шелл АЗС» (16.12.2011, 02.02.2012), ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад» (19.12.2011, 02.02.2012), мороженого «Сахарная трубочка пломбир» и «Сахарная трубочка пломбир крем-брюле» производства ООО «Хладокомбинат №1» в упаковке, элементы которой сходны до степени смешения с элементами упаковки ЗАО «Холод Славмо», истец обратился в  арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая предъявленным требованиям, ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад" и третье лицо указали, что правомерно реализуют и изготавливают спорную продукцию и не нарушают исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку ответчик приобретал и реализовывал мороженое, которое изготавливалось ООО «Хладокомбинат № 1» с нанесением маркировки на продукцию товарных знаков №№ 285684, 274938, а также с использованием патента на промышленный образец Российской Федерации № 52995, правообладателем которых является последний. Третье лицо  также ссылалось на то, что ЗАО «Хладокомбинат №1» (правопредшественник ООО «Хладокомбинат №1») является правообладателем товарных знаков в отношении 30-го класса МКТУ, включающего мороженое:

- по свидетельству № 274938 от 9 сентября 2004 года, представляющего собой прямоугольник с изображением синих и желтых волнистых полос переменной ширины;

- по свидетельству № 285684 от 31 марта 2005 года, представляющего собой комбинированное обозначение, основным элементом которого является прямоугольник, вытянутый по горизонтали, с изображением мороженого с шариком в конусообразном стаканчике, покрытого шоколадной глазурью, расположенного с наклоном на фоне вертикально размещенных бирюзовых и золотисто-желтых волнистых полос переменной ширины.

Этикетка для упаковки мороженого (три варианта) ООО «Хладокомбинат №1» запатентована в качестве промышленного образца по патенту Российской Федерации № 52995. Таким образом, истцом  не доказан факт допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

Оценив и сравнив товарные знаки истца с обозначениями, содержащимися в упаковке продукции, произведенной третьим лицом и реализуемой ответчиками, суд первой инстанции пришел к выводу, что маркировка спорной продукции обозначениями в целом по существу отвечает признаку сходства с товарными знаками истца до степени смешения и  удовлетворил требования ЗАО «Холод Славмо».

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзыва на жалобы, апелляционный суд пришел к выводу, что обжалуемое решение не подлежит отмене или изменению.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями, закрепленными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, провел сравнение  товарных знаков истца с используемыми  на спорных упаковках третьего лица обозначениями, и с учетом совокупности имеющихся в деле доказательств пришел к обоснованному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, Решениями Роспатента от 13.12.2011 по делам №2010722842 (422534), №2010722841 (422533) и №2010703900 (428080) было признано предоставление правовой охраны товарным знакам истца по свидетельствам №№ 422534, 422533 и 428080 недействительным в части исключения из правовой охраны товарных знаков изображения мороженого. В остальной части правовая охрана товарных знаков сохранена.

Несмотря на то, что изображение мороженого является неохраняемым элементом, как и другие элементы товарного знака истца, подобное исключение не влияет