Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2009 по делу n А56-19957/2008. Изменить решение

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

25 марта 2009 года

Дело №А56-19957/2008

Резолютивная часть постановления объявлена     17 марта 2009 года

Постановление изготовлено в полном объеме  25 марта 2009 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Мельниковой Н.А.

судей  Полубехиной Н.С., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания:  Долониной С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-528/2009)   ООО «Тиккурила» на  решение   Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.12.2008г. по делу № А56-19957/2008 (судья Сергиенко А.Н.), принятое

по иску   ООО "Тиккурила"

к  ООО "Финколор"

3-е лицо  ООО "Деколор"

о  признании сделки недействительной

при участии:

от истца:  Куликова  Т.А. доверенность от 01.12.2008г. б/н, паспорт

от ответчика: Филиппова Д.А.  доверенность от 02.10.2008г. б/н, паспорт

от 3-го лица: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила» (далее -  ООО "Тиккурила", истец)  обратилось в Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Обществу с ограниченной ответственностью «Финколор» (далее - ООО "Финколор", ответчик) о признании недействительной сделки по отчуждению исключительного права на товарные знаки  «ФИННКОЛОР» по свидетельству  № 319233 и «FINNCOLOR» по свидетельству   № 319232 в пользу ООО "Финколор", применении последствий недействительной сделки в виде возврата права на товарные знаки истцу, а также об обязании  Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) удалить из Государственного реестра товарных знаков запись за регистрационным номером РД 0034945 о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки  «ФИННКОЛОР» по свидетельству  № 319233 и «FINNCOLOR» по свидетельству   № 319232.

Определением Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 04.09.2008г. к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Деколор» (далее – ООО «Деколор», третье лицо).

Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от  04.12.2008г.     признал  недействительной сделку об отчуждении исключительного права на товарные знаки  «ФИННКОЛОР» по свидетельству  № 319233 и «FINNCOLOR» по свидетельству   № 319232 (договор от 14.02.2008г., заключенный  ООО "Тиккурила" с ООО "Финколор"); взыскал с ООО "Финколор" в  пользу ООО "Тиккурила" 2 000 руб. 00 коп. расходов по госпошлине и 15 500 руб. 00 коп. судебных издержек; в остальной части иска отказал.

На указанное  решение  ООО «Тиккурила» подана апелляционная жалоба,  в которой, указывая на  несоответствие  выводов, изложенных в решении обстоятельствам дела,  просит  принятый по делу судебный акт изменить, исключив из мотивировочного  раздела  решения   вывод суда о   признании  ООО «Финколор»  правообладателем товарных знаков «ФИННКОЛОР» по свидетельству № 319233 и «FINNCOLOR»  по свидетельству № 319232 на  момент  рассмотрения дела по существу, об отсутствии регистрации договора, заключенного ООО «Финколор»  и ООО «Деколор» и  отсутствии для ООО «Тиккурила» каких-либо препятствий  для восстановления нарушенного права.  В апелляционной жалобе податель  указывает, что  на момент рассмотрения иска правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 319233 и № 319232 было уже ООО «Деколор», поскольку изначально поданное заявление об обеспечении иска было судом отклонено, и именно после этого Роспатентом было зарегистрировано отчуждение прав на товарные знаки по свидетельствам № 319233 и № 319232 от  ООО «Финколор» к ООО «Деколор».  Как следствие, у ООО  «Тиккурила»  в настоящее время имеются препятствия для восстановления нарушенного права в виде перерегистрации на себя регистраций товарных знаков «ФИННКОЛОР» по свидетельству № 319233 и «FINNCOLOR»  по свидетельству № 319232.

В судебном заседании   представитель  истца поддержал изложенные в апелляционной жалобе доводы.

По мнению присутствовавшего в судебном заседании представителя ответчика, апелляционная жалоба  не подлежит удовлетворению.

В отзыве на апелляционную жалобу третье лицо просит  изменить  мотивировочную часть решения от 04.12.2008г., поскольку материалами  дела подтверждается, что в настоящее время правообладателем  исключительных прав на товарные знаки  «FINNCOLOR» и «ФИННКОЛОР» является ООО «Деколор».  До судебного   заседания от ООО «Деколор» поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

При проверке законности и обоснованности  принятого по делу судебного акта, апелляционная инстанция  считает, что он подлежит изменению.

Как следует из материалов дела,  ООО «Тиккурила»  (до преобразования  в ЗАО  «Финколор»), являлось  правообладателем товарных знаков «ФИННКОЛОР»  регистрационный   номер  319233 и «FINNCOLOR»  регистрационный номер    № 319232 с марта 2005г.

Между  ООО «Тиккурила» (правообладатель)  в лице  генерального директора  Близнецова  В.Е.  и ООО «Финколор»  (приобретатель) в лице генерального директора Колобова А.И.  заключен  договор от 14.02.2008г.  об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, в соответствии с которым правообладатель за вознаграждение передал  приобретателю исключительные права на  следующие товарные знаки: FINNCOLOR  (комбинированный) по свидетельству    № 319232, зарегистрированному 11.01.2007г.; ФИННКОЛОР  (комбинированный)  по свидетельству №  319233, зарегистрированному  11.01.2007г. В соответствии с пунктом 2.1 договора  сумма сделки  составила 1 304 988 руб. 69 коп. (л.д.  72 том 1).

11.04.2008г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) за № РД0034945   договор от 14.02.2008г. был зарегистрирован, в связи с чем  правообладателем  указанных товарных знаков стало ООО «Финколор».

Уставом ООО «Тиккурила» установлены ограничения полномочий генерального директора общества. Пункт 9.2.17 Устава относит к исключительной компетенции общего собрания участников Общества продажу, передачу или иное распоряжение недвижимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности общества, а также правами на них. Общее собрание участников общества не принимало решения об отчуждении права на товарные знаки. Сделка от имени общества совершена генеральным директором ООО «Тиккурила» с превышением своих полномочий – статья 174 ГК РФ, ответчик в момент совершения сделки знал о таких ограничениях, поскольку генеральный директор истца на дату подписания договора являлся учредителем ООО «Финколор» (51% доли в уставном капитале ответчика).

В связи с тем, что  сделка  об отчуждении исключительных  прав на товарные знаки была соверена с нарушением п. 5 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»  и п. 9.2, 9.2.17 Устава  ООО «Тиккурила» суд первой инстанции правомерно и обоснованно удовлетворил требования истца о признании сделки недействительной, придя к выводу о том, что оспариваемая сделка заключена в ущерб хозяйственным интересам общества и имеет для него неблагоприятные последствия. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении  иска в части  удовлетворения требования ООО  «Тиккурила»  о применении последствий недействительности сделки по тому основанию, что  Административный Регламент, в котором  закреплен порядок ведения Роспатентом Государственного реестра товарных знаков и обслуживания  Российской Федерации  не предусматривает «удаление» из Государственного  реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации каких-либо записей.

Не оспаривая решение  по существу, ООО «Тиккурила»  указывает на несогласие с выводом  суда первой инстанции  о том, что  правообладателем   товарных знаков в настоящее время является  ООО «Финколор», регистрация совершенной ответчиком в дальнейшем сделки по передаче права на товарные знаки  с ООО «Деколор» не производилась, в связи с наличием  действующих обеспечительных мер, в связи с чем отсутствуют  препятствия для восстановления   нарушенного права истца.

Апелляционная инстанция считает  приведенное возражение истца обоснованным.

Как следует из материалов дела, между ООО «Финколор»  (правообладатель) и  ООО «Деколор» (приобретатель)  заключен  договор об  отчуждении исключительных  прав на товарные знаки от 18.06.2008г., в соответствии  с которым правообладатель за вознаграждение передал  приобретателю исключительные права на  следующие товарные знаки: FINNCOLOR  (комбинированный) по свидетельству    № 319232, зарегистрированному 11.01.2007г.; ФИННКОЛОР  (комбинированный)  по свидетельству №  319233, зарегистрированному  11.01.2007г. (л.д. 13 том 2).

Договор от 18.06.2008г.  был  зарегистрирован в  Федеральной службе по интеллектуальной  собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)  07.08.2008г., что подтверждается уведомлением  Роспатента № 2008Д06715/42 о государственной регистрации договора (л.д.  14 том 2).

Факт перехода исключительных прав на товарные знаки  «ФИННКОЛОР»  регистрационный   номер  319233 и  «FINNCOLOR»  регистрационный номер    № 319232  от прежнего правообладателя  - ООО «Финколор» к правообладателю ООО «Деколор» подтверждается, представленными в материалы  дела   Приложениями  к свидетельствам  на товарные знаки (знаки обслуживания) № 319232, № 319233 (л.д. 140,141 том 1).

Обеспечительные меры в виде  запрета  Федеральной  службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)  регистрировать договоры об отчуждении исключительного права  на товарные знаки «ФИННКОЛОР»  и «FINNCOLOR» по свидетельствам № 319233 и № 319232, совершать иные юридически значимые действия, которые могут привести к изменению  объема или досрочному прекращению правовой  охраны товарных знаков «ФИННКОЛОР»  и «FINNCOLOR» по свидетельствам № 319233 и № 319232, до рассмотрения дела по существу  были приняты арбитражным судом  04.09.2008г. (л.д.  78-79 том 1), то есть после  государственной регистрации договора  от 18.06.2008г.

Таким образом,  материалами дела подтверждается, что в настоящее время  правообладателем  исключительных прав на товарные знаки «ФИННКОЛОР»  регистрационный   номер  319233 и  «FINNCOLOR»  регистрационный номер    № 319232 является  ООО  «Деколор» и у  ООО «Тиккурила»  имеются препятствия для восстановления нарушенного  прав.

В связи с вышеизложенным апелляционная инстанция считает, что решение Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  04.12.2008г.  подлежит изменению, апелляционная жалоба – удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от  04.12.2008г. по делу №  А56-19957/2008  изменить,  исключив из мотивировочной части абзацы 5, 6, 7 на листе 3 решения:

«Как следует из материалов дела и объяснения сторон, правообладателем товарных знаков в настоящее время является ответчик - ООО "Финколор". Регистрация совершенной ответчиком в дальнейшем сделки по передаче права на товарные знаки с ООО «Деколор» не производилась, в связи с наличием действующих обеспечительных мер, принятых в рамках данного дела. Таким образом, каких-либо препятствий для восстановления нарушенного права истца не имеется». В остальной части решение суда оставить без изменения.

Взыскать с ООО «Финколор» в пользу ООО «Тиккурила»  1 000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Мельникова

Судьи

Н.С. Полубехина

В.Б. Слобожанина