Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2013 по делу n А56-59416/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

04 июня 2013 года

Дело №А56-59416/2012

Резолютивная часть постановления объявлена     28 мая 2013 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 июня 2013 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Борисовой Г.В.

судей  Зотеевой Л.В., Фокиной Е.А.

при ведении протокола судебного заседания:   Ганичевой В.А.

при участии:

от истца:  Межонова А.Л. по доверенности от 28.01.2013; Буренко А.Е. по доверенности от 25.03.2013;

от ответчика:  Делиной Э.В. по доверенности от 02.04.2013 №8; Мелкова Г.С. по доверенности от 10.04.2013;. 

рассмотрев  в  открытом судебном  заседании  апелляционную  жалобу (13АП-5375/2013)  ООО «А-МЕДИ»  на  решение  Арбитражного  суда  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  от 22.01.2013  по делу № А56-59416/2012  (судья  Апранич  В.В.), принятое

по  иску   ЗАО «МЕДИ»   

к  ООО  «А-МЕДИ»

о  запрещении  незаконного  использования  фирменного  наименования юридического  лица       

установил:

   ЗАО «МЕДИ» (191025 Санкт-Петербург, Невский пр., д.82, ОГРН 1027809206017,  далее – истец)  обратилось  в  Арбитражный  суд  г.Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  с  иском   к  ООО «А-МЕДИ» (194295, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.33, к.2, лит.А, пом.66Н, ОГРН 1107847098501, далее- ответчик)  о защите исключительного права на товарный знак  в виде обязания ООО «А-МЕДИ»:

     - прекратить незаконное использование сходного с зарегистрированным товарным знаком «МЕДИ» до степени смешения обозначение «А-МЕДИ»;

     - внести изменения в Устав ООО «А-МЕДИ», связанные с изменением фирменного наименования;

     -  не использовать наименование «МЕДИ» на сайте http://www.a-medi.com/  и опубликовать на сайте сообщение, что использование наименования «А-МЕДИ» является нарушением Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара», а также взыскании с ООО «А-МЕДИ» компенсацию в пользу ЗАО «МЕДИ» в размере 5 000 000 рублей за незаконное  использование зарегистрированного товарного знака «МЕДИ».

Решением  суда  первой  инстанции   исковые требования ЗАО «МЕДИ» удовлетворены  в полном объеме, суд обязал ООО «А-МЕДИ» прекратить незаконное использование сходного с зарегистрированным товарным знаком «МЕДИ» до степени смешения обозначение «А-МЕДИ», внести изменения в Устав ООО «А-МЕДИ», связанные с изменением фирменного наименования, не использовать наименование «МЕДИ» на сайте http://www.a-medi.com/  и опубликовать на сайте сообщение о том, что использование наименования «А-МЕДИ» является нарушением Закона РФ от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара». Кроме того, суд  взыскал с ООО «А-МЕДИ» компенсацию в пользу ЗАО «МЕДИ» в размере 5 000 000 рублей за незаконное  использование зарегистрированного товарного знака «МЕДИ»,  4000 рублей судебных расходов на оплату государственной пошлины и в доход федерального бюджета 48 000 рублей государственной пошлины.   

Не  согласившись  с  решением  суда в части  размера взысканной компенсации за незаконное  использование зарегистрированного товарного знака,   ООО «А-МЕДИ»    направило  апелляционную  жалобу,  в  которой  просило  решение  суда   в указанной части изменить,   снизив размер компенсации до 10 000 рублей. 

Представители ответчика  в  судебном  заседании  поддержали  доводы  апелляционной  жалобы  по  тем  основаниям,  что  максимальный размер компенсации  документально  истцом не обоснован, суд первой инстанции также не дал данному обстоятельству надлежащей оценки. 

Представитель  ответчика  в  судебном  заседании  не  согласился  с  доводами  апелляционной  жалобы,  возражения  изложил  в  отзыве  и  просил  решение  суда  первой  инстанции  оставить  без  изменения,  апелляционную  жалобу  без  удовлетворения. 

Законность  и  обоснованность  принятого  решения  в обжалуемой части проверяются  в  порядке  и  по  основаниям,  установленными  статьями  258, 266-271  АПК  РФ.

Выслушав  представителей сторон,  исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной  жалобы,  суд  апелляционной  инстанции    находит  ее обоснованной и подлежащей   частичному удовлетворению.  

Как  видно  из  материалов  дела,  ЗАО «МЕДИ» является коммерческой организацией, зарегистрированной 10.11.1992 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809206017). ЗАО «МЕДИ» является хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке оказания медицинских услуг, в том числе на территории Санкт-Петербурга. ЗАО «МЕДИ» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №78-01-000950 от 07.06.2007, предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на срок до 07.06.2012, а также лицензию на осуществление медицинской деятельности №78-01-001449 от 28.05.2010, предоставленную Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга на срок до 28.05.2015.

ООО «А-МЕДИ» является коммерческой организацией, зарегистрированной 01.04.2010 Межрайонной ИНФР России №15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1107847098501). Общество является хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на рынке оказания медицинских услуг на территории Санкт-Петербурга по направлениям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, гастроэнтерология, урология, андрология, лечение бесплодия, гинекология, ведение беременности (с постановкой на учет), физиотерапия, эндокринология, флебология, неврология, аллергология-иммунология, гепатология и др.

По  мнению  истца,  ответчик  нарушает его исключительные  права    путем  использования    фирменного  наименования, сходного  до смешения с    товарным  знаком «МЕДИ»,  что  вводит  потребителей медицинских услуг в  заблуждение.  Указанные  обстоятельства  явились  основанием  для  обращения  в  суд  с  иском.

Суд  первой  инстанции, удовлетворяя исковые требования в части запрета использования ответчиком товарного знака  в  полном  объеме  оценил  обстоятельства  дела,  правильно  применив  нормы  материального  и  процессуального  права, в данной части решение суда сторонами не обжалуется. Выводы суда относительно  обоснованности  максимального размера компенсационной выплаты , апелляционный суд находит ошибочным. 

В  соответствии  со  ст. 1229  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее—ГК РФ),  правообладатель  может  по  своему  усмотрению  разрешать  или  запрещать  другим  лицам  использование  результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации,  отсутствие  запрета  не  считается  согласием (разрешением),  а  другие  лица  не  могут  использовать  соответствующие  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство  индивидуализации  без  согласия  правообладателя,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Гражданским  кодексом.  Использование  результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации (в  том  числе  их  использование  способами,  предусмотренными  Гражданским  кодексом),  если  такое  использование  осуществляется  без  согласия  правообладателя,  является  незаконным  и  влечет  ответственность,  установленную  Гражданским  кодексом,  другими  законами,  за  исключением  случаев,  когда  использование  результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации  лицами  иными,  чем  правообладатель,  без  его  согласия  допускается  Гражданским  кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). При этом, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2).

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно положениям статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Суд первой инстанции, проанализировав данные нормы права, правомерно указал, что актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны различные действия противоправного характера. При этом правовое значение имеет не просто сходство тех или иных материальных объектов, используемых в хозяйственной деятельности, а сходство до степени смешения в отношении предприятия (производителя, распространителя товаров), самих товаров и торговой деятельности конкурента. В связи с этим опасным для целей правового регулирования является введение потребителя в заблуждение, возникновение у него неоправданных ассоциаций с конкретным субъектом хозяйственной деятельности и его продукцией на определенном товарном рынке, в условиях конкурентной среды (при сопоставимости товаров по продуктовым и географическим границам определенного товарного рынка, в значимый период времени).

Согласно  п. 1 ст.1477  ГК  РФ  на  товарный  знак,  то  есть  на  обозначение,  служащее  для  индивидуализации  товаров  юридических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей,  признается  исключительное  право,  удостоверяемое  свидетельством  на  товарный  знак.

Пунктом 3  ст. 1484  ГК  РФ  установлен  запрет  на  использование  охраняемого  в  Российской  Федерации  товарного  знака  без  разрешения  его  правообладателя.  Никто  не  вправе  использовать  без  разрешения  правообладателя  сходные  с  его  товарным  знаком  обозначения  в  отношении  товаров,  для  индивидуализации  которых  товарный  знак  зарегистрирован,  или  однородных  товаров,  если  в  результате  такого  использования  возникнет  вероятность  смешения.

В  силу  приведенных  правовых  норм  в  данном  случае  доказыванию  подлежат  следующие  обстоятельства: предоставлена  ли  спорному  товарному  знаку  правовая  охрана  на  территории  Российской  Федерации;  является  ли  обозначение,  используемое  ответчиком,  сходным  до  степени  смешения  с  зарегистрированным  товарным  знаком;  а  также  необходимо  установить  используется  ли  товарный  знак  в  гражданском  обороте  и  не  создается  ли  при  этом  опасность  смешения  деятельности  нескольких  субъектов.

Как  следует  из  материалов  дела,  товарный знак (знак обслуживания) «МЕДИ» является узнаваемым известным брэндом системы клиник, активно продвигается на рынке. Согласно п.2 ст. 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы  могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. «МЕДИ» в различной транскрипции зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):      - МЕДИ - №326691 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015;      - МЕДИ - №326692 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015;      - МЕДИ - №326693 от 21.05.2007, приоритет ТЗ 09.09.2005; срок действия 09.09.2015.      Фирменное наименование «МЕДИ» является зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком, право распоряжения которым принадлежит правообладателю - ЗАО «МЕДИ» на основании свидетельства №326693.      С 2010 года по настоящее время на рынке оказания платных медицинских услуг осуществляет свою деятельность ООО «А-МЕДИ», использующее товарный знак, принадлежащий истцу без какого-либо разрешения, а именно, ответчик зарегистрировал фирменное наименование ООО «А-МЕДИ» (зарегистрировано 01.04.2010 МИФНС №15 по СПб , ОГРН 1107847098501), которое является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком  «МЕДИ».

 Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что идентификационным квалифицирующим элементом является непосредственно произвольная часть наименования «А-МЕДИ» и «МЕДИ», т.к. возможно их самостоятельное использование в целях индивидуализации организации для потребителей медицинских услуг. На фирменном бланке ООО «А-МЕДИ» изображена надпись «А-МЕДИ» с заключенной в окружность буквой «А» без указания на организационно-правовую форму. Аналогичное изображение размещено на главной странице сайта компании, а также используется в иных рекламных материалах компании.

     Схож также и характер деятельности ЗАО «МЕДИ» и ООО «А-МЕДИ», т.к. обе организации осуществляют свою деятельность в области предоставления платных медицинских услуг.  В материалах дела отсутствуют сведения о том, что истец передавал ответчику права на использование указанного выше товарного знака (знака обслуживания).

В материалы дела представлены распечатки с сайтов обеих компаний, из которых видно, что они используют сходные до степени смешения  словесные обозначения МЕДИ и А-МЕДИ. ООО «А-МЕДИ» не отрицает использование словесного обозначения МЕДИ на вывесках, в сети Интернет при продвижении своих услуг. При этом в сети Интернет заявитель использует только обозначение «А-МЕДИ» без указания своей организационно-правовой фирмы (Общество с ограниченной ответственностью) .

В материалы дела представлено Заключение патентного поверенного по вопросу тождества/сходства до степени смешения фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «А-МЕДИ» с фирменным наименованием Закрытого акционерного общества «МЕДИ» от 13.05.2011, согласно которому фирменные наименования данных юридических лиц являются сходными до степени