Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2013 по делу n А53-11717/2011. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК),Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002,

тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                            дело № А53-11717/2011

04 февраля 2013 года                                                                            15АП-15412/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 февраля 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Галова В.В.,

судей Авдониной О.Г., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой А.В.,

при участии:

от истцов: от ООО «Елизавета» - представитель Кузнецов Павел Александрович (доверенность от 17.12.2012), представитель Яблонский Григорий Александрович (доверенность от 17.12.2012),

от Малик Елизаветы Петровны – представитель Кузнецов Павел Александрович (доверенность от 19.12.2012),

от ответчика: представители Степанов Игорь Викторович и Баринов Дмитрий Александрович (доверенность от 19.10.2012),

от третьих лиц: от ООО «2Д Плюс» - представитель Ковалева Юлия Николаевна (доверенность от 12.12.2012),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы закрытого акционерного общества «Молодец», общества с ограниченной ответственностью «2Д Плюс»

на решение Арбитражного суда Ростовской области (судья Корх С.Э.)

от 19 октября 2012 года по делу № А53-11717/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» (ИНН 6731039646, ОГРН 1036758328221) , предпринимателя Малик Елизаветы Петровны (ОГРНИП 305672606100041)

к закрытому акционерному обществу «Молодец» (ИНН 6113014968, ОГРН 1026101063570)

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью «Снэйк», общества с ограниченной ответственностью «2Д Плюс», общества с ограниченной ответственностью «Уикенд»

о защите исключительного права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Елизавета» (далее – общество), индивидуальный предприниматель Малик Елизавета Петровна (далее – предприниматель) обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к закрытому акционерному обществу «Молодец» (далее – акционерное общество) о:

запрете ответчику предлагать к продаже, распространять путем продажи или иного отчуждения, демонстрировать на выставках и ярмарках или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранить или перевозить с этой целью товары «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек», на этикетках и упаковках которых использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 355059, № 355060, № 355061, №355062;

изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных этикеток, упаковок товаров - «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек», на которых размещены обозначения схожие до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №355059, №355060, №355061, №355062, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель Малик Е.П.;

взыскании в пользу индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца №355059, №355060, №355061, №355062 в сумме 178 888 990 рублей;

взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ГОУ ВПО «Российский государственный институт интеллектуальной собственности», проведением экспертизы в размере 35 400 рублей (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отказа от исковых требований в части взыскания в пользу общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ООО «Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.ру» в размере 346 000 рублей).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Снейк».

Решением от 19.10.2012 Арбитражный суд Ростовской области постановил запретить закрытому акционерному обществу «Молодец» предлагать к продаже, распространять путем продажи или иного отчуждения, демонстрировать на выставках и ярмарках или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранить или перевозить с этой целью товары «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек», на этикетках и упаковках которых использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №355059, №355060, №355061, №355062; изъять из оборота и уничтожить за счет закрытого акционерного общества «Молодец» контрафактные этикетки, упаковок товаров - «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса», «хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек», на которых размещены обозначения схожие до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 355059, № 355060, № 355061, № 355062, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель Малик Е.П.; взыскать с закрытого акционерного общества «Молодец» в пользу индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны 172 752 090 рублей компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца №355059, №355060, №355061, №355062.

В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в оставшейся части суд первой инстанции отказал, взыскал с закрытого акционерного общества «Молодец» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» 35 400 рублей в возмещение расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ГОУ ВПО «Российский государственный институт интеллектуальной собственности» проведение экспертизы.

В части требований общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» о взыскании с закрытого акционерного общества «Молодец» 346 000 рублей расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ООО «Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.ру» производство по делу прекращено в связи с отказом истцов от иска в указанной части.

Суд первой инстанции с учетом заключения общества с ограниченной ответственностью «Центр патентных судебных экспертиз», подготовленного по результатам проведенной судебной экспертизы, пришел к выводу о том, что обстоятельства использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №355059, №355060, №355061, №355062 являются доказанными.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил решение отменить, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование жалобы апеллянт указал, что вывод о сходстве до степени смешения не должен с вероятностью следовать из заключения экспертизы, которую суд в рамках рассматриваемого спора, по сути, признал единственным надлежащим доказательством и на ее основании вынес решение. Из отчета по маркетинговому исследованию «Оценка схожести упаковок хлебцев марок «Молодец» и «Елизавета», проведенного обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-групп», от 67% до 82% респондентов однозначно отличили представленные товары, что не позволяет сделать вывод об угрозе смешения. Судебным решением не установлено иных критериев сходства обозначения, кроме как сходства элементов, являющихся описательными для товара «хлебцы», реалистичного изображения товара.

Акционерное общество также указало, что суд первой инстанции принял решение о взыскании с ответчика компенсации в размере двойной стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, не установив количество товаров, на которых спорные знаки были размещены; ответчику не было известно о регистрации товарных знаков истца, спорные обозначения использовались на законных основаниях, а именно на основании заключенных лицензионных договоров с правообладателем товарных знаков; акционерное общество использовало спорные обозначения с целью индивидуализации товаров до даты приоритета товарного знака истцов; судом не привлечены к участию в деле общество с ограниченной ответственностью «Уикенд» и общество с ограниченной ответственностью «2Д Плюс».

С апелляционной жалобой на решение суда в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилось также общество с ограниченной ответственностью «2Д Плюс».

В обоснование своей жалобы общество с ограниченной ответственностью «2Д Плюс» указало, что обжалуемый судебный акт позволяет акционерному обществу на основании пункта 5.3 договора от 01.10.2007 предъявить к нему требования о взыскании суммы, присужденной индивидуальному предпринимателю Малик Е.П., и, таким образом, принят относительно прав и обязанностей лица, не участвовавшего в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Права по использованию результатов договора по разработке дизайн-макета упаковки для торговой марки «Хлебцы-Молодцы» возникли у акционерного общества до даты приоритета товарного знака истцов. Действия общества с ограниченной ответственностью «2Д Плюс» не были связаны с нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Елизавета» и индивидуального предпринимателя Малик Е.П. и не могли быть с ними связаны, так как результат работ в виде дизайн-проекта, созданный творческим трудом и являющийся объектом исключительных прав, создан ранее товарного знака.

В отзыве на жалобу акционерного общества истцы указали, что обзор практики (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122), на который ссылается апеллянт в обоснование довода о недоказанности сходства товарных знаков истца и обозначений, использованных на упаковках ответчика, носит для суда лишь рекомендательный характер, а ссылки ответчика на отсутствие необходимости в проведении экспертизы являются спекуляцией, так как именно стороной ответчика первоначально было заявлено ходатайство о назначении экспертизы. Расчет подлежащей взысканию компенсации был произведен исходя из данных о выручке от реализации спорной продукции в рассматриваемый период на основании документов, представленных сторонами по собственной инициативе и во исполнение судебных определений. Утверждение ответчика о том, что справка о доле выручки от реализации спорной продукции - хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая, хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек за 2009-2010 годы, представлена истцом - ложно. Данная справка представлена в материалы дела ответчиком и ее подлинность не оспаривалась. Указание ответчика на факт назначения судом по делу повторной экспертизы вместо дополнительной, а также то обстоятельство, что именно заключение общества с ограниченной ответственностью «Центр патентных судебных экспертиз» было взято судом за основу вынесенного решения никак не доказывает факт нарушения процессуальных норм, и тем более не говорит о принятии неправильного решения. Суду при рассмотрении дела были представлены аргументированные доводы истца относительно необходимости проведения еще одной экспертизы. В результате суд в пределах своих процессуальных полномочий и с соблюдением установленного порядка назначил дополнительную экспертизу. Так как индивидуальный предприниматель является правообладателем товарных знаков, то вправе прибегнуть к защите своих прав способом, предусмотренным законом. Спорные обозначения были зарегистрированы за третьим лицом позже товарных знаков истцов, а лицензионные договоры между ответчиком и правообладателем спорных товарных знаков были заключены за пределами рассматриваемого периода - в марте 2012 года. При этом в апреле 2012 года спорные обозначения лишены правовой охраны в связи с признанием регистрации недействительной, что автоматически повлекло прекращение лицензионных договоров. Отсутствие у ответчика сведений о регистрации товарных знаков истца не освобождает от ответственности в связи с тем, что данная информация является открытой и находится в свободном доступе, в частности содержится на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и может быть предоставлена при обращении.

Определением арбитражного суда апелляционной инстанции от 29.12.2012 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «2Д Плюс» и общество с ограниченной ответственностью «Уикенд».

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители истцов, ответчика и общества с ограниченной ответственностью «2Д Плюс» поддержали соответствующие позиции.

От общества с ограниченной ответственностью «Уикенд» поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Общество с ограниченной ответственностью «Снейк», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, представителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции не направило.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба акционерного общества подлежит удовлетворению, а производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «2Д Плюс» - прекращению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Малик Елизавета