Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2013 по делу n А32-7400/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-7400/2013

18 октября 2013 года                                                                         15АП-13925/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Малыхиной М.Н.,

судей Авдониной О.Г., Галова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Андриановой И.Б.,

при участии: от истца: Коростелёва К.В. (доверенность от 09.08.2013 № 1-15ААС),

от ответчика: Николаев С.Н.(доверенность от 17.09.2013), Голубев А.С. (доверенность от 26.04.2013), Очерет О.С.(доверенность от 226.04.2013),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МАГРА СМС"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2013 по делу № А32-7400/2013

по иску общества с ограниченной ответственностью "МАГРА СМС"

к обществу с ограниченной ответственностью "Рэги"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

принятое в составе судьи Шепель А.А.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАГРА СМС" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Рэги" об обязании ответчика прекратить использование товарного знака "ИЗОСАЙДИНГ", взыскании 760 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 150 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 33 099 руб. на проезд и проживание представителя, 18 200 руб. расходов по оплате государственной пошлины (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 130-132)).

Исковые требования мотивированы незаконным использованием в отношении однородной продукции товарного знака, обладателем исключительных прав на который является истец в соответствии со свидетельством № 451765, дата приоритета от 22.11.2010.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2013 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд пришел к выводу, что ссылка на страницу с сайта, содержащую статью о термопанелях, не может являться доказательством нарушения прав на товарный знак, принадлежащий истцу. Суд оценил статью в интернете как информационно-аналитическую о таком виде материала (а не товаре). Датой возникновения как права на товарный знак, так и права на его защиту суд счел дату регистрации – 20.01.2012. Суд учел, что истец не информировал  ответчика о зарегистрированном товарном знаке "ИЗОСАЙДИНГ", а также то, что на момент рассмотрения спора ответчик удалил с сайта слова "Изосайдинг-РЭГИРУСТ".

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "МАГРА СМС" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило отменить решение, принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что ответчик использовал зарегистрированный истцом товарный знак путем размещения на сайте словесного обозначения "Изосайдинг-РЭГИРУСТ", схожего до степени смешения с товарным знаком "ИЗОСАЙДИНГ". Сайт ответчика имеет коммерческую направленность, содержит прайс-листы и контактные данные ответчика. Истец обладает исключительным правом обозначения товарным знаком "ИЗОСАЙДИНГ" такого товара, как фасадные термопанели и однородные товары, что подтверждается перечнем 17 класса МКТУ.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просил решение суда оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, указал, что продукция, производимая ответчиком, не маркировалась товарным знаком "ИЗОСАЙДИНГ", истцом не доказан факт правонарушения. Упоминание на сайте ответчика словосочетания «изосайдинг РЕГИРУСТ» являлось  однократным и не было связано с предложением о продаже товаров; довод о недобросовестном и незаконном распространении товара ответчиком несостоятелен; довод о  причинении истцу убытков не подтвержден; ссылка на дату приоритета некорректна, права на защиту не создает; с декабря 2012 года по март 2013 года истец не предпринял внесудебных мер по защите своих исключительных прав путем обращения к ответчику; вины ответчика согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ  нет. Из свидетельства на товарный знак не усматривается исключительное право обозначения им фасадных термопанелей. Ссылка истца на необходимость выявления однородности товаров не соответствует содержанию п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Истец не доказал право маркировать своим товарным знаком ту продукцию, которую ответчик производит с 2003 года. Истец создан позже ответчика, имеет иную территорию производственной и коммерческой деятельности, производимые истцом и ответчиком товары не тождественны и визуально различимы, ответчик имеет наработанный годами коммерческие связи на рынке сбыта, соответственно возможность введения в заблуждение потребителя и причинения убытков истцу отсутствует. Информация на сайте могла быть размещена до создания истца.

В суд апелляционной инстанции от истца поступило ходатайство истца об отказе от исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 710 000 руб.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы. Просил удовлетворить ходатайство о частичном отказе от исковых требований.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, поддержал доводы отзыва. Пояснил, что меры по оспариванию решения о государственной регистрации товарного знака ответчиком еще не приняты, пояснил, что владельцем доменного имени сайта, на котором размещалась спорная статья, является учредитель общества, подтвердил, что на сайте согласно сведениям, отраженным в протоколе нотариуса, приведены контактные данные общества.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 451765, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.01.2012, заявка № 2010737694, с приоритетом от 22.11.2010, подтверждается, что ООО "МАГРА СМС" является обладателем прав на товарный знак (знак обслуживания) - "ИЗОСАЙДИНГ" (т. 1 л.д. 45).

Согласно приложению к свидетельству общество обладает правом на использование товарного знака в том числе в отношении изделий декоративных полистирольных для внутренней и фасадной отделки зданий.

Истцом выявлен факт незаконного использования товарного знака ответчиком на его официальном сайте www.regidekor.ru путем размещения статьи под заголовком «Изосайдинг РЕГИРУСТ», посвященная фасадным панелям из пенополистирола, которые могут быть использованы как в качестве архитектурных элементов, так и для утепления фасадов.

Истец указывает, что использовано обозначение товара ответчика, схожее до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца.

Доводы истца подтверждены протоколом осмотра и исследования доказательств по информации, размещенной в сети Интернет, от 05.12.2012, произведенным нотариусом Беспаловой С.А. (т. 1 л.д. 49-53).

Ссылаясь на данные обстоятельства, истец обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу и содержанию пунктов 1 и 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В числе способов использования товарного знака (а соответственно и обозначения, сходного с ним до степени смешения) в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ  указаны такие как размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, установление соответствующего обстоятельства в рамках рассмотрения спора о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак, не может свидетельствовать само по себе об отсутствии у истца исключительного права и не может приниматься судами во внимание, поскольку нормами Гражданского кодекса Российской Федерации для указанных случаев установлен специальный порядок и способ защиты – оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (ст. 1512 ГК РФ).

Суд не вправе давать самостоятельную оценку наличию либо отсутствию оснований для регистрации товарного знака за истцом.

Соответственно при разрешении настоящего спора апелляционный суд не принимает во внимание общераспространенность термина изосайдинг согласно общедоступной и открытой информации сети Интернет и исходит из того, что решение о государственной регистрации товарного знака истца не оспорено и не признано недействительным в установленном порядке, истец является правообладателем спорного товарного знака и обладает исключительным правом на его использование.

Как видно, истцом нотариально обеспечено доказательство использования слова «изосайдинг» на сайте, посвященном деятельности ответчика. Владельцем доменного имени сайта является учредитель ответчика. Анализ содержания представленной статьи позволяет сделать вывод о том, что статья носит не просто информационный, а информационно-рекламный характер, с целью предложения к продаже производимых ответчиком панелей из пенополистирола для архитектурной отделки и утепления фасадов. Статья размещена на сайте, посвященном коммерческой деятельности ответчика, содержащем сведения о товарах ответчика, контактную информацию.

Таким образом, ответчиком использовано словесное обозначение «изосайдинг», тождественное товарному знаку (словесному элементу) истца, для рекламы производимых им товаров, относящихся к тому же классу товаров МКТУ (17), что и товары, указанные в свидетельстве на товарный знак истца.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии факта нарушения права истца не соответствует материалам дела.

Указанное является нарушением охраняемого исключительного права истца. Доводы ответчика об отсутствии доказательств нарушения названного права противоречат материалам дела.

Ответчик, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил доказательства, подтверждающие наличие у него прав на использование товарного знака истца.

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом