Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2012 по делу n А60-21932/2011. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Согласно данной статье товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

С учетом заявленного предмета исковых требований, в предмет доказывания входит установление обстоятельства того, являются ли сходными до степени смешения упаковки продукции «Лаборатория красоты» с комбинированными товарными знаками «Лесной бальзам», зарегистрированными под №№ 433826 и 424957.

 Как следует из материалов дела, ОАО «Концерн «КАЛИНА» является правообладателем комбинированных товарных знаков «Лесной бальзам» на основании свидетельств №№ 433826, 424957, зарегистрированных в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ (л.д. 5, 6 том 2).

ООО «АвантаТрейндинг» имеет неисключительное право пользования словесным товарным знаком «Лаборатория природы» на основании свидетельства № 202900, зарегистрированного  в отношении товаров 03, 05 и 42 классов МКТУ (договор № 24/-0/2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 29.06.2009, заключенный между ОАО «Аванта» (правообладатель) и ООО «АвантаСайнс» (приобретатель); лицензионный договор № 06/2010/43 на неисключительное использование товарного знака от 01.06.2010 - л.д. 83-84, 85-87 том 1).

В целях установления наличия сходства до степени смешения упаковки продукции «Лаборатория красоты» с комбинированными товарными знаками «Лесной бальзам», зарегистрированными под №№ 433826 и 424957, в рамках настоящего дела проведена судебная патентоведческая экспертиза, на разрешение которой был поставлен следующий вопрос: Являются ли обозначения, используемые ответчиками на этикетках товара – ополаскиватель для полости рта «Лаборатория природы»  (виды: 1. «Экстрат ромашки экстрат березовых почек», 2. «Экстрат прополиса экстрат зверобоя», 3. «Масло кедровых орешков экстрат шалфея», 4 «Экстрат коры дуба экстрат пихты»), сходными до степени смешения с комбинированными товарными знаками истца по Свидетельству № 433826 и по Свидетельству №424957, и если являются, то по каким признакам достигается это сходство?».

Экспертиза проведена патентным поверенным, евразийским патентным поверенным Андреевой М.Ю. Из вывода, сделанного экспертом в заключении от 22.11.2011 (л.д. 2-44 том 3), следует, что обозначения, используемые ответчиками на этикетках товара – ополаскиватель для полости рта «Лаборатория природы» (виды: 1. «Экстракт ромашки экстракт березовых почек», 2. «Экстракт прополиса экстракт зверобоя», 3. «Масло кедровых орешков экстракт шалфея», 4. «Экстракт коры дуба экстракт пихты»), не являются сходными до степени смешения с комбинированными товарными знаками истца по Свидетельству №433826 и по свидетельству №424957.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, из заключения эксперта следует, что экспертом определены доминирующие признаки объектов исследования, оценено сходство и различие элементов, их значимость и влияние каждого элемента на восприятие  в целом (стр. 29-30 заключения эксперта – л.д. 30, 31 том 3).

Кроме того, в заключении эксперта указано на то, что цветовой фон, для данной категории товаров носит второстепенный характер, поскольку этикетка товара насыщена другими значимыми элементами, жидкость во флаконах прозрачная до такой степени, что видно на просвет контрэтикетку, в связи с чем потребитель не будет обращать сколько-нибудь серьезного внимания на цвет жидкости, как на отличительный элемент.

Как следует из заключения эксперта от 22.11.2011, исследование проводилось с использованием фонетического, графологического, морфологического, лексико-семантического анализа обозначений, маркетинговых методов исследования, на основе положений и методических рекомендаций, изложенных в действующих законодательных, нормативно-правовых актах в сфере интеллектуальной собственности.

Таким образом, вопреки доводам истца, заключение эксперта от 22.11.2011 содержит в себе всю совокупность методов исследования и содержит выводы, вытекающие из исследовательской части заключения.

Как обоснованно установлено судом первой инстанции, указанное заключение не содержит неясностей, противоречий по поставленным вопросам, которые могли бы служить основанием для назначения повторной и дополнительной экспертиз, поскольку в заключении содержится подробный анализ, произведено сравнение объектов (с учетом цветовых решений), после чего оценено сходство и различие элементов, их значимость и влияние каждого элемента на восприятие в целом. Судом также правомерно указано на то, что по сути замечания представителя истца, послужившие основанием для заявления ходатайств, касаются методики и приемов исследования (что является прерогативой эксперта), и направлены на его несогласие с итоговыми выводами эксперта. Таким образом, вопреки доводам апелляционной жалобы, судом первой инстанции правомерно ходатайства о назначении повторной и дополнительной экспертиз оставлены без удовлетворения. Основания для вызова эксперта в судебное заседание также отсутствовали по вышеприведенным доводам, в связи с чем данное ходатайство судом первой инстанции правомерно оставлено без удовлетворения.

Доводы истца со ссылками на Правила  составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 подлежат отклонению на основании следующего.

 Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила) изданы в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями).

Пункты, на которые ссылается истец, находятся в разделе «Экспертиза заявленного обозначения», при этом, в п. 14.1. указано на то, что в задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», и установление приоритета товарного знака.

 По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Пунктом 14.4.2. Правил при проверки на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тожественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается сходным до степени  смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

В соответствии с п. 4.4.2.2. Правил, словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями,  в композиции которых входят словесные элементы по звуковому, графическому, смысловому сходствам.

При этом у словесных обозначений «Лаборатория красоты» и «Лесной бальзам» имеется полная различительная способность, каждое словесное обозначение является индивидуальным, смешивание отсутствует.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (п. 14.4.2.3. названных Правил).

Товарный знак № 433826 имеет «талию» (сужение в середине знака), на ополаскивателе, реализуемом ответчиком, такое сужение отсутствует.

Более того, как установлено судом, ООО «АвантаТрейндинг» имеет неисключительное право пользования словесным товарным знаком «Лаборатория природы» на основании свидетельства № 202900, зарегистрированного  в отношении товаров 03, 05 и 42 классов МКТУ (договор № 24/-0/2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак от 29.06.2009, заключенный между ОАО «Аванта» (правообладатель) и ООО «АвантаСайнс» (приобретатель); лицензионный договор № 06/2010/43 на неисключительное использование товарного знака от 01.06.2010 - л.д. 83-84, 85-87 том 1).

Кроме того, апелляционным судом отмечается, что в соответствии с п. 5.2.4. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от  31.12.2009 № 197 возможно сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных обозначений. При этом, флакон, в который наливается ополаскиватель, является прозрачным, в связи с чем зеленый цвет указанного средства гигиены полости рта, поскольку изготавливаются из экстрактов хвойных деревьев, коры дуба, эвкалипта, и образуется за счет указанных компонентов, в связи с чем, товар (ополаскиватель), зрительное впечатление создает за счет свойств самого товара, а не его упаковки, в то время, как в предмет рассматриваемого дела входит установление обстоятельства того, является ли сходным до степени смешения упаковки продукции «Лаборатория красоты» с комбинированными товарными знаками «Лесной бальзам», зарегистрированными под №№ 433826 и 424957.

Таким образом, с учетом подп. 3, 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, следует, что если бы фоном товарных знаков истца являлся цвет товара, для которого товарный знак зарегистрирован, таким товарным знаком не была бы предоставлена правовая охрана. Кроме того, как следует из описания товарного знака истца в заявке № 2009722605, в графе «описание заявленного обозначения» указано на то, что обозначение не носит описательного характера по отношению к заявленному перечню товаров, в связи с чем, цвет не является свойством заявленного на регистрацию товара (л.д. 64-65 том 3).

Товарные знаки охраняются в том виде, в каком они зарегистрированы. В связи с чем, с учетом заявленного предмета истца, для целей сравнения на общее зрительное впечатление товарных знаков истца и комбинированной этикетки ответчика зеленый цвет жидкости, содержащийся во флаконе, не должен учитываться.

Судом первой инстанции, при принятии решения, вопреки доводам апелляционной жалобы, правомерно принято во внимание заключение специалиста - патентного поверенного Матвеева А.Г. от 10.08.2011, в котором указан отрицательный ответ на вопрос о том, «является ли товар, производимый ОАО «Аванта» сходным до степени смешения с товарными знаками истца». В заключении указано на то, что «товар, производимый ОАО «Авента», - ополаскиватель для зубов и десен на сборе трав», маркированный товарным знаком «Лаборатория природы» не является сходным до степени смешения с комбинированными товарными знаками №№ 433826, 424957» (л.д. 97-106 том 2).

Доводы истца о том, что судом первой инстанции не дано оценки  заключению специалиста ГОУ ВПО «Уральской государственной архитектурно-художественной академии» по вопросу использования изображений, сходных с товарными знаками ОАО «Концерн «КАЛИНА» в товарах ООО «Аванта» от 01.07.2011 (л.д. 9-15 том 2), а также отзыву (заключение)  на экспертное заключение от 22.11.2011, подготовленному Орловой В.В. – доктором юридических наук, профессором, патентоведом (л.д. 89-100 том 3) подлежат отклонению на основании следующего.

Указанный отзыв не является допустимым доказательством, поскольку дача отзывов на заключение эксперта законодательством не предусмотрена (ст. 68 АПК РФ).

Доказательств того, что лица, составившие заключение от 01.07.2011,  имеют профессиональное отношение к вопросам интеллектуальной собственности, не представлено (ст. 65 АПК РФ). Более того, предметом исследования данного заключения являлось графическое исполнение товарных знаков и фантазийных этикеток, в то время как из анализа законодательства в сфере интеллектуальной  собственности следует, что необходимо определение иных признаков, подлежащих исследованию при даче заключений по вопросам сходства до степени смешения, о чем было указано ранее в настоящем судебном акте.

Кроме того, в данном заключении оценка тому, что ответчик является правообладателем товарного знака «Лаборатория природы» (расположен на идентифицирующей этикетке товара) не дана.

Также подлежат отклонению доводы истца со ссылками на письмо ФГБУ «ФИПС», поскольку данное письмо обладает признаками относимости и допустимости, является доказательством связанным  с предметом спора.

Из письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности ФГБУ «Федеральный институт промышленности» № 41-1492-12от 26.08.2011 следует, что форма товара, его цвет, иные характеристики маркируемого заявленным обозначением товара не учитываются при экспертизе заявленного обозначения (л.д. 128 том 1).

Кроме того, апелляционным судом отмечается, что истцом не представлено доказательств наличия конкретных фактов введения потребителей в заблуждение в связи со смешением продукции истца и ответчиков среди потребителей (не представлено доказательств проведения соответствующих опросов, мониторинга, жалоб потребителей и т.д.) позволяющим суду сделать вывод о сходстве продукции до степени смешения.

С учетом изложенного, вывод суда первой инстанции о том, что обозначения, используемые ответчиками на этикетках товара – ополаскиватель для полости рта «Лаборатория природы» (виды: 1. «Экстракт ромашки экстракт березовых почек», 2. «Экстракт прополиса экстракт зверобоя», 3. «Масло кедровых орешков экстракт шалфея», 4. «Экстракт коры дуба экстракт пихты»), не являются сходными до степени смешения с комбинированными товарными знаками истца по Свидетельству №433826 и по свидетельству №424957 обоснован. Таким образом, поскольку отсутствует основной квалифицирующий признак нарушения ответчиками исключительных прав истца, в данном случае основания для применения к ним видов ответственности, на которых настаивает истец, не имеется, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, правовых оснований для отмены судебного акта не содержат.

Учитывая вышеизложенное, решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.11.2011 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269,  271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного