Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2012 по делу n А71-2765/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

сторон в судебном заседании, оценив в соответствии требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими законами.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (часть 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, в ноябре 2010 года ИП Зыкиной Т. М. на торговой точке, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, 50 осуществлена реализация одежды, на которой использовались обозначения ««LAFEI-NIER», «LAFEI STAR», «LAFEI PIZZA», «LAFEI KUNSAI», «LAFEI LIWEI», сходные до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец - Компания «Шаньтоу С.Е.З.Е-Шэн Гармент Ко., Лтд» по свидетельству № 228658.

Факт продажи ответчиком указанной одежды подтвержден договором аренды нежилого помещения от 01.02.2010 года (т.1, л.д.17-20), договором купли-продажи товар с ООО «Приоритет» от 24.11.2010 года (т.1, л.д.23-25), товарными накладными от 26.11.2010 года (т.1, л.д.26-27), счетом № 1 от 24.11.2010 года (т.1, л.д.22), платежным поручением № 10 от 25.11.2010 года (т.1, л.д.21), ответчиком не оспаривается.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, приняв во внимание отсутствие доказательств передачи в порядке статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчику исключительных прав на использование товарного знака истца (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования, снизив размер компенсации за нарушение исключительного права до 50 000 руб., то есть в пределах, установленных действующим законодательством.

Доводы ответчика о принятии им всех зависящих мер по соблюдению норм действующего законодательства, о заключении лицензионного договора использования товарного знака «LAFEI-NIER» от 10.06.2009 № 3 с ООО «Ультрамар» (т.2, л.д. 30-35), которое являлось правообладателем товарного знака «LAFEI-NIER» в соответствии со свидетельством № 328349 (т.2, л.д. 36), судом апелляционной инстанции не принимаются.

Решением Роспатента от 29.06.2010 года, вынесенным в том числе по заявлению Компания «Шаньтоу С.Е.З.Е-Шэн Гармент Ко., Лтд» предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328249 признано недействительной полностью (т.1, л.д.31-47).

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 328249 противоречит пункту 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04.08.2011 по делу № А40-98432/2010 ООО «Ультрамар» отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента от 29.06.2010 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 328249 недействительным полностью (т.6, л.д. 106-111).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2010 года по делу № А40-15920/2009 договор купли-продажи товаров народного потребления с правом эксклюзивной поставки от 01.03.2005 года между ООО «Ультрамар» и истцом признан незаключенным, действия ООО «Ультрамар», выразившиеся в подаче заявки на регистрацию товарного знака «LAFEI-NIER» по заявке № 2005724372 признаны злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции (т.2, л.д.3-7).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2010 года по делу № А40-126246/2009 ООО «Ультрамар» запрещено использовать обозначение «LAFEI-NIER», сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 228658 в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах www.lafei-nier.ru, www lafeinier.ru, а также использовать обозначение «LAFEI-NIER» в доменных именах lafei-nier.ru, lafeinier.ru (т.2, л.д.8-13).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2010 года по делу № А40-126224/09 ООО «Ультрамар» запрещено использовать обозначение «LAFEI-NIER», а также сходные с ним до степени смешения обозначения, при индивидуализации товаров по 25 классу МКТУ, в частности, путем размещения обозначения «LAFEI-NIER» и сходных с ним до степени смешения обозначений на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1513 Гражданского кодекса РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным свидетельство на товарный знаки и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

Однако после принятия решения Роспатентом (29.06.2010) ответчик продолжал предлагать к продаже и реализовывать товары, маркированные товарным знаком истца (договор купли-продажи товара с ООО «Приоритет» от 24.11.2010 года, товарные накладные от 26.11.2010 года, счет № 1 от 24.11.2010 года, платежное поручение № 10 от 25.11.2010 года, в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком прав истца.

Доводы ИП Зыкиной Т. М. со ссылкой на письмо Федеральной таможенной службы от 24.06.2010 № 14-42/31031 о товарном знаке «LAFEI-NIER» (т.7, л.д.141-142), информацию с официального сайта ФГУ ФИПС Роспатента о подписании истцом лицензионных договоров на использование товарного знака «LAFEI-NIER», копии ГТД  (т.9, л.д. 97-99) о введении джинсовой одежды с обозначением «LAFEI-NIER» в гражданский оборот на территории Российской Федерации, что в силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак, судом апелляционной инстанции исследованы и отклонены.

Статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на российский рынок.

Доказательств предоставления истцом ответчику либо иному лицу, у которого ответчиком приобретен спорный товар, соответствующих прав в соответствии со статьей 1490 Гражданского кодекса РФ суду первой инстанции, равно как и надлежащих доказательств реализации подлинного товара истца,   не представлено.

Публичность исключительных прав обеспечивается открытостью сведений на официальном сайте Федеральной службы по Интеллектуальной собственности. Проявив достаточную разумность и осмотрительность, ответчик мог получить достаточную информацию о правообладателе и принять решение о тех или иных собственных юридически значимых действиях, риск последствий которых в силу статьи 2 Гражданского кодекса РФ несет субъект предпринимательской деятельности.

Ссылка ответчика на решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А25-1707/2011, судом апелляционной инстанции во внимание не принимается, поскольку обстоятельства указанного ответчиком дела иные.

Ссылка истца на подтверждение реализации ответчиком оригинальной продукции истца заключением Удмуртской торгово-промышленной палаты № 054-02-00878 (т.9, л.д.84-89) судом апелляционной инстанции не принимается  в связи с отсутствием доказательств того, что использованные при проведении сравнительного анализа образцы джинсовой одежды торговой марки «LAFEI-NIER», приобретенные у ООО «Управляющая компания «Проект+», используются последним в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации с согласия правообладателя.

Из содержания заключения эксперта № 054-02-00878 усматривается, что проверка представленных ИП Зыкиной Т. М. образцов товара производилась в период с 29.05.2012 года по 31.05.2012 года.

Вместе с тем, актом о наложении ареста (описи имущества) судебного пристава-исполнителя Вахитовского МРОСП Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (т.7, л.д.6-38) подтверждается, что спорный товар арестован 26.05.2011 года.

Из пояснений представителя ответчика в судебном заседании апелляционного суда следует, что на экспертизу был представлен товар, не находящийся под арестом, весь товар приобретался ИП Зыкиной Т.М. у третьего лица- ООО «Ультрамар».

При таких обстоятельствах заключение Удмуртской торгово-промышленной палаты № 054-02-00878 не является надлежащим доказательством, подтверждающим факт реализации ответчиком оригинального товара истца (статьи 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы о необоснованном отказе судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании у СУ при УВД по г.о. Химки изъятых в ходе обыска доказательств приобретения ИП Зыкиной Т. М. на вторичном рынке оригинального товара, изготовленного истцом (договоры купли-продажи, товарные накладные и спецификации ИП Рощина Т. Л., ООО «Виктори») признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Установив, что исковое заявление направлено истцом ответчику 23.03.2011 года, принято к производству суда 28.04.2011 года, а истребуемые ответчиком документы (папка черного цвета с надписью ООО «Ультрамар» ИП Зыкина Т. М. (Казань) и папка зеленого цвета с надписью ООО «Ультрамар» контрагенты (Москва, Новосибирск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Казань))