Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 по делу n А10-3982/2007. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

672000, Чита, ул. Ленина 100б

Тел. [phone],  тел./факс [phone]

E-mail: [email protected]    http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Чита                                                                          Дело №   А10-3982/2007               

“14”  апреля  2010 года

Резолютивная часть постановления объявлена  07 апреля  2010 года

Полный текст постановления изготовлен  14 апреля   2010 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Клочковой,

судей Л.В. Капустиной, С.И. Юдина,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Першиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу истца по делу  общества с ограниченной ответственностью  «Байкал-Алко» на  решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 декабря 2009 года по делу № А10-3982/2007 по иску  Общества с ограниченной ответственностью   «Байкал-Алко» к Открытому акционерному обществу  «Байкалфарм» о защите прав на товарный знак  и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек (суд первой инстанции: Салимзянова Л.Ф.);

при участии в судебном заседании:

от истца ООО «Байкал-Алко»: Козлов М.А. – представитель (доверенность от 12 июля 2009 года);

от ответчика ОАО «Байкалфарм»: Цыренов Б-Ц.Н. – представитель (доверенность № 18/03от   18 марта 2010 года);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью   «Байкал-Алко» (далее - ООО «Байкал-Алко», истец)  обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с исковым заявлением, уточненным  в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),  к Открытому акционерному обществу  «Байкалфарм» (далее - ОАО «Байкалфарм», ответчик) о возложении на ответчика обязанности по прекращению  использования товарного знака «Арадай Архи», удалении за свой счет с контрафактных товаров этикеток, на которых используется товарный знак «Арадай Архи» и  взыскании  компенсации в размере 5 000 000 рублей. Свои требования истец  обосновал нормами статьи  4 и пунктов  3, 4 статьи  46 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24 декабря 2007 года иск оставлен без удовлетворения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06 марта 2008 года   решение суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение. Направляя дело на новое рассмотрение,  суд кассационной инстанции указал, что вывод суда первой инстанции, что использование ответчиком словосочетания "АРАДАЙ АРХИ" на этикетках  товара класса МКТУ 33 - водки,  то есть товаров того же класса, для которых  товарный знак в виде словосочетания "АРАДАЙ АРХИ" был зарегистрирован истцом, не нарушает права истца, поскольку словосочетание "АРАДАЙ АРХИ" используется ответчиком не в качестве обозначения товара и не вызывает в сознании потребителей смешения относительно производителя продукции является голословным, ничем не обоснованным и не основанным на нормах пунктов 1, 2 статьи 4, пунктов 2, 4  статьи 46  действовавшего в спорный период Закона о товарных знаках,  статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности   и имеющихся в деле доказательствах.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 декабря 2009 года  в удовлетворении исковых требований отказано. Как следует из судебного акта, основанием для отказа в удовлетворении требований истца послужил вывод суда о том, что действия ответчика не повлекли смешение  в отношении производителя  однородной продукции, выпускаемой сторонами,  доказательства приобретения  ответчиком преимуществ в предпринимательской деятельности в результате оспариваемых  действий  отсутствуют, в связи с чем   оснований для признания действий ответчика нарушающими права истца не имеется. Суд руководствовался  статьями  4, 46 Закона  о товарных знаках, статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьей 13 АПК РФ.

Истец, не согласившись с решением суда, обжаловал его в суд апелляционной инстанции. В апелляционной жалобе    истец ставит вопрос об отмене решения суда в связи с неправильным применением норм материального права  (статей 4, 5, 22,46 Закона о товарных знаках, статей 2, 11, 128 ГК РФ), устанавливающих ответственность  за незаконное использование чужого товарного знака вне зависимости от того влечет или нет это обстоятельство  смешение в сознании потребителя  производителя товара и предоставления преимуществ для лица, незаконно использовавшего товарный знак, а также в связи с недоказанностью  имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а именно, что словосочетание «АРАДАЙ АРХИ» на этикетке водки «Амрита» не привлекает к себе  внимания, и действия ответчика не повлекли в сознании потребителя смешения в отношении производителя однородной продукции.

Стороны   о времени и месте судебного заседания были уведомлены  надлежащим образом. Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал.

 Ответчик представил отзыв, представитель ответчика доводы, изложенные в отзыве в судебном заседании поддержал, считает  апелляционную  жалобу необоснованной, полагает, что  для признания факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак необходимо доказать использование ответчиком словосочетания «АРАДАЙ АРХИ» в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товара, и что действия ответчика могут ввести  потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителя. Указывает,  что ответчик словосочетание «АРАДАЙ АРХИ» как средство индивидуализации товара (выделение его из ряда однородных товаров) не использовал;  в документах, которые используются ответчиком при  обороте алкогольной продукции,    товар «АРАДАЙ АРХИ»  не упоминается и к потребителю товар ответчика поступает под другим наименованием; отсутствуют со стороны налоговых органов   притязания к ответчику  в части нарушения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  в части  использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака. Считает, что по смыслу законодателя под использованием товарного знака в гражданском обороте понимается, в том числе, его прямое использование в целях извлечения прибыли, конкурентных преимуществ по сравнению с другим аналогичным немаркированным товаром, в связи с чем полагает, что нарушение исключительного права истца на товарный знак допущено им  не было.  Считает   недопустимым доказательством по делу   заключение эксперта ООО «Центр инновационных технологий»  № 221 от 05.11.2009г., как не соответствующее требованиям статьи 11 Федерального закона  от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». Считает, что визуальное отличие охраняемого элемента «АРАДАЙ» товарного знака и словесного элемента «арадай» на этикетке водки  «Амрита», дополнительные словесные и изобразительные элементы  этикеток не свидетельствуют  о сходстве  продукции истца и ответчика до степени смешения, на момент использования  ответчиком словосочетания «арадай архи» на этикетке водки «Амрита» товарный знак «Амрита» имел существенную различительную способность как продукция ответчика,  был узнаваем среди потребителей и в 10 раз превышал  объем выпуска продукции истца – водки «АРАДАЙ АРХИ».

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы апелляционной жалобы, материалы дела, выслушав представителей сторон и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к  следующим выводам.

Из материалов дела следует, что истец ООО "Байкал-Алко»" зарегистрирован в Едином государственном реестре  юридических лиц 29.08.2003 года  за основным государственным регистрационным номером  10303002983721, имеет лицензию Б 095626 на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки)  со сроком действия до 20 июля 2011 года,   является правообладателем товарного знака "АРАДАЙ АРХИ" в отношении товаров и услуг по международной классификации товаров и услуг: 33 – водка,  зарегистрированного  в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27 июня 2007 года (приоритет товарного знака  с 09 марта 2006 года) с истечением срока действия регистрации 09 марта 2016 года,  с неохраняемым элементом товарного знака «Архи»,  что подтверждается  свидетельством  № 328643.

Обнаружив, что  ответчик    на этикетку  выпускаемой им  водки «Амрита Люкс» наносит    словесное обозначение «арадай архи», и,  полагая, что указанная надпись, являясь тождественной зарегистрированному им товарному знаку, нарушает его исключительное право на товарный знак,  истец 07 августа 2007 года направил ответчику уведомление № 247  с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «Арадай архи» и  изъять из оборота  продукцию с указанным товарным знаком, установив срок для выполнения требования один месяц. Уведомление ответчик получил 16.08.2007 года. 

17 сентябре 2007 года,  28 сентября 2007 года и 29 сентября 2007 года истец обнаружил в розничной продаже произведенную  ответчиком  30.08.2007г., 11.09.2007г., 19.09.2007г. водку  «Амрита Luxe», на этикетке которой   имелось словесное  обозначение  «арадай архи». Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения  ООО «Байкал-Алко»   в суд с настоящим иском.

Апелляционный суд находит доводы апелляционной жалобы обоснованными, решение суда подлежащим отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, а требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 4 ГК РФ  при разрешении настоящего спора подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», утратившего  силу   с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и вступлением в силу Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статьям 1, 5 Закона о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Свидетельством  № 328643, пояснениями сторон  подтверждается, что истец зарегистрировал  словесное обозначение  товарного знака  "АРАДАЙ АРХИ", которое означает на бурятском языке «народная водка», где «архи» переводится как «водка», «арадай» - «народная», и охраняемым элементом товарного знака является «АРАДАЙ».

Статьей 2 Закона о товарных знаках установлено, что правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках установлено, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Как следует из   пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно статье 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Статьями  25, 26, 27 названного  Закона  установлены способы передачи исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован - по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) или по лицензионному договору, которые в обязательном порядке  подлежат  регистрации  в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 46 Закона о товарных знаках  использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем: удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных