Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2009 по делу n А51-8385/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. 1-я Морская,  2,4, Владивосток, 690007

тел.: [phone], 215-063, 215-098, факс [phone], 215-023

e-mail: [email protected] , http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Владивосток                                        Дело

№А51-8385/2009

08 октября 2009г.

Резолютивная часть постановления оглашена 06.10.2009г.

Полный текст постановления изготовлен 08.10.2009г.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: Г.А. Симоновой

судей: Т.А. Солохиной, Е.Л. Сидорович

при ведении протокола секретарем судебного заседания: Ворожбит Я.А.

при участии:

от Уссурийской таможни: представитель Зубова О.А. по доверенности № 9892 от 28.09.2009 года сроком действия до 31.12.2009 года, представитель Ситак О.Н. по доверенности № 7538 от 29.07.2009 года сроком действия до 31.12.2009 года

от предпринимателя Егорова Е.В. – не  явился, извещен надлежащим образом

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Уссурийской таможни апелляционное производство  № 05АП-4781/2009

на решение от 02 сентября 2009г. судьи О.В. Васенко

по делу А51-8385/2009 Арбитражного суда Приморского края

по заявлению Уссурийской таможни о привлечении индивидуального предпринимателя Егорова Евгения Викторовича к административной ответственности

УСТАНОВИЛ:

Уссурийская таможня обратилась в суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Егорова Евгения Викторовича к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ).

Решением суда от 02.09.2009 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный акт был мотивирован тем, что факт совершения предпринимателем Егоровым Е.В. административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ Уссурийской таможней не доказан. При этом суд пришел к выводу о том, что ввезенный предпринимателем товар под товарным знаком «рenesamic» по  фонетическому признаку не  схож с товарным знаком «Рanasonic».

Не согласившись с решением суда, Уссурийская таможня подала апелляционную жалобу, и просит судебный акт отменить. В доводах жалобы оспаривает выводы суда относительно отсутствия сходности ввезенного предпринимателем товара до степени смешения словесного обозначения товара  по звуковому (фонетическому) признаку. Заявитель жалобы считает, что судом не учтены такие признаки фонетической схожести как наличие близких и совпадающих звуков, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов, близость состава гласных и согласных, ударение. По всем перечисленным признакам, обозначения «Panasonic» и «рenesamic» фонетически схожи. Данное обстоятельство подтверждается письмом  от 29.07.2-009 № 2073 Патентного поверенного № 1086 Черкасова А.В. В связи с чем, таможенный орган считает, что административным материалом установлен факт административного правонарушения, а также доказана вина предпринимателя в его совершении.

Представители таможенного органа  в судебном заседании доводы жалобы поддержали в полном объеме.

Предприниматель Егоров Е.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие предпринимателя, по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение  подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно свидетельству серии 25 № 002833374 Егоров Евгений Викторович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

              В феврале 2009 года во исполнение внешнеторгового контракта от 19.11.2007 № HLDN-399, заключённого между предпринимателем и Дуннинской компанией с ограниченной ответственностью по международному обороту товаров «Хун Да» г. Дуннин (КНР), на территорию Российской Федерации был ввезен товар согласно приложению № 2 от 04.02.2009, в том числе товар № 1 – литиевые цилиндрические элементы питания (батарейки пальчиковые) тип АА, на 1,5V (TM) penesamic, 555, GUANG MING, COLORFUL, Tian Gao Изг.: Завод «ФЭНЖ-ШОВ ХАЙБАБАТТЭРИ», г. Харбин, КНР. Общее количество – 156700 штук, из них элементов питания (ТМ) «penesamic» в количестве 1200 штук.

              В целях таможенного оформления ввезенный товар,  05.02.2009 предпринимателем в Уссурийскую таможню была подана ГТД                                          № 10716050/050209/П001540. После таможенного оформления товар был выпущен в свободное обращение.

             В мае 2009 года таможенным органом проведена проверка документов и сведений, представленных при таможенном оформлении товаров по ГТД                          № 10716050/050209/П001540.

            Установив, что товарный знак «penesamic» обладает признаками схожести с известным товарным знаком «Panasonic», включенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (регистрационный № 00960/00528-001/ТЗ-301107), у правообладателя которого - компании «Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд.» лицензиатов нет, а уполномоченным импортером является ООО «Панасоник Рус» г. Москва, таможенный орган направил запрос в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (Роспатент) и в некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро «Шевырев и партнеры», представляющее интересы по защите объектов интеллектуальной собственности компании «Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд.» на территории Российской Федерации.

            Согласно ответу Роспатента следует, что в результате информационного поиска в автоматизированной базе данных «Товарные знаки Российской Федерации» обозначение «Penesamic» не  зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ. Однако по итогам исследования Роспатентом установлено, что словесное обозначение «Penesamic» может быть признано сходным с товарным знаками «Panasonic», в результате чего может возникнуть вероятность смешения. Некоммерческим партнерством «Адвокатское бюро «Шевырев и партнеры» направлено в таможенный орган письмо с просьбой о проведении по данному факту проверки и привлечении предпринимателя к административной ответственности.

           04.06.2009 в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ.

           В соответствии с требованиями пункта 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении в отношении предпринимателя Егорова В.В. были направлены в арбитражный суд для рассмотрения вопроса о привлечении его к административной ответственности.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, коллегия пришла к следующему.

В соответствии  со статьей 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара (в ред. Федеральных законов от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

            Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

           Согласно пункту 1 статьи 1229 Кодекса правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как установлено судом и подтверждается материалами дела,  правообладателем товарного знака «Panasonic» по свидетельству о регистрации товарного знака № 824384 на территории Российской Федерации является компания «Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд.», 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501, Япония. В соответствии со справкой  Роспатента товарный знак «Panasonic» зарегистрирован для товаров, включенных в 09 класс международной классификации товаров и  услуг (МКТУ) в качестве объекта интеллектуальной собственности. Интересы по защите объектов интеллектуальной собственности компании на территории Российской Федерации представляет Некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро «Шевырев и партнеры». Из письма от 21.05.2009 (исх. 1486) некоммерческого партнерства следует, что разрешение на использование товарного знака «Panasonic» предпринимателю не выдавалось, в том числе и ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарным знаком «Panasonic».

Из материалов дела видно, что ввезенный предпринимателем товар с товарным знаком «рenesamic» представляет литиевые цилиндрические элементы питания (батарейки пальчиковые) тип АА, на 1,5V (TM), 555, GUANG MING, COLORFUL, Tian Gao Изг.: Завод «ФЭНЖ-ШОВ ХАЙБАБАТТЭРИ», г. Харбин, КНР. Данное обстоятельство подтверждается контрактом 19.11.2007 № HLDN-399,  приложением № 2 от 04.02.2009 к контракту,  инвойсом  № 2 от 05.02.2009 года.

В соответствии с абзацами 5,6 пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В пунктах (а), (б), (в) указаны параметры определения звукового, графического и смыслового сходства словесных обозначений товарных знаков.

            Согласно пункту 14.4.2.4 указанных Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Кроме того, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы. В силу части 1 статьи 82 АПК РФ, статьи 378 Таможенного кодекса РФ экспертиза назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные познания.

Согласно представленному Патентным поверенным №1086               Черкасовым А.В. анализу, направленному в таможню письмом НП «Адвокатское бюро «Шевырев и партнеры»  от 29.07.2009 № 2073, обозначения «Panasonic» и «Penesamic» являются сходными  до степени смешения при зрительном восприятия  при маркировке однородных товаров 09 класса МКТУ, также имеют фонетическое и графическое сходство, что вызывает у потребителя ложное впечатление относительно производителя данной продукции.

К аналогичному выводу о сходности до степени смешения обозначений «Panasonic» и «Penesamic» при маркировке однородных товаров 09 класса МКТУ пришел и Роспатент в справке  № 112, направленной  в Уссурийскую таможню (л.д.107). Из данной справки следует, что  при  сравнении  обозначений «Panasonic» и «Penesamic» наблюдается  явное фонетическое и графическое сходство, которое при маркировке однородных товаров может вызвать смешение общего  восприятия данных обозначений. Фонетическое сходство выражается  в одинаковом количестве равноразмерных слогов, а также абсолютно идентичном построении согласных и гласных звуков. Графическое сходство данных словесных обозначений вовсе не вызывает  сомнения. Обуславливается данный факт практически одинаковым набором букв латинского алфавита, выстроенных в аналогичной последовательности и исполненных абсолютно идентичными шрифтами латинского алфавита.

Все