Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2013 по делу n А45-31201/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

что действия ответчиков по использованию указанных сходных наименований, обозначений и доменных имен в отношении видов деятельности, совпадающих с видами деятельности истца, создает реальную угрозу смешения фирм, их товаров и услуг на рынке строительства бассейнов и продажи соответствующих товаров.

Правовой режим различных обозначений, используемых в гражданском обороте для отличия товаров, работ и услуг одних лиц от однородных товаров, работ и услуг других лиц закреплен нормами, содержащимися в главе 76 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями части 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках (часть 1 статьи 1474 Кодекса).

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать полного или частичного запрета на использование фирменного наименования. Для целей этого пункта под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

В пункте 59 Постановления Пленумов Верховного суда  РФ и Высшего Арбитражного суда  РФ №5/29 обращено внимание судов на то, что при применении данной нормы (пункт 3 статьи 1474 ГК РФ) судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических или раньше приступило к соответствующей деятельности.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным наименованием и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ).

Из положений пункта 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил признаки звукового, графического и смыслового сходства, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Охраняемым элементом товарного знака истца является обозначение КОНТЕК. Оценив в совокупности имеющиеся в деле документы (коммерческое предложение о строительстве бассейнов, товарный чек о покупке таблеток для чистки бассейнов, договор купли-продажи товара с ответчиком № 24 от 24 декабря 2012 года, счета № 133 от 19 декабря 2012 года и № 135 от 24 декабря 2012 года о продаже большого числа изделий, достаточных для строительства бассейна, протокол осмотра интернет-сайта www.kontek.su и скриншотами интернет-сайта vvww.kontek-barnaul.ru , визитками, разрешительной документации на баннер «КОНТЕК», находящийся по месту фактического нахождения ответчика)  можно сделать вывод о том, что визуальные (графические) и словесные отличия охраняемого товарного знака (знака обслуживания) ООО «Контек-Москва» и обозначение, используемое ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. Использовавшееся ответчиком визуальное (графическое) обозначение и используемое ныне ответчиком обозначение сходно с охраняемыми элементами в товарном знаке (знаке обслуживания)  общества и позволяет произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей услуг ООО «Контек-Новосибирск» как услуг предлагаемых истцом. Отсутствия самого факта нанесения на реализуемые ответчиком товары не позволяют сделать вывод о не нарушении им исключительных прав истца, поскольку в документации и в рекламе словесное обозначение КОНТЕк им используется.

Существенным обстоятельством для рассмотрения настоящего спора является то, что услуги в отношении которых  истцу предоставлена защита товарного знака (знака обслуживания) и услуги, оказываемые ООО «Контек-Новосибирск» однородны.

ООО «Контек-Новосибирск», используя в своей предпринимательской деятельности словесное обозначение КОНТЕК, размещая его в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет, нарушает исключительные права  истца на товарный знак (знак обслуживания). Сам факт такого размещения подтвержден материалами дела.

Доводы об отсутствии использования информации о деятельности                  ООО «Контек-Новосибирск» на интернет-сайтах www.kontek.su и www.kontek-barnaul.ru, поскольку администратором указанных сайтов является Берсенев К.В., не обоснованы.

Берсенев К.В. является единственным учредителем и участником ООО «Контек-Новосибирск», при этом является высшим органом управления указанного общества. Доказательства, представленные в материалы дела, подтверждают, что информация указанная на сайтах касается деятельности ООО «Контек-Новосибирск». Доменные имена нарушают исключительное право истца, являясь сходными с охраняемыми элементами в товарном знаке (знаке обслуживания) и фирменным наименованием истца.

С учетом изложенного исковые требования по первоначальному иску обоснованно удовлетворены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении № 14503/10 от 1 марта 2011 года, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Из постановления следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным Постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом о том, что                   ООО «Контек-Новосибирск»  не доказало своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака относительно товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Доказательства производства конкретных товаров, оказания услуг и выполнения работ, связанных с товарным знаком «КОНТЕК», ответчик не представил. В то время как  ООО «Контек-Москва» представило исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт использования товарного знака «КОНТЕК (договоры на выполнение работ, каталоги продукций, товарные накладные), который использовался путем его размещения на товарах, в документации, в рекламе.

Тот факт, что с 5 июня 2010 года по 31 октября 2012 года товарный знак принадлежал генеральному директору ООО «Контек-Москва» и единственному учредителю и участнику общества, не свидетельствует, что общество не использовало спорный товарный знак, что также подтверждено документально. Судом также установлено, что обозначение «КОНТЕК» использовано не только в деятельности по изготовлению, продаже бассейнов, различного оборудования для них ( товары 6, 11, 19 классов), но также и при при ремонте, реконструкции, установке различного оборудования, выполнения монтажно –сборочных работ.

Заявленные в судебном заседании  суда апелляционной инстанции доводы ООО «Контек-Новосибирск» о наличии оснований для применения положений статьи 10 ГК РФ судом отклоняются, поскольку являются новыми доводами, которые в суде первой инстанции не заявлялись и не оценивались, не были указаны при подаче апелляционной жалобы, соответственно не могут быть оценены в суд апелляционной инстанции.

         С учетом вышеизложенного, в удовлетворении встречного иска обоснованно отказано. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 5 июня 2013 года по делу № А45-31201/2012 принято  судом на основании фактических обстоятельств дела существовавших на момент рассмотрения дела и правильном применении норм права, в связи с чем, оснований для его отмены не имеется.

          По статье 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчиков.

          Руководствуясь пунктом 1 статьи 269,  статьями 110, 271 АПК РФ, апелляционный суд

постановил:

решение  Арбитражного суда Новосибирской области от «5»  июня 2013 года  по делу № А45-31201/2012 оставить без изменений,  апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции  вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                                         Л.Е. Лобанова

Судьи                                                                                            И.И. Терехина

                                                                                                  О.Б. Нагишева