Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2011 по делу n А75-7488/2010. Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК),Изменить решение

подтверждается представленными в дело фотографиями и не отрицается ответчиком. Доказательств получения от правообладателя разрешения на использование товарного знака ответчик не представил.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование о взыскании с ООО «Магия золота» компенсации в размере 1 200 000 руб. ЗАО «Серебряный век» обосновывает стоимостью, которая взимается за правомерное использование товарного знака  в соответствии с  договором от 15.12.2008 № 74/08 коммерческой концессии (т.1, л.д.41-44), заключенным между с ООО «Ювелирная компания «Магия Золота» (пользователь), с учетом дополнительного соглашения от 05.10.2009 (л.д.45).

В соответствии с пунктами 1.2 и 1.3. договора от 15.12.2008 № 74/08 коммерческой концессии ЗАО «Серебряный век» передано право использования товарного знака «Магия золота» на всей территории Российской Федерации для индивидуализации товаров, работ или услуг 14 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме этого,  из пункта 1.1 договора от 15.12.2008 № 74/08 коммерческой концессии следует, что его предметом является предоставление пользователю не только исключительных прав на товарный знак «Магия Золота», но и секреты производства (ноу-хау).

Согласно представленным в дело доказательствам ответчик использует товарный знак путем размещения ограничено:  на вывесках по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 24 и ул. Нефтяников, д. 19, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 9, торговый центр МегаМаркет (л.д. 18-37).

В связи с чем суд первой инстанции правомерно указал на то, что использование ответчиком спорного наименования уже, чем предоставленные по договору коммерческой концессии права.

Пунктом 1.5 договора от 15.12.2008 № 74/08 коммерческой концессии с учетом дополнительного соглашения от 05.10.2009 предусмотрено, что вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав составляет 600 000 руб. в год. Таким образом, договором установлен размер вознаграждения правообладателю за пользование комплексом исключительных прав за один год.

Обоснования того, что незаконное использование ответчиком товарного знака во времени сопоставимо с периодом времени, за который истец вправе получать оплату в полном размере, предусмотренным договором коммерческой концессии, исковые требования не содержат, соответствующие обстоятельства материалами дела не подтверждаются.

С учетом изложенного, суду не может применить указанный истцом размер компенсации   как цену,  которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, то есть в порядке, предусмотренном Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При таких обстоятельствах требование о взыскании с ООО «Магия золота» компенсации в размере 1 200 000 руб. удовлетворению не подлежит.

Суд первой инстанции в решении обязал ООО «Магия золота» удалить товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При этом указал, что согласно пункту 6 статьи 1252  ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, и требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Согласно материалам дела фирменное наименование ответчика (ООО «Магия золота») содержит в своем обозначении схожее до степени смешения обозначение с товарным знаком «МАГИЯ ЗОЛОТА», права на который зарегистрированы за истцом.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Магия золота» зарегистрировано в качестве юридического лица 13.04.2004.

Товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» прошел необходимую регистрацию 22.06.2004, при этом приоритет товарного знака установлен с 17.02.2003.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1494 ГК РФ).

Таким образом,  исключительное право на товарный знак согласно свидетельству № 270608 возникло с учетом установления даты приоритета  в 2003 году, то есть ранее регистрации ответчика, и соответственно,  возникновения у него права на использование фирменного наименования  с использованием словесного обозначения «Магия золота», что ответчиком не оспаривается.

Возможность введения в заблуждение сходными средствами индивидуализации установлена в ходе судебного разбирательства, поэтому  требование о запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании заявлено истцом правомерно.

Требование о запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании заявлено с целью недопущения его использования в деятельности, при осуществлении которой под этим фирменным наименованием и создается конкуренция с товарным знаком. Кроме того, согласно пункту 3 статьи 1250  ГК РОФ  отсутствие вины нарушителя, не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав.

            При таких обстоятельствах требование истца о запрете использования словесного обозначения в наименовании ответчика подлежит удовлетворению. Ответчик, согласно отзыву на жалобу, правомерность соответствующего требования истца не оспаривает. Более того, представитель суду апелляционной инстанции пояснил, что Общество вне зависимости от решения суда намерено изменить свое фирменное наименование (протокол судебного заседания от 21.02.2011).

Суд первой инстанции, в обжалуемом решении сослался на положения статьи 1252 ГК РФ, однако, не отразил в резолютивной части решения указание на обязание ответчика удалить спорное словесное обозначение из фирменного наименования, что является основанием для изменения резолютивной части решения.

В противном случае, принудительное исполнение судебного акта, исходя из его буквального содержания, в отношении требования о запрете использовать фирменное наименование невозможно. Требование о запрете спорного обозначения  в  фирменном наименовании является самостоятельным способом защиты, которое наряду с требованием об удалении   обозначения из документации, рекламы и вывесок, то есть документации, имеющей отношение к деятельности ответчика  при выполнении работ и оказании услуг,  подлежит удовлетворению. 

ЗАО «Серебряный век» заявлено требование о возложении на ответчика обязанности опубликовать судебное решение в издании «Справочник жителя и гостя Нижневартовска», издательстве «Мегацентр» и на 1 канале г. Нижневартовска, в целях восстановления деловой репутации истца.

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Суд апелляционной инстанции согласен с судом первой инстанции в том, что требование о размещении судебного решения на 1 канале г.Нижневартовска удовлетворению не подлежит, поскольку положения статьи 1252 ГК РФ не предусматривают возможности трансляции решения суда в эфире.

Являясь способом государственного принуждения должника к надлежащему исполнению обязательства, судебное решение должно отвечать признаку исполнимости судебных актов. Следовательно, предусмотренный статьей 1252 ГК РФ способ защиты гражданских прав – опубликование решения о допущенном нарушении - может применяться в случае, если имеется возможность реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

Истцом не представлено доказательств распространения ответчиком рекламы в издании «Справочник жителя и гостя Нижневартовска», а также доказательств, что указанное издание носит периодический характер, позволяющий исполнить вступившее в силу судебное решение. Требования истца, в части опубликовании судебного решения в издательстве ООО «Мегацентр», являются не конкретизированными, поскольку не указано непосредственно периодическое издание, в котором истец просит опубликовать решение.

С учетом вышеизложенного обжалуемое решение подлежит изменению на основании пункта 1 части 2 статьи 270 АПК РФ, части 3 статьи 270 АПК РФ.

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суд первой и апелляционной инстанции подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ. Истцом за рассмотрение исковых требований не доплачена государственная пошлина в размере 8 000 руб.

По первой инстанции на ответчика относятся расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.; по апелляционной инстанции  в связи с частичным удовлетворением  жалобы - 1000,0 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь  пунктом 2 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Серебряный век»  удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2010 по делу № А75-7488/2010 изменить, изложить его резолютивную часть следующим образом:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Магия Золота» (ОГРН 1048600506954, ИНН 8603114926) удалить товарный знак «МАГИЯ ЗОЛОТА» или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчиком, в том числе с документации, рекламы, вывесок, фирменного наименования в учредительных документах.

В удовлетворении остальной части иска оказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Магия Золота» (ОГРН 1048600506954, ИНН 8603114926) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 000 руб.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Серебряный век» (ОГРН 1037739257577, ИНН 7701114746) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Магия Золота» (ОГРН 1048600506954, ИНН 8603114926) в пользу акционерного общества «Серебряный век» (ОГРН 1037739257577, ИНН 7701114746) расходы по оплате государственной  пошлины за подачу апелляционной  жалобы в сумме 1000,0 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Л.И. Еникеева

Судьи

А.Н. Глухих

Н.А. Шарова