Право преждепользования: правовые и практические аспекты
объекта или в отношении которых сделаны
необходимые приготовления для их
производства. При этом использованное в
законе понятие "сделаны необходимые
приготовления" следует рассматривать как
оценочное и неопределенное: только
изготовление рабочих чертежей либо
лабораторные исследования <*>, очевидно,
не могут служить доказательством
приготовления к использованию из-за
невозможности определить численное
выражение готовой продукции.
--------------------------------
<*> Там же. С.
12.
Если говорить о категории
добросовестности (действующая редакция ст.
12 Патентного закона), то, несмотря на то что
она неудачна и является излишней в
названной норме, полагаем, что для
определения объема использования или
объема приготовления к использованию
тождественного решения применять ее
все-таки следует. Категория
добросовестности используется в
гражданском законодательстве во многих
правовых актах. Так, п. 3 ст. 10 ГК РФ ставит
защиту гражданских прав в зависимость от их
добросовестного осуществления. Закон
предполагает добросовестность
осуществления прав участником
правоотношения.
Можно предположить, что
добросовестное использование - это условие
использования, при котором лицо не знало и
знать не могло о существовании патента,
принадлежащего другим лицам, и
использовало созданное им тождественное
решение в конкретном объеме или сделало
приготовления к такому использованию.
Добросовестное использование
тождественного решения таким лицом
исключает признание с его стороны
нарушений им исключительного права
патентообладателя.
Категория
"добросовестность" применяется в Патентном
законе и в других сходных правоотношениях,
посвященных в целом исключительным правам
на секретное изобретение, - п. 5 ст. 30 гласит:
"Нарушением исключительного права... не
признается использование запатентованного
секретного изобретения лицом, которое не
знало и не могло на законных основаниях
знать о наличии патента на данное
изобретение", т.е. действовало
добросовестно.
В юридической
литературе отмечалось, что "категория
добросовестности (недобросовестности)
может быть использована и используется
законодателем как при решении вопроса о
применении каких-либо имущественных
последствий, не связанных с привлечением
участника правоотношения к
ответственности (например, при
истребовании имущества от добросовестного
приобретателя), так и в случае привлечения к
ответственности" <*>.
--------------------------------
<*> Богданов Е.
Категория добросовестности в гражданском
праве // Российская юстиция. 1999. N 9. С. 12.
При
установлении в суде юридического факта
использования тождественного решения
категория добросовестности применяется
для определения имущественных последствий,
вытекающих из установленного юридического
факта, как для заявителя, так и для
патентообладателя. В определенном судом
объеме лицо, заявившее об установлении
юридического факта, сможет использовать
тождественное решение безвозмездно, а
патентообладатель, следовательно, в силу
закона будет лишен возможности получать от
этого лица денежные средства за такое
использование в пределах установленного
объема.
В отношении же лица,
использующего запатентованный объект без
законных на то оснований, исходя из
критерия добросовестности действий этого
лица, может быть установлена его вина в
нарушении патента и, как следствие,
согласно п. 2 ст. 14 Патентного закона, к нему
может быть применена мера ответственности -
возмещение убытков.
Лицо, использующее
тождественное решение и обращающееся в суд
за признанием за собой факта использования
и объема использования тождественного
решения, предполагается, согласно п. 3 ст. 10
ГК РФ, добросовестным пользователем в том
объеме, в котором оно желает установить за
собой факт использования для приобретения
права безвозмездно использовать данный
объект (право преждепользования).
Предъявление к этому лицу
патентообладателем требования о
прекращении использования прекращает
добросовестность.
В судебном решении об
установлении факта использования по смыслу
абзаца первого ст. 12 Патентного закона
должен быть обязательно указан объем
использования тождественного решения, в
отношении которого сохраняется право на
его дальнейшее безвозмездное
использование. Любое другое использование
сверх объема, указанного в судебном
решении, по смыслу п. 1 ст. 14 Патентного
закона следует признать нарушением
патента. А если в силу отсутствия судебного
решения объем использования
тождественного решения не установлен, лицо
вообще не имеет прав на безвозмездное
использование тождественного решения и
любое использование тождественного
решения следует признать нарушением
патента.
Например, ответчик ЗАО
"Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ"
не представил в судебное заседание
документ, подтверждающий основание
возникновения у него права на
использование тождественного решения, т.е.
судебное решение, в котором должен быть
установлен факт использования
тождественного решения на конкретную дату
и определен объем дальнейшего
безвозмездного использования ответчиком
технического решения без расширения объема
такого использования. Более того, ответчик
в судебном разбирательстве даже не заявлял
встречного иска об установлении факта
использования.
Судебное решение об
установлении факта использования в
определенном объеме тождественного
решения, созданного до даты приоритета
изобретения, является по смыслу абзаца
шестого ст. 31 Патентного закона тем
законным основанием, по которому возникает
право преждепользования и которое
позволяет лицу использовать безвозмездно
(без выплаты патентообладателю
компенсации) тождественное решение только
в объеме, установленном судом. Определенный
судом объем использования тождественного
решения является теми границами, в которых
по смыслу п. 1 ст. 10 Патентного закона
использование лицом тождественного
решения не является нарушением прав
патентообладателя.
Если же отсутствует
решение суда об установлении факта
использования и об определении объема
использования тождественного решения, то
по смыслу п. 1 ст. 14 Патентного закона
действия любых лиц, использующих
изобретение, полезную модель, промышленный
образец, защищенные патентом, с нарушением
закона, считаются нарушением патента. Эти
лица сами должны доказать обратное, т.е.
доказать их право использовать
изобретение, защищенное патентом,
представить законное основание
использования тождественного решения.
Согласно п. 2 ст. 14 Патентного закона по
требованию патентообладателя нарушение
патента должно быть прекращено. В
рассмотренном примере из судебной практики
суд должен был вынести решение об
удовлетворении иска ОАО "Липецкий
опытно-экспериментальный завод "Гидромаш" и
принудить ответчика (ЗАО "Смоленский
автоагрегатный завод АМО ЗИЛ") прекратить
нарушение патента. Более того, с момента
предъявления иска действия ответчика
следует признать недобросовестными. Иными
словами, ответчик осознанно продолжал
совершать действия по нарушению патента. С
момента предъявления требования истца
действия ответчика по нарушению патента
носят виновный характер (ответчик знал, что
нарушает патент), а вина является условием
применения гражданско-правовой
ответственности к нарушителю прав, в том
числе вытекающих из патента (п. 2 ст. 14
Патентного закона).
Следует отметить,
что Патентный закон не запрещает
заключение соглашения между
патентообладателем и преждепользователем
в качестве основания возникновения у
преждепользователя права безвозмездно
использовать тождественное решение,
созданное независимо преждепользователем
до даты приоритета запатентованного
объекта, в объеме, определенном в этом
соглашении. Однако такое соглашение по
своей правовой природе должно быть
лицензионным.
Иными словами,
патентообладатель и преждепользователь
без обращения в суд могут урегулировать
возникшие разногласия и заключить
безвозмездный неисключительный
лицензионный договор, определив в нем объем
выпускаемой преждепользователем продукции
с использованием тождественного решения.
Договор заключается на оставшийся срок
действия патента и, согласно п. 5 ст. 13
Патентного закона, в обязательном порядке
подлежит регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Косвенным
подтверждением того, что у
преждепользователя должно быть юридически
оформленное основание возникновения его
права, т.е. судебное решение либо
безвозмездный неисключительный
лицензионный договор, является
сформулированное в абзаце втором ст. 12
Патентного закона правило о передаче права
преждепользования. Ведь большинство сделок
в гражданском праве каузальные - для
действительности их необходимо наличие
правового основания. Лишь при наличии
юридически оформленного основания может
быть реализовано правило абзаца второго ст.
12 Патентного закона, в силу которого право
преждепользования может быть передано
другому лицу только совместно с
производством, на котором имело место
использование тождественного решения или
были сделаны необходимые к этому
приготовления. Для совершения сделок
купли-продажи, аренды, залога с
предприятием как имущественным комплексом
(ст. 132 ГК РФ) согласно статьям 561, 563, 569 ГК РФ
оформляются документы (акт инвентаризации,
бухгалтерский баланс, заключение аудитора),
определяющие состав имущества предприятия.
Если в составе предприятия передается и
право производить продукцию с
использованием тождественного решения, то
о наличии документа, удостоверяющего это
имущественное право, обязательно должно
быть указано.
Аналогично подлежит
установлению и законность применения лицом
права послепользования. Пункт 3 ст. 30.1
Патентного закона указывает, что любое
лицо, которое в период между датой
прекращения действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный
образец и датой публикации в официальном
бюллетене федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности сведений о восстановлении
действия патента, приступило к
использованию запатентованных
изобретения, полезной модели,
промышленного образца либо сделало в
указанный период необходимые к этому
приготовления, сохраняет право на
дальнейшее безвозмездное использование
без расширения объема такого использования
(право послепользования).
В данном
случае право послепользования возникнет у
лица только на основе установления в
судебном порядке факта начала
использования лицом изобретения, полезной
модели, промышленного образца в период
между датой прекращения действия патента и
датой публикации сведений о восстановлении
действия патента, при этом должен быть
установлен и объем использования объекта
на указанную дату (абзац седьмой ст. 31
Патентного закона). Право послепользования
- это право безвозмездно использовать без
расширения объема использования объект
промышленной собственности. Основанием
возникновения этого права является
судебное решение, в котором должны быть
указаны дата начала использования объекта
промышленной собственности и объем
безвозмездного использования.
Если к
лицу, использующему объект промышленной
собственности, патентообладатель
предъявит после восстановления действия
патента исковое требование о прекращении
нарушения патента и лицо не будет иметь
судебного решения, устанавливающего объем
безвозмездного использования объекта
промышленной собственности, исковое
требование подлежит удовлетворению на
основе п. 1 ст. 10 Патентного закона. Никто не
вправе использовать запатентованный
объект без разрешения патентообладателя,
если только действия в соответствии с
законом не являются нарушением
исключительного права патентообладателя.
Действия послепользователя
(преждепользователя) не являются
нарушением прав патентообладателя только в
объеме безвозмездного использования
запатентованного объекта, который и
подлежит установлению судом. Поэтому
формально подлежит удовлетворению исковое
требование патентообладателя о
прекращении нарушения патента (п. 2 ст. 14
Патентного закона), поскольку лицо
использует запатентованный объект с
нарушением закона, т.е. без установления
объема безвозмездного использования.
Объем безвозмездного использования может
быть установлен и на основе соглашения
патентообладателя и послепользователя.
Следует отметить, что законодатель не
использует в норме п. 3 ст. 30.1 Патентного
закона категорию добросовестности.
Действия лица в период между датой
прекращения действия патента и датой
публикации в официальном бюллетене о
восстановлении действия патента следует
признавать правомерными и добросовестными.
В связи с этим тот объем, который лицо в этот
период освоило или в котором сделало
приготовления к такому освоению, и является
объемом безвозмездного дальнейшего
использования запатентованного объекта
(правом послепользования). В то же время ст.
12 Патентного закона применяет категорию
добросовестности, несмотря на то что все
действия по созданию и использованию или
приготовлению к использованию
тождественного решения должны были иметь
место до даты приоритета. В любом случае все
действия лица до даты приоритета, т.е. до
даты, когда заявка на объект промышленной
собственности подана не была, следует
рассматривать также правомерными и
добросовестными. Поэтому если законодатель
признает за лицом право использовать
тождественное техническое решение в силу
факта его создания лицом до даты приоритета
при условии использования его или
приготовления к использованию до даты
приоритета, то применение категории
добросовестности к действиям лица до даты
приоритета лишено смысла <*>. До даты
приоритета объекта промышленной
собственности лицо однозначно не знало и
знать не могло не только о запатентованном
изобретении, полезной модели, промышленном
образце, но и о поданных на них заявках.
--------------------------------
<*> Это отмечал и
Э.П. Гаврилов. См.: Гаврилов Э.П. О
преждепользовании // Вопросы
изобретательства. 1990. N
11.
Противоречивость формулировки правила
о преждепользовании связана с применением
в ней тождественных правовых категорий:
добросовестности по отношению к
"использованию и независимости создания
объекта" с указанием совершения этих
действий на дату приоритета. Если
законодатель в норме ст. 12 Патентного
закона все-таки применяет категорию
добросовестности, то очевидно, что речь
должна идти об определении объема
использования не до даты приоритета, а
после даты приоритета запатентованного
объекта, а возможно, и после даты выдачи
патента. До даты приоритета действия
однозначно добросовестны.
Поскольку
российское законодательство признает за
лицом права на тождественное решение в силу
факта создания независимого
тождественного решения до даты приоритета
запатентованного объекта, остается решить
вопрос, на какую дату - до даты приоритета
или после даты приоритета - определять
объем безвозмездного использования лицом
этого тождественного решения. По существу
речь идет о двух самостоятельных
формулировках правил права
преждепользования.
Если в формулировке
нормы ст. 12 Патентного
