Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2009 по делу n А72-9356/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. [phone]

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

24 сентября 2009 года                                                                          Дело № А72-9356/2009

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 24 сентября 2009 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Филипповой Е.Г., судей Захаровой Е.И., Кувшинова В.Е.,

при ведении протокола судебного заседания Смирновой Е.А., с участием:

от Ульяновской таможни - представителя Ледюковой Т.В., доверенность от 10 апреля 2009 года № 14-08/2986,

от ООО «АвтоГрад» - представитель не явился, извещено надлежащим образом,

от третьего лица: ЗАО «ЗИЛ-АйПи» - представитель не явился, извещено надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании 21 сентября 2009 года апелляционную  жалобу ООО «АвтоГрад»

на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 04 августа 2009 года по делу № А72-9356/2009, судья Ипполитова И.В., принятое по заявлению Ульяновской таможни, г.Ульяновск, к ООО «АвтоГрад», г.Ульяновск, третье лицо: ЗАО «ЗИЛ-АйПи», г.Ульяновск,

о привлечении к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ульяновская таможня (далее - административный орган, таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «АвтоГрад» (далее – ООО «АвтоГрад», общество) к административной ответственности по ст.14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за незаконное использование чужого товарного знака.

Определением суда от 07 июля 2009 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО «ЗИЛ-АйПи» (потерпевший, владелец товарного знака).

Решением суда от 04 августа 2009 года заявление Ульяновской таможни удовлетворено, ООО «АвтоГрад», ОГРН 1077327050437, расположенное по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 17 А, привлечено к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака: «комплекта прокладок двигателя ЗИЛ 130, в количестве 9 комплектов; комплекта прокладок для заднего моста ЗИЛ 130, в количестве 20 комплектов. На Ульяновскую таможню возложена обязанность возвратить ООО «АвтоГрад» товар «головка соединительная» - в количестве 26 штук.

В апелляционной жалобе ООО «АвтоГрад» просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, в удовлетворении заявленных требований о привлечении ООО «АвтоГрад» к административной ответственности отказать, ссылаясь на недоказанность факта использования обозначения «ЗИЛ» в отношении однородных товаров вывод об однородности товаров сделан без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Судом необоснованно применен Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утративший сил с 01 января 2008 года. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям действиями ООО «АвтоГрад» не подтверждена.

В отзыве на апелляционную жалобу таможенный орган просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого решения суда.

Дело рассмотрено в соответствии с требованиями ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ООО «АвтоГрад» и третьего лица, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель административного органа возражал против удовлетворения апелляционной жалобы и просил оставить решение суда без изменения.

Проверив материалы дела, выслушав пояснения представителя административного органа, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, 09 апреля 2009 года на Засвияжский таможенный пост Ульяновской таможни декларантом - ООО «Автоград» (Ульяновск) была подана ГТД № 10414030/090409/0000688 в режиме экспорта с целью таможенного оформления товаров (автозапчасти под товарным знаком «ЗИЛ»), вывозимых в адрес ТОО «Восток Авто Экспорт» (Казахстан). Поставка данного товара осуществлялась в рамках внешнеторгового контракта № 10-09 от 27 февраля 2009 года, заключенного между ООО «АвтоГрад» (г.Ульяновск) и ТОО «Восток Авто Экспорт» (Казахстан).

Ульяновской таможней 13 апреля 2008 года за исх. № 25-35/3018 был направлен запрос в адрес правообладателя товарного знака «ЗИЛ» с целью установления факта регистрации в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. Правообладателем данного товарного знака является ЗАО «ЗИЛ-АйПи», г.Москва, ул. Автозаводская, д.23, (офис 606). Товарный знак зарегистрирован под № 01055/00591-001/ТЗ-300408. Товарные знаки «ЗИЛ» охраняются на основании свидетельств № 44163 и № 65894 и зарегистрированы для производства товаров 12 класса МКТУ (автомобили и запасные части к ним). По утверждению правообладателя товарного знака, какие-либо лицензионные договоры с правом использования данного товарного знака ООО «АвтоГрад» на использование товарного знака не заключались.

В соответствии с профилем риска № 55/10000/110608/00227 29 апреля 2009 года был проведен таможенный досмотр (акт таможенного досмотра № 10414030/290409/000222). В ходе которого установлено, что количество, вес, наименование товаров соответствуют заявленному в ГТД; на металлическом корпусе товара № 19 (соединительная головка) имеется маркировка «100-3521111 ЗИЛ Рославль 0309»; по товару № 25 имеется бумажная бирка с маркировкой «ЗИЛ 130, 431410 комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателей»; по товару № 26 имеется бумажная бирка с маркировкой «ЗИЛ 130, 431410 комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта заднего моста».

На основании протокола изъятия от 07 мая 2009 года товар, являющийся предметом административного правонарушения, в том числе: комплект прокладок двигателя ЗИЛ-130, в количестве 9 комплектов, комплект прокладок заднего моста ЗИЛ-130, в количестве 20 комплектов, головка соединительная, в количестве 26 штук, изъят и помещен на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Ульяновской таможни.

Согласно заключению эксперта от 30 июня 2009 года  № 654-2009 Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г.Нижний Новгород обозначения, используемые ООО «АвтоГрад» на упаковках и рекламных проспектах, являются сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 44163, № 65894.

Уполномоченным по ОВД ОАР Ульяновской таможни в отношении ООО «АвтоГрад» 02 июля 2009 года составлен протокол об административном правонарушении по делу № 10414000-85/2009 по ст. 14.10 КоАП РФ. Событие правонарушения в протоколе описано следующим образом: ООО «АвтоГрад», предложив к продаже на экспорт из Российской Федерации запасные части к автомобилям «ЗИЛ», маркированные товарным знаком «ЗИЛ», нарушило нормы законодательства Российской Федерации: ст.1233, ст.1484, ст.1515, ч.3 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.23.1 КоАП РФ начальник Ульяновской таможни обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о привлечении ООО «АвтоГрад» к административной ответственности, предусмотренной ст.14.10 КоАП РФ, ссылаясь на нарушение им положений ст.1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В качестве доказательства вины ООО «АвтоГрад» в совершении административного правонарушения по ст.14.10 КоАП РФ Ульяновской таможней представлено заключение эксперта № 654-2009 Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г.Нижний Новгород от 30 июня 2009 года (л. д. 240-248 приложения № 1), проведенное на основании поручения Ульяновской таможни № 10414000-85/2009.

Экспертиза произведена экспертом экспертно-криминалистического таможенного управления г.Нижний Новгород старшим государственным таможенным инспектором Даниловой О.Ю., имеющей высшее образование, стаж практической работы по виду деятельности 7 лет, которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Специалист предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. На исследование специалисту представлены: копия ГТД № 10414030/090409/0000688 на 3 л.; копия заявления ЗАО «ЗИЛ-АйПи» на 1 л.; копия свидетельства о регистрации товарных знаков № 44163, 65894 на 10 л.; копия ходатайства представителя по доверенности № 117-09/юр от 12 мая 2009 года О.Ю, Гончаровой о постановке эксперту дополнительных вопросов на 1 л.; фотографии объектов исследования на 4 л.; объекты исследования.

По результатам исследования эксперт пришел к следующим выводам: обозначения, нанесенные на этикетки товаров (комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателей, упакованный в полиэтиленовый пакет, скрепленный бумажной биркой с маркировкой «ЗИЛ 130, 431410» и комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта заднего моста, упакованный в полиэтиленовый пакет, скрепленный бумажной биркой с маркировкой «ЗИЛ 130, 43141») являются сходными до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в соответствии со свидетельством № 65894.

Согласно свидетельству на товарный знак № 65894 зарегистрированный товарный знак «ЗИЛ» является словесным, выполнен всеми прописными буквами в кириллице, обычным вертикальным шрифтом в виде контурного изображения.

Вместе с тем согласно ст.2 Ниццкого соглашения принятая международным сообществом классификация не связывает страны в отношении определения объема охраны товарного знака.

Основные критерии определения однородных товаров закреплены в методических  рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года № 26, и в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05 марта 2003 года № 32.

Под однородными товарами и услугами понимаются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Ни один из таких факторов не должен быть решающим: без оценки в совокупности перечисленных параметров, присущих однородным товарам, наличие признаков однородности установить невозможно.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. По своему правовому режиму указанная норма закона устанавливает условия, при одновременном наличии которых использование этого знака третьими лицами запрещено: сходство используемого обозначения с товарным знаком правообладателя; использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров; вероятность возникновения смешения в результате такого использования.

В данном случае материалами проверки доказано наличие сходства буквенного обозначения ЗИЛ на этикетках комплектов прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателей «ЗИЛ 130, 431410» и комплектов прокладок для мелкого и капитального ремонта заднего моста «ЗИЛ 130, 43141» с товарным знаком правообладателя (ЗИЛ); материалами административного дела доказана вероятность возникновения смешения в результате такого использования. По своей сути основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров других производителей. Потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, потребитель руководствуется общим впечатлением. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей; доказан факт использования обозначения «ЗИЛ» в отношении однородных товаров в отношении товаров указанных в свидетельстве.

Суд первой инстанции обоснованно не принял довод общества о том, что комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателей «ЗИЛ 130, 431410» и комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта заднего моста «ЗИЛ 130, 43141» нельзя признать однородным товарами по отношению к товарам 12 класса МКТУ по свидетельству № 65894, поскольку прокладки для мелкого и капитального ремонта двигателей «ЗИЛ 130, 431410» и прокладки для мелкого и капитального ремонта заднего моста «ЗИЛ 130, 43141» выполнены из паронита, а не с применением металла.

Действительно, спорные товары выполнены из паронита, на что указано на этикетке.

По международной классификации товаров и услуг (МКТУ) к 12 классу относятся транспортные средства, узлы, агрегаты, в том числе двигатели, картера автомобильные. Наименование «прокладки» по МКТУ в 12 классе не поименованы. Но суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что комплекты прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателей «ЗИЛ 130, 431410»