Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2008 по делу n А56-12512/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

– ООО «Сириус», нарушением пункта 4 части 1 статьи 14 Закона № 135-ФЗ, запрещающего недобросовестную конкуренцию в форме продажи, обмена или иного введения в оборот товара с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности конкурента, а также действия ООО «ЛЮМИ», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «Спасатель», согласно договору уступки от 07.12.04, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.03.05 № 8348 в отношении парфюмерно-косметической продукции, включая товары 03 класса МКТУ: парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, зубные порошки и пасты, мыла, нарушением части 2 статьи 14 Закона № 135-ФЗ, запрещающего недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации товаров, продукции и услуг (том 1, л.д. 13-21).

На основании решения антимонопольный орган выдал заявителю предписание от 18.03.08 № 05/8831/1-158/1, которым обязал ООО «ЛЮМИ» в срок до 02.06.08 прекратить нарушение части 1 статьи 14 Закона № 135-ФЗ, выразившееся во введении в оборот бальзама «Спасатель», обозначение и оформление тубы и упаковки которого сходны до степени смешения с обозначением и оформлением тубы и упаковки бальзама «Спасатель», реализуемого конкурентом – ООО «Сириус», для чего изменить цветографическое оформление тубы и упаковки бальзама «Спасатель», устранив при этом сходство с оформлением тубы и упаковки бальзама «Спасатель», реализуемого ООО «Сириус» (том 1, л.д. 22-23). В отношении невыдачи предписания по факту нарушения части 2 статьи 14 Закона            № 135-ФЗ представитель управления в судебном заседании пояснил, что процедура прекращения нарушения указанной нормы осуществляется самим заинтересованным лицом, в данном случае ООО «Сириус» путем направления решения антимонопольного органа в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в порядке части 3 статьи 14 Закона № 135-ФЗ.

Не согласившись с законностью ненормативных актов управления, ООО «ЛЮМИ» обратилось в арбитражный суд.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что:

- доказательства, свидетельствующие об использовании ООО «ЛЮМИ» результатов интеллектуальной собственности третьего лица, в материалах дела отсутствуют;

- судебными актами по делу № А08-2483/07-26, имеющими, по мнению суда, преюдициальное значение для данного дела,  установлено,  что обладателем исключительных прав  на товарный знак  с использованием словесного обозначения   «Спасатель», зарегистрированного  в отношении парфюмерно-косметической продукции на территории Российской Федерации,  является ООО «ЛЮМИ»;

- антимонопольный орган не доказал, что  действия ООО «ЛЮМИ» по приобретению исключительных прав  на товарный знак «Спасатель» направлены на получение преимуществ  при  осуществлении предпринимательской деятельности;

- в материалах дела не имеется доказательств совершения ООО «ЛЮМИ»  действий, направленных  на недобросовестное использование  исключительных прав на товарный знак «Спасатель»,  ограничивающих  или исключающих использование ООО «Сириус»  словесного обозначения товара или его упаковки  в соответствующем цветографическом оформлении;

-  отсутствуют документы, свидетельствующие о  введении  покупателей  в заблуждение  в связи с введением заявителем в оборот  бальзама  «Спасатель», обозначение и оформление тубы и упаковки которого  сходны до степени смешения  с обозначением и оформлением тубы и упаковки бальзама «Спасатель», реализуемого третьим лицом;

- антимонопольный орган необоснованно квалифицировал действия заявителя на соответствие Закону № 135-ФЗ, который вступил в действие уже после совершения этих действий.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав мнение сторон, считает апелляционные жалобы подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 4 и пункту 2 статьи 10 Закона № 948-1 (в редакции Федерального закона от 09.10.02 № 122-ФЗ) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Аналогичные нормы содержатся в статьях 4 (пункт 9) и 14 (часть 2) Закона            № 135-ФЗ.

При этом следует учитывать и то, что как ранее действующий Закон № 948-1 (статья 11), так и Закон № 135-ФЗ (пункт 3 статьи 22) относит к основным функциям антимонопольного органа предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции.

Таким образом, сама по себе квалификация управлением действий ООО «ЛЮМИ» на соответствие положениям Закона № 135-ФЗ, которые как и нормы Закона № 948-1 предусматривают запрет на недобросовестную конкуренцию не является безусловным основанием для признания обжалованных ненормативных актов недействительными.

В обоснование правомерности использования спорного товарного знака ООО «ЛЮМИ» ссылается на то, что товарный знак «Спасатель» с приоритетом от 19.01.1999 по классам МКТУ 03, 05, 31, 32 и 42 был зарегистрирован в Роспатенте 27.07.2000 на основании свидетельства № 191452, а впоследствии передан ему по договору уступки от 07.12.04 № 0712/04, зарегистрированного в Роспатенте.

Действительно, согласно статьям 2 - 4 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон № 3520-1) правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном названным Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами.

Вместе с тем осуществление гражданских прав ограничено пределами, указанными в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как предусмотрено названной нормой, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление правом в иных формах.

В соответствии со статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов промышленной или торговой деятельности конкурента.

Заявителем необоснованно не учтено, что если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Данный вывод вытекает из статьи 6 quinquies С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883. Исходя из указанной нормы, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Из материалов дела видно, что товарный знак «Спасатель» широко распространялся ООО «Сириус» на территории Российской Федерации до получения приоритета от 19.01.1999 ЗАО «ЭПП «Риза-Мед». Данное обстоятельство подтверждается внешнеэкономическими контрактами купли-продажи с объемами продаж косметического бальзама «Спасатель», заключенными в 1996-1999 г.г. покупателем – ООО «Сириус» с продавцами - иностранной компанией Частной фармацевтической фирмой «Дания», Украина; с дочерним предприятием общества с ограниченной ответственностью ИМЦ «Энергосталь», Украина; с Частной фармацевтической фирмой «Санхелп», Украина; грузовыми таможенными декларациями, товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами (приложение № 1, л. 123-133), а также представленными в суд апелляционной инстанции письмами Белгородского областного центра Медицинской профилактики от 24.01.1997, Лицензионной палатой Администрации Белгородской области от 27.03.1997 № 270/6, дипломом Восьмой народной выставки «Медицина для Вас» от 29.05.01-04.06.01, свидетельством Международного конкурса «Экологически безопасная продукция» от 25.05.03 № 414, дипломом Всероссийского выставочного центра от 05.06.03 № 308, дипломом выставки «Здоровье для Вас-2004» от 19.04.04 № 226, дипломом выставки «ЭкспоVitaВек» о награждении ООО «Сириус» за продвижение и распространение бальзама «Спасатель».

Перечисленное свидетельствует о том, что товарный знак «Спасатель» широко использовался обществом «Сириус» и стал известным в гражданском обороте до даты его приоритета, зарегистрированного в Роспатенте за ЗАО «ЭПП «Риза-Мед». Следовательно, само по себе наличие такого приоритета не свидетельствует об отсутствии в действиях ООО «ЛЮМИ» недобросовестной конкуренции, выразившихся в незаконном использовании товарного знака.

Апелляционная инстанция не может согласиться с позицией заявителя о том, что он действовал добросовестно, поскольку право на спорный товарный знак приобретено им у ЗАО «ЭПП «Риза-Мед» по договору уступки товарного знака «Спасатель» от 07.12.04 № 0712/04. Названные действия ООО «ЛЮМИ», которое является прямым конкурентом ООО «Сириус» и которое стало вводить товарный знак в оборот позднее, подлежат оценке с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при заключении соответствующего договора. В настоящем спор заявитель при совершении соответствующей сделки не проверил, используется ли товарный знак «Спасатель» на территории Российской Федерации, предоставлялась ли ему правовая охрана. Указанное свидетельствует о непринятии ООО «ЛЮМИ» всех зависящих от него мер по соблюдению требований антимонопольного законодательства, а потому действия заявителя обоснованно расценены управлением как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает доказанным антимонопольным органом в действиях ООО «ЛЮМИ», связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «Спасатель», нарушение части 2 статьи 14 Закона № 135-ФЗ, запрещающего недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации товаров, продукции и услуг.

Как следует из материалов дела, управление также вменило заявителю нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 Закона № 135-ФЗ, выразившееся во введении в оборот бальзама «Спасатель», обозначение и оформление тубы и упаковки которого сходны до степени смешения с обозначением и оформлением тубы и упаковки бальзама «Спасатель», реализуемого конкурентом – ООО «Сириус».

В пункте 4 части 1 статьи 14 Закона № 135-ФЗ установлено, что не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Как уже указывалось выше, статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 содержит запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов промышленной или торговой деятельности конкурента.

 Согласно статье 7  Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон № 5351-1) произведения дизайна являются объектами авторского права. Они подлежат  правовой охране независимо от выполнения каких-либо формальностей по их регистрации.

Из материалов дела видно, что приказом по фирме «Санкхелп Экспорт Импорт» от 10.07.1995 № 03/7 было предписано работнику организации разработать дизайн упаковки и провести маркетингового анализа на территории Украины с целью наиболее оптимального названия  косметического препарата для быстрой помощи при различных повреждениях кожи и наиболее   удобной  формы  препарата для потребителя (баночка, туба, флакон). Согласно отчету от 03.09.1995 о проделанной работе по приказу от 10.07.1995 № 03/7, оптимальным названием для заживляющего препарата признано название «Спасатель», вариант  оформления  упаковки был  принят в виде  полос  зеленого цвета на белом фоне, с названием «Спасатель» красного цвета, то есть обладает явной различительной способностью.

В этой связи, исходя из положений статьи 7 Закона № 5351-1, разработанный дизайн упаковки спорного товара в силу своего создания относится к объекту авторского права, а потому подлежит правовой охране независимо от его регистрации в уполномоченном органе.

Более того, согласно сертификату о регистрации, выданного Международным бюро Всемирной Организации интеллектуальной собственности, с 01.11.01 упаковка бальзама «Спасатель», используемая третьим лицом, представляет собой часть охраняемого элемента товарного знака (том 1, л.д. 51-52).

В ходе рассмотрения дела управление установило, что ООО «ЛЮМИ» использует тубы и упаковки бальзама «Спасатель», сходного до степени смешения с оформлением тубы  упаковки бальзама «Спасатель», реализуемого ООО «Сириус».

В обоснование правомерности использования бальзама «Спасатель» в соответствующих упаковке и тубе ООО «ЛЮМИ» представило авторский договор от 01.08.05 № 3/05, заключенный с Ивановым В.В., а также акт приема передачи от 11.08.05 № 1 по этому договору, макет, разработанный автором, расходный кассовый ордер от 11.08.05 № 111, свидетельствующие об исполнении сторонами названного договора.

В судебном заседании представитель ООО «ЛЮМИ» сослался на то, что антимонопольный орган не доказал факта тождественности до степени смешения представленных им упаковки и тубы спорного товара с используемыми ООО «Сириус», поскольку не назначал экспертизу, не проводил опросы населения. Действительно, такие доказательства в материалах дела отсутствуют.

Между тем, исходя из толкования пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, суд может восполнить неполноту представленных административным органом