Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2009 по делу n А56-39946/2008. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50-52

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

12 октября 2009 года

Дело №А56-39946/2008

Резолютивная часть постановления объявлена     05 октября 2009 года

Постановление изготовлено в полном объеме  12 октября 2009 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Масенковой И.В.

судей  Герасимовой М.М., Марченко Л.Н.

при ведении протокола судебного заседания:  Тихомировой Н.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-9941/2009) ООО «Стилкон» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.06.2009 г. по делу № А56-39946/2008 (судья Преснецова Т.Г.), принятое

по иску ООО "Стилкон"

к  ООО "ПФР "ТАЛЕР", Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)

о признании недействительным договора и применении последствий недействительности сделки

при участии: 

от истца: пр. Лифсона М.И., дов. от 01.01.2009 г.

от ответчиков: пр. Веселкова В.М., дов. от 03.03.2009 г. №1-АС (от ООО «ПФР «ТАЛЕР»), от РОСПАТЕНТА – не явился, извещен  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Стилкон» (далее – истец, ООО «Стилкон») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Петербургская фабрика рекламы «ТАЛЕР» (далее – ответчик 1, ООО «ПФР «ТАЛЕР») и Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – ответчик 2, Роспатент) о признании недействительным договора от 16.10.2006 г. уступки товарных знаков, защищенных свидетельствами  №259881, №260783, №260784, и отмене регистрации договора Роспатентом, указывая на несоответствие договора требованиям статьи 25 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего на момент заключения договора (требования уточнялись в ходе рассмотрения дела в порядке статьи 49 АПК РФ – л.д.34-35).

Истец указал, что состоявшаяся уступка прав может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Решением суда первой инстанции от 22.06.2009 г. в иске отказано, поскольку суд пришел к выводам о том, что:

- в соответствии с правилами статьи 1358 ГК РФ ответчик 1, являясь правообладателем патента на полезную модель № 34079 «Зубочистка с нитью» с приоритетом 05.03.2003, имеет исключительное право использования полезной модели, в том числе, и изготавливать зубочистки;

-  из содержания статьи 25 Закона о товарных знаках не следует, что действующее на момент заключения оспариваемого договора уступки прав законодательство требовало для действительности такого договора наличия условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Такое условие обязательно в силу статьи 26 Закона о товарных знаках лишь для лицензионного договора.

Судом учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак».

Ссылки истца на часть 2 статьи 25 Закона о товарных знаках признаны судом необоснованными, поскольку в нарушение требований статьи 65 АПК РФ последним не доказано, что уступка товарного знака явилась причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, судом при вынесении решения учтено, что права первоначального правообладателя – ООО «Просперити» не были оспорены ни истцом, ни иными лицами в установленном законом порядке, а сам истец не является стороной договора от 16.10.2006 г. и не представил доказательств нарушения данным договором его прав и законных интересов, т.е. того факта, что он является заинтересованным лицом.

На решение суда ООО «Стилкон» подана апелляционная жалоба, в которой указано на следующее:

- судом не учтено, что в соответствии с Патентным законом РФ и статьей 1477 ГК РФ товарный знак предназначен для различения однородных товаров, производимых различными производителями, тем самым защищаются товары в пределах того класса МКТУ, для которых он заявлен, т.е. в данном случае 21 класс – зубочистки с нитью;

- не приняты во внимание судом доводы истца о том, что ответчик 1 работает в сфере рекламных услуг и никогда не занимался изготовлением товаров, отнесенных к 21 классу МКТУ. Несмотря на наличие у ответчика 1 права на полезную модель, защищенную патентом РФ № 34079, до настоящего времени никаких попыток изготовления зубочисток с нитью ООО «ПФР «ТАЛЕР» не предпринималось, действие указанного патента не поддерживается, а товарные знаки не используются уже более трех лет, что противоречит положениям пунктов 1-3 статьи 1484 ГК РФ;

- договор об уступке патента РФ № 34079 «Зубочистка с нитью» заключен организацией-банкротом – ООО «Просперити» с нарушением авторских прав, т.к. в этом случае преимущественное право на уступку патента принадлежит авторам, а они не были поставлены в известность о данном факте;

- статьей 1485 ГК РФ предусмотрена необходимость для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак размещать латинскую букву «R» в окружности, что дистрибьютером истца соблюдалось;

- в решении суд указал, что права ООО «Просперити» - первоначального правообладателя не оспаривались ни истцом, ни иными лицами, однако ООО «Стилкон» информировало суд о том, что ему не было известно о заключении договора уступки ни на товарные знаки, ни на полезную модель до момента предъявления к нему иска ООО «ПФР «ТАЛЕР». В то же время истец располагал сведениями о том, что в конце 2006 г. первоначальный правообладатель был ликвидирован в связи с банкротством. Иных лиц не существовало, т.к. ООО «Стилкон» было единственной организацией, изготавливающей зубочистки с нитью;

- не соответствует действительности вывод о том, что интересы истца не нарушены, т.к. он не является стороной договора уступки и, тем самым, не является заинтересованным в признании договора недействительным лицом. Этот вывод опровергается действиями ответчика 1, который, не будучи изготовителем зубочисток с нитью, являющихся предметом защиты товарными знаками и полезными моделями, предъявляет иск о нарушении его прав на товарный знак, преследуя корыстные интересы, в то время как дистрибьютер истца использует только товарные знаки, принадлежащие ООО «Стилкон». Такие факты подтверждают доводы истца о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя и качества товара – зубочисток с нитью, что недопустимо в силу части 2 статьи 25 Закона о товарных знаках.

ООО «Стилкон» просит отменить обжалуемое решение и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В отзыве на апелляционную жалобу Роспатент указал, что поддерживает доводы, ранее изложенные в отзыве на исковое заявление, и его позиция по делу изменений не претерпела. Ходатайствовал о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие ответчика 2.

ООО ПФР «ТАЛЕР» в отзыве на апелляционную жалобу возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что истцом не доказано наличие возможности введения потребителя в заблуждение при уступке права на товарный знак от ООО «Просперити» к ООО «ПФР «ТАЛЕР». Договор об уступке товарных знаков от 16.10.2006 г., зарегистрированный 25.04.2007 г. №РД0021289, полностью соответствует требованиям законодательства. Истец нарушает исключительные права, принадлежащие ООО «ПФР «ТАЛЕР», используя совместно два зарегистрированных им товарных знака (FLO и SSTIK). Ответчик является обладателем действующего патента на полезную модель №34079 «Зубочистка с нитью». Кроме того, ответчик не является стороной оспариваемого договора, а, следовательно, заинтересованным лицом, которое может оспаривать сделку. 

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

В судебном заседании представитель ООО «Стилкон» поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ООО «ПФР «ТАЛЕР» просил оставить решение суда первой инстанции без изменения. Возражений против рассмотрения апелляционной жалобы в отсутствие ответчика 2 не заявлено и дело рассмотрено апелляционным судом в соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ в отсутствие Роспатента.

Заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции в части признания недействительным договора уступи права на товарные знаки, подлежит отмене, а производство по делу – прекращению. В остальной части оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Материалами дела подтверждается, что 07.08.2006 г. на имя ООО «Стилкон» была произведена регистрация товарного знака «FLO» с приоритетом от 20.04.2006 г. (свидетельство № 311712) и 17.08.2006 г. товарного знака «SSTIK» c приоритетом от 03.05.2006 г. (свидетельство № 312386), в том числе для их использования на товарах 21 класса МКТУ – зубочистки. Данные обстоятельства подтверждаются справками Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности», составленным на основании сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 12.01.2009 г. (л.д. 45-49).

ООО «Просперити» выдан патент на промышленный образец RU 55965 S (л.д. 15-16) в отношении зубочистки с нитью. На товарный знак Flosstik ООО «Просперити» выдано свидетельство № 260783 (л.д. 25), а на товарный знак Флосстик указанной организации выдано свидетельство № 260784 (л.д. 27). В извещении к патенту (л.д. 16) имеется указание на то, что владельцем патента является ООО «Стилкон» на основании договора уступки. Согласно справкам Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (л.д. 50-53), правообладателем указанных выше товарных знаков является ООО «Просперити», приоритет товарных знаков 01.03.2002 г., регистрация товарных знаков действует  до 01.03.2012 г. Товары и/или услуги, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак – 21 (класс по МКТУ) – зубочистки. В госреестре зарегистрирован договор об уступке товарных знаков от 16.10.2006 г. (л.д. 60-62) – дата регистрации - 25.04.2007 г. за №РД0021289, в соответствии с которым правообладателем указанных выше товарных знаков является ООО «ПФР «ТАЛЕР». (Приложение к свидетельству на товарный знак № 260783 – л.д. 63). В Приложении к патенту на полезную модель № 34079 (л.д. 68) были отражены сведения о новом патентообладателе – ООО «ПФР «ТАЛЕР» (л.д. 68).

Указывая на то, что им было приобретено право на патент на промышленный образец № 55965 «Зубочистка с нитью» на основании договора уступки от 20.02.2005 г. и производством зубочисток ООО «Стилкон» занимается с 2005 г., в то время как к нему ООО «ПФР «ТАЛЕР» предъявлен иск о запрещении использования товарных знаков и взыскании компенсации, истец обратился в суд с требованием о  признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам №№ 259881, 260783 и 260784 и основанного на ней признания исключительных прав на товарные знаки.

В порядке статьи 49 АПК РФ заявленные  требования были уточнены (л.д. 33-35) и истец просил суд признать недействительным договор уступки на товарные знаки, защищенные  свидетельствами №№ 259881, 260783 и 260784. Кроме того, истцом оспаривалась регистрация Роспатентом договора № РД0021289 от 25.04.2007 г. об уступке товарных знаков (как пояснили в судебном заседании суда апелляционной инстанции стороны, дата договора указана Роспатентом в соответствии с моментом его регистрации).

Сторонами оспариваемой сделки являются Общество с ограниченной ответственностью «Просперити» (ИНН 7810125427) и ООО «Петербургская фабрика рекламы «ТАЛЕР». Поскольку обе стороны сделки являются участниками оспариваемого правоотношения, они должны быть привлечены к делу в качестве ответчиков.

В то же время, как подтвердили стороны при рассмотрении апелляционной жалобы, ООО «Просперити» ИНН 7810125427 ликвидировано. Запись о государственной регистрации ликвидации, в соответствии с данными из ЕГРЮЛ, опубликованными для общего доступа в сети Интернет, произведена 10.10.2007 г., то есть до обращения ООО «Стилкон» в суд.

Учитывая, что согласно положениям статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, судебное исследование правоотношения с участием ликвидированного лица невозможно. Это следует и из положений пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ о том, что ликвидация стороны в споре влечет прекращение производства по делу.

Таким образом, производство по делу в части признания недействительным договора уступки права на товарные знаки, заключенного между ООО «Просперити» и ООО «ПФР «ТАЛЕР»,  подлежит прекращению. Решение суда в этой части следует отменить.

В части требования об отмене государственной регистрации договора, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Регистрация договора об уступке товарного знака фактически представляет собой ненормативный акт, для признания недействительным которого необходимо, в совокупности, соблюдение двух условий: несоответствие ненормативного акта положениям законодательства и нарушение оспариваемым актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в области предпринимательской деятельности.

В силу положений статьи 27 Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего в момент заключения договора от 16.04.2004 г. и его регистрации, порядок регистрации договоров о передаче исключительного права на товарный знак (договоров об уступке товарного знака) устанавливался федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Во исполнение приведенной нормы Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 29.04.2003 г. №64 утверждены Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (далее – Правила).

Как верно указал суд