Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2014 по делу n А53-35553/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-35553/2012

16 мая 2014 года                                                                                 15АП-4865/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 мая 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Фахретдинова Т.Р.,

судей Ильиной М.В., Тимченко О.Х.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шаовым Т.Д.,

при участии:

от истца -  представителей  Эхлас Т.В., Залесова А.В. по доверенности от 13.06.2012;

от ответчика - представителя Невского И.А. по доверенности от 27.04.2013;

от третьего лица: представители Эхлас Т.В., Залесова А.В. по доверенности от 15.01.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Кагальницкий Молокозавод»

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 06.03.2013 по делу № А53-35553/2012 (судья Авдеев В.Н.)

по иску компании «СОРЕМАРТЕК С.А.»

к открытому акционерному обществу «Кагальницкий Молокозавод»,

при участии третьего лица закрытого акционерного общества «Ферреро Руссия»,

о защите исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Компания «СОРЕМАРТЕК С.А.» обратились в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Кагальницкий молокозавод» об обязании прекратить производить и вводить в гражданский оборот молочный коктейль, на упаковке которого использовано обозначение «Рафаэлло». Кроме того, истец просил взыскать в пользу компании «СОРЕМАРТЕК С.А.» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 395732 в размере 12 017 760 рублей.

Исковые требования мотивированы незаконным использованием истцом на упаковках обозначения «Рафаэлло», сходного с товарным знаком «РАФАЭЛЛО».

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 06.03.2013 исковые требования удовлетворены в полном объёме. В решении суд указал, что обозначения «Рафаэлло» и «РАФФАЭЛЛО» сходны фонетически, визуально, несут одну и ту же смысловую нагрузку (сходны семантически), кроме того, ответчик использует на упаковке товара обозначение «Рафаэлло» в красно-белой цветовой гамме, характерной для обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков и используемых для маркировки продукции истца. Суд также указал со ссылкой на Постановление Высшего Арбитражного Суда № 3691/06 от 18 июля 2006 года, что для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах, производимых под контролем истца, и на спорных товарах, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, что следует из пункта 13 Информационного письма ВАС № 122 от 13 декабря 2007 года. Суд первой инстанции констатировал, что лицензионный договор с ответчиком об использовании товарного знака «РАФФАЭЛЛО» по свидетельству Российской Федерации № 395732 истец не заключал.  Обозначение «Рафаэлло» используется ответчиком в отношении товаров 29 класса, для которых товарный знак истца зарегистрирован (однородных товару 30 класса - мороженое). Исковые требования удовлетворены судом первой инстанции со ссылкой на пункт 3 статьи 1252,  статью 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Открытое акционерное общество "Кагальницкий Молокозавод" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл.  34 АПК РФ и просило  решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказать в удовлетворении  исковых требований.

Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом не дана надлежащая оценка доводам ответчика. Так, наименование продукции ответчика определено как «НА ЛУГУ» молочный коктейль рафаэлло», при этом использование слова «рафаэлло» является указанием основного ингредиента продукта – наполнителя рафаэлло. Согласно п. 10 ст. 36 ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» наименования молочных составных продуктов должны соответствовать понятиям, установленным для молочных продуктов и содержать в непосредственной близости к этим понятиям чёткие описания других характеризующих такой продукт компонентов. В продукте ответчика с наименованием «НА ЛУГУ» молочный коктейль рафаэлло» используется вкусовой наполнитель «Рафаэлло», производимый компанией «Zentis» (Польша), наименование наполнителя рафаэлло также содержится в тексте санитарно-эпидемиологического заключения, приобщенного к материалам дела.

Ответчик считает, что в данном случае имеет место комбинированное обозначение продукта, в которое входит не только спорный буквенный элемент «Рафаэлло», но и обозначение товарного знака «НА ЛУГУ». Более того, цветовая гамма продукции ответчика дополнительно имеет ярко-синий, ярко-желтый и коричневый цвета. Ответчик полагает существенными различия такие как: шрифты, геометрические элементы.

Ответчик полагает, что для рядовых потребителей при сравнении продукта бесспорно различие истца и ответчика, смешение отсутствует. В том числе, информация о производителе продукта содержится непосредственно на упаковке товара рядом с наименованием.

Также ответчик указывает на то, что мороженое «РАФАЭЛЛО» не может являться однородным товаром по отношению к молочному коктейлю, выпускаемому ответчиком.

ОАО «Кагальницкий Молокозавод» не согласно с расчетом размера компенсации. Так, ответчик указывает, что судом принят расчет истца, произведенный на основании количества заказанных ответчиком упаковок товара, а не стоимости и количества реализованного товара. Кроме того, суд первой инстанции не дал возможности ответчику представить контррасчет , отклонив в судебном заседании 27.02.2013 ходатайство ответчика о предоставлении времени для подготовки контррасчета и представления доказательств утилизации продукта.

Наконец, судом применен пп. 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ, в то время как указанный пункт предусматривает санкцию за нарушения в отношении товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Судом же констатируется факт размещения товарного знака, сходного до степени смешения.

В отзыве на апелляционную жалобу истец апелляционную жалобу не признал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. Относительно доводов заявителя апелляционной жалобы, истец указал, что в качестве ингредиента ответчик должен был указать кокосовый наполнитель, так как слово «Рафаэлло» не является наименованием продукта. Согласно п. 6 ст. 36 ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» наименования продукции могут дополняться ассортиментными знаками или фирменными наименованием изготовителя, то есть в данном случае использование наименования «Рафаэлло» не является обязательным. Использование ответчиком товарного знака «НА ЛУГУ» на упаковке не опровергает факт использования обозначения «Рафаэлло». В отношении расчета компенсации, истец указывает на то, что расчет производился на основании данных, исходящих от ответчика. Применительно к вопросу возможности применения пп. 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ истец указывает, что правообладатель имеет право применить предусмотренную санкцию и в отношении нарушителя, использующего как тождественное обозначение, так и обозначение, сходное с его товарным знаком. Такой подход подтверждается сложившейся судебной практикой (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11, Определение ВАС РФ от 26.06.2012 № 498/12).

Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 по ходатайству ответчика была назначена экспертиза. После поступления в материалы дела заключения эксперта, производство по делу было возобновлено. В соответствии с распоряжением председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2013 № 26, произведена замена председательствующего судьи (т. 3 л.д. 186).

В судебном заседании стороны поддерживали свои правовые позиции с учетом экспертного заключения: истец настаивал, что выводы эксперта не соответствуют иным сведениям, имеющимся в материалах дела, ответчик, в свою очередь, результат проведенной экспертизы просил учесть при вынесении постановления.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, правильно установлено судом первой инстанции, истец Компания  «Соремартек  С.А.»  («Сосьете  де  Решерш  Текник  э  де  Маркетинг, Сосьете  Аноним») входит  в  группу  компаний  «Ферреро»  -  производителя кондитерских  изделий, молочных продуктов, прохладительных напитков, мороженого и ряда иных  пищевых продуктов, был  учрежден в 1984 году для разработки новой продукции группы компаний  «Ферреро»  и  защиты  объектов  интеллектуальной  собственности,  связанных с  ней.  Одним из товарных знаков истца, выполненных кириллическим шрифтом и охраняющих на территории Российской Федерации и других стран СНГ внешний вид и упаковку продукции «Raffaello» («Раффаэлло»), является товарный знак «РАФФАЭЛЛО» по свидетельству Российской Федерации № 395732, зарегистрированный для ряда товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 43 класса МКТУ, в том числе для товаров 29 класса МКТУ молочные продукты (Приложение 1). В данные о регистрации товарного знака были внесены  изменения  в  части  указания  адреса  правообладателя  (Приложение  2-3)  в соответствии с применимыми правовыми нормами. С использованием данного товарного знака под контролем истца производятся и реализуются,  кондитерские изделия «Raffaello» («Раффаэлло»), мороженое «Raffaello» («Раффаэлло»).

Лицензиатом истца на территории Российской Федерации является  ЗАО «Ферреро Руссия».

 Ответчик производит товары «Молочный коктейль «Рафаэлло»,  используя на упаковках  этих  товаров,  обозначение  «Рафаэлло»,  сходное  с  товарным  знаком «РАФФАЭЛЛО»  по  свидетельству  Российской  Федерации  №  395732,  это обозначение использовано таким образом, что в результате такого использования возникает вероятность смешения его с товарным знаком истца.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что товар, произведенный ответчиком, в качестве компонента содержит наполнитель рафаэлло, следовательно, не указывать его на упаковке в качестве такового он не имел права в соответствии с техническим регламентом, отклоняется в силу очевидного несоответствия декларируемого ответчиком намерения выполнить требования законодательства манере выполнения (т. 1 л.д. 29). На упаковке, изображение которой представлено в материалы дела, и которая неоднократно обозревалась в судебных заседаниях суда в натуре, надпись «Рафаэлло» выполнена как элемент ее дизайна и одновременно как наименование товара – молочного коктейля. Указанный вывод апелляционный суд мотивирует тем, что надпись «Рафаэлло» на русском языке занимает на упаковке доминирующее положение, расположена по отношению к родовому наименованию товара «молочный коктейль» таким образом, что потребитель надпись «Рафаэлло» иначе как название этого товара воспринять не способен. Слово «Рафаэлло» на русском языке является охраняемым элементом товарного знака истца (т. 1 л.д. 16).

Довод о неоднородности товара, произведенного и реализованного ответчиком, товару, на который распространяется правовая охрана товарного знака истца, также подлежит отклонению, исходя из того, что выпускаемый ответчиком молочный коктейль и выпускаемое истцом мороженое определяются родовым понятием молочной продукции (т. 1 л.д. 17).

Вышеуказанные выводы суда первой инстанции подробно мотивированы в обжалуемом решении.

По существу ответчик оспаривает не факт нарушения исключительных прав истца, а размер компенсации, присужденный судом первой инстанции, что было неоднократно подтверждено в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции.

Довод апелляционной жалобы истца о неверном расчете размера компенсации отклоняется со ссылкой на следующие обстоятельства.

По мнению ответчика, в целях применения ответственности, предусмотренной нормой статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо учитывать не предполагаемую, а минимальную реальную стоимость реализованного товара. Как утверждает ответчик в жалобе, он в своих письмах истцу указывал на утилизацию части товара, а также в связи с допущенным браком, на утилизацию части заказанной и произведенной упаковки.

Вместе с тем, принимая решение по настоящему делу, суд первой инстанции основывался на письменных доказательствах, представленных в материалы дела.

Заключение эксперта, представленное в материалы дела, выполнено в соответствии с определением апелляционного суда от 04.07.2013. В то же время, данное заключение апелляционным судом оценивается критически, в совокупности с иными доказательствами по делу.

В экспертном заключении и представленных суду апелляционной инстанции сведениях о произведенном ответчиком количестве товара и его стоимости обнаружены несоответствия, которые не могут быть устранены на стадии апелляционного обжалования состоявшегося по делу судебного акта. В частности, по сведениям заключения эксперта, количество произведенного и реализованного молочного коктейля и его стоимость не соответствуют ранее представленным ответчиком сведениям, что отражено в материалах дела. Так, до проведения экспертизы ответчик указывал, что складские остатки произведенного спорного продукта составляют 476 000 шт. (т. 1 л.д. 36), в то время как в заключении эксперта указано, что произведено 247 547 шт. товара. Количество реализованного товара по данным эксперта составило 112 186 упаковок, в то время как по ранее представленным в материалы дела сведениям ответчика, количество реализованного им товара составило 115 051 шт.

Апелляционный суд по ходатайству истца (лица, имеющего процессуальное право на представление