Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2013 по делу n А50-10778/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-10416/2012-ГК

г. Пермь

28 февраля 2013 года                                                   Дело № А50-10778/2012­­

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 февраля 2013 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Рубцовой Л. В.,

судей Крымджановой Д.И., Шварц Н.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Леконцевым Я.Ю.,

при участии:

от истца - ОАО "Рот Фронт": Карагиоз С.В. по доверенности от 20.12.2012 г.

от ответчика - ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская": Мишин А.Е. по доверенности № 03 от 10.01.2013 г.

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы

истца - ОАО "Рот Фронт", ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»

на решение Арбитражного суда Пермского края от 29 ноября 2012 года

по делу № А50-10778/2012,

принятое судьей Кульбаковой Е.В.,

по иску открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ОГРН 1027700042985,  ИНН 7705033216)

к открытому акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Пермская"  (ОГРН 1025900522119, ИНН 5902181019)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

установил:

Истец - ОАО «Рот Фронт» - обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков «Артек» № 150317, «Маска» № 125791, «Пилот» № 125797, «Ромашки» № 202456 в размере 20 000 000 рублей по 5 000 000 рублей за каждый нарушенный знак.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истец неоднократно изменял предмет заявленных исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Окончательные требования истца, принятые судом протокольным определением от 19.11.2012г., следующие: взыскать с ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в пользу ОАО «Рот Фронт» компенсацию:

- за незаконное использование товарного знака «Артек» № 150317 в двукратном размере стоимости контрафактных товаров за период с 01.01.2008 по 15.11.2012 в сумме 1 090 282 рублей 82 копеек, за период с 2005 по 31.12.2007 в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

- за незаконное использование товарного знака «Маска» № 125791 в двукратном размере стоимости контрафактных товаров за период с 01.01.2008 по 2010г. в сумме 1 324 365 рублей 52 копеек, за период с 2005 по 31.12.2007 в размере 5 000 000 рублей 00 копеек;

- за незаконное использование товарного знака «Пилот» № 125797 в размере 3 000 000 рублей 00 копеек;

- за незаконное использование товарного знака «Ромашки» № 202456 в двукратном размере стоимости контрафактных товаров за период с 01.01.2008 по 2009г. в сумме 319 132 рублей 80 копеек, за период 2007 года в размере 5 000 000 рублей 00 копеек.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 29 ноября 2012 года исковые требования удовлетворены частично: с открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Пермская» в пользу открытого акционерного общества «Рот Фронт» взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков в размере 3 733 781 рубля 14 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 22 964 рублей 41 копейки. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным решением, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами.

Истец не согласен с решением в части размера подлежащей взысканию компенсации. Полагает, что судом в обоснование снижения размера компенсации за незаконное использование товарного знака «АРТЕК» №  150317, «МАСКА» № 125791, «РОМАШКИ» № 202456 за период до 31.12.2007г. необоснованно не учтены вероятные убытки истца, в результате необоснованно снижен размер взыскиваемой судом компенсации, которая ниже, чем размер доказанных истцом вероятных убытков. Размер компенсации снижен в нарушение соблюдения принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения прав на товарные знаки истца. Также полагает, что судом неправильно распределены судебные расходы. Считает, что поскольку судом снижен размер взыскиваемой компенсации и, соответственно, снижен размер возмещаемых истцу расходов по оплате госпошлины, излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату на счет истца.

Ответчик в своей апелляционной жалобе считает, что суд, удовлетворяя требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком указанных в решении товарных знаков, не указал, в чем именно заключается сходство до степени смешения. Полагает, что решение Роспатента не может являться бесспорным доказательством, подтверждающим те или иные обстоятельства, данное решение является доказательством, подлежащим оценке наряду с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Указывает, что обозначение ответчика содержит дополнительные слова, не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака истца, имеет свой особый стиль изображения, в целом воспринимается по-другому, что исключает опасность смешения двух обозначений. По мнению ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», судом не дана правовая оценка коммерческому обозначению ответчика, как средству индивидуализации производителя, которое располагается на этикетке сходной  с товарным знаком истца.

Считает, что истец не представил доказательства того,  что никто кроме него не выпускал до даты приоритета продукцию (вафли) под обозначением «Артек», следовательно, истец не вправе запрещать иным производителям, которые выпускали  указанную продукцию до даты приоритета, в том числе и ответчику, вводить в оборот продукцию под наименованием  «Артек».

 Также считает, что судом необоснованно были отклонены доводы ответчика об отсутствии умысла, об использовании особой упаковки для своей продукции, которая изначально позволяет  отличить одного производителя от другого. Считает взысканный размер компенсации завышенным и необоснованным. Считает несостоятельным доводы суда о том, что истцом не пропущены сроки исковой давности. Просит решение суда отменить. Принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал. Просит решение в обжалуемой части отменить, апелляционную жалобу ОАО «РОТ ФРОНТ» удовлетворить.

Представитель ответчика заявил возражения против удовлетворения апелляционной жалобы истца. Просит решение в обжалуемой истцом части оставить без изменения.

Представитель ответчика доводы своей апелляционной жалобы поддержал. Просит свою апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель истца заявил возражения против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, просит оставить ее без удовлетворения. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отчета истца за 1959г., из которого усматривается, что ОАО «РОТ ФРОНТ» выпускал продукцию под наименованием  вафли «Артек». Ходатайство рассмотрено апелляционным судом и удовлетворено в порядке ст.262 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ОАО «Рот Фронт» является обладателем исключительных прав:

- на товарный знак «Маска» по свидетельству N 125791 с приоритетом от 17.09.1993 (срок действия до 17.09.2013) в отношении товаров 30 класса МКТУ (в том числе кондитерских изделий);

- на товарный знак «Пилот» по свидетельству N 125797 с приоритетом от 17.09.1993 (срок действия до 17.09.2013) в отношении товаров 30 класса МКТУ (в том числе кондитерских изделий);

- на товарный знак «Ромашки» по свидетельству N 202456 с приоритетом от 14.12.1999 (срок действия до 14.12.2019) в отношении товаров 30 класса МКТУ (в том числе кондитерских изделий);

- на товарный знак «Артек» по свидетельству N 150317 с приоритетом от 22.12.1995 (срок действия до 22.12.2015) в отношении товаров 30 класса МКТУ (в том числе кондитерских изделий).

Узнав о факте производства и реализации ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» вафель «Артек» и конфет «Озорная МАСКА», «Отважный пилот», «Подружки Ромашки», этикетки которых, по мнению истца, содержат обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ОАО «Рот Фронт», Управляющая компания истца ООО «Объединенные кондитеры» обратилась в адрес ответчика с претензионным письмом № 05-03-/3846 от 15.10.2010 (л.д. 15-17 т.1), в ответ на которое ответчик 21.12.2010 сообщил о приостановлении производства спорной продукции (кондитерских изделий «Озорная МАСКА», «Отважный пилот», «Подружки-ромашки») до решения вопроса об обоснованности предъявленных требований (л.д.18 т.1).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с заявленными исковыми требованиями.

Пересмотрев материалы дела в порядке ст. 266 – 268 АПК РФ, исследовав доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими законами.

Как следует из материалов дела, ответчик незаконно использовал принадлежащие истцу товарные знаки, маркируя ими, а также сходными с ними до степени смешения обозначениями выпускаемую продукцию, а именно –   «Артек», «Маска», «Пилот», «Ромашки».

Данные обстоятельства подтверждают: товарный и кассовый чеки ООО «Пермские конфеты» от 26.04.2012, кассовый чек от 12.05.2012 (вафли «Артек»); товарный чек от 17.12.2010 (конфеты «Подружки-ромашки»); кассовый чек от 27.09.2010 (конфеты «Отважный пилот»); этикетки вафель «Артек», этикетки конфет «Озорная МАСКА», «Отважный пилот», «Подружки-ромашки», производства ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»; сведения из «Интернет» - www.pkf.ru, зафиксированные протоколом в порядке обеспечения доказательств от 25.05.2012 временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Клюковской Ю.А.; заявка ответчика на регистрацию товарного знака «Озорная МАСКА» от 01.02.2008, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2008702702/50(001110), решение РОСПАТЕНТА от 18.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (л.д. 34- 94 т.3); заявка ответчика на регистрацию товарного знака «Подружки-ромашки» от 01.02.2008, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2008702704/50(001112), решение РОСПАТЕНТА от 27.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (л.д.95-142 т.3); заявка ответчика на регистрацию товарного знака «Отважный пилот» от 10.07.2008, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2008721866/50(007516), решение РОСПАТЕНТА от 22.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (л.д. 143- 207 т.3); письмо ООО «Виват-трейд» от 04.09.2012 об объемах и стоимости продукции, приобретенной у ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» с 2005 по 2012 годы, представленное суду самим ответчиком (л.д. 116, 127 т.2); ответ ООО «Виват-трейд» от 15.11.2012 на запрос суда об объемах и стоимости реализованной продукции ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» с 30.05.2009 по 04.09.2012 (т.4); приказ ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» от 07.06.2012 о прекращении выпуска кондитерских изделий вафли «Артек» (л.д.124 т. 2); приказ ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» от 14.12.2010 о приостановлении выпуска конфет «Озорная маска», «Отважный пилот», «Ромашки-подружки» (л.д.86 т. 2).

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции стороны ходатайств о производстве судебной экспертизы не