Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.10.2013 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

изменений.

В силу вышеназванной нормы процессуального права по ходатайству лица, участвующего в деле, эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.

Определением суда от 24.06.2013 суд вызвал в судебное заседание Крешнянскую Е.А. эксперта Южно-Уральской торгово-промышленной палаты для дачи пояснений по экспертным заключениям от 26.06.2012 и от 15.05.2013.

В судебном заседании 16.07.2013 эксперт Крешнянская Елена Анатольевна дала пояснения по вопросам, поставленным перед ней судом и сторонами:

- в продукции ответчика использовано технологическое решение, не являющееся тождественной полезной модели «БАР-СЕРВАНТ» по патенту РФ № 97605, использованы не все признаки полезной модели «БАР-СЕРВАНТ» по патенту РФ № 97605,  а именно признак № 14 – он признан эквивалентным;

- изделие, которое использовалось в первой экспертизе и объект, по которому проводилась дополнительная экспертиза – идентичны.

Ответы эксперта содержатся в видеозаписи и аудиозаписи протокола судебного заседания от 16.07.2013.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела заключения экспертов, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом  суда первой инстанции о том, что представленные заключения экспертов, с учетом пояснений Крешнянской Е.А. эксперта Южно-Уральской торгово-промышленной палаты содержат выводы по всем поставленным судом вопросам, не допускающие двоякого толкования. Заключение соответствует требованиям, предъявляемым Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не имеет противоречий и не вызывает сомнения в объективности и квалификации экспертов, в связи с чем в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются надлежащими доказательствами  по делу.

 Судом апелляционной инстанции установлено, что согласно экспертному заключению от 26.06.2012, в продукте горка «Континент-мини» использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащимся в патенте РФ № 97605 формулы полезной модели, за исключением признака № 14. В конструкции горки «Континет-мини» использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку № 14.

Как уже было отражено судом апелляционной инстанции в настоящем постановлении, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу  применительно к положениям пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации входит установление обстоятельств использования в объекте мебели - горка «Континент мини», производимого и предлагаемого к продаже обществом с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «Кардинал» каждого признака полезной модели «БАР-СЕРВАНТ» по патенту № 97605, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

        Учитывая выводы, содержащиеся в заключении судебной экспертизы от 26.06.2012, признанного в качестве допустимого доказательства по делу,  суд апелляционной инстанции полагает, что  материалами дела подтверждено использование ответчиком в конструктивном решении горки «Континет-мини» каждого признака полезной модели, либо эквивалентному ему, содержащегося в независимых пунктах 1 – 4  формулы полезной модели, охраняемой патентом № 97605. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

 Судом апелляционной инстанции также установлено, что в ходе судебного разбирательства после проведенной по делу судебной патентно-технической экспертизы ответчиком  было заявлено о наличии у него права преждепользования.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В силу статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения при наличии права преждепользования должно вестись без расширения объема использования, использование тождественного решения сверх объема является нарушением патента.

С учетом вышеизложенного, право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий (при обязательной совокупности условий):

- использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента,

- решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно,

- используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно),

- необходимо подтвердить объемы такого использования.

При этом, содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными на этот день приготовлениями.

Как следует из материалов дела, в ходе судебного разбирательства определением суда от 27.12.2012 была назначена патентно-техническая экспертиза по преждепользованию, проведение которой по предложению ответчика было поручено Крешнянской Елене Анатольевне - эксперту Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), г. Челябинск.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: действительно ли в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, являющееся тождественным полезной модели № 97605, то есть, были ли в ней использованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели № 97605 и если право преждепользования будет подтверждено, то необходимо определить объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки.

Согласно выводам эксперта, изложенным в экспертном заключении от 15.05.2013, в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, использовано техническое решение, не являющееся тождественным полезной модели № 97605, поскольку в нем использованы не все признаки независимого пункта формулы полезной модели № 97605; не использован признак 14, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса, кроме того, поскольку техническое решение, использованное в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010 года, не является тождественным полезной модели № 97605, то нет необходимости определять объем такого использования, достигнутый на дату подачи заявки.

При этом экспертом отмечено, что термин «тождественность» предполагает, что тождественным решением будут являться лишь одинаковые, идентичные технические решения. Далее эксперт отмечает, что определение одного из условий использования права преждепользования, касающегося тождественности технических решений, предусмотренное статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, не совпадает с соответствующим определением условия признания изобретения или полезной модели использованными, в соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает расширение прав патентобладателя по отношению к предполагаемым нарушителям его исключительных прав путем применения доктрины эквивалентности.

Статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации такого расширения прав не предусматривает. В данном случае речь идет только о тождественности сравниваемых технических решений, то есть полном совпадении признаков независимого пункта формулы с признаками того объекта, на основании которого испрашивается право преждепользования.

Анализируя техническое решение, использованное в конструкции горки «Континент-мини», эксперт пришел к выводу о том, что данное техническое решение не является тождественным техническому решению, защищенному патентом № 97605   РФ на полезную модель    «Бар-сервант», поскольку один из признаков независимого пункта формулы полезной модели не нашел отражения в конструкции горки.

На основании вышеизложенного эксперт  делает вывод о том, что  в результате отсутствия тождественности технического решения, использованного в ООО «Мебельная фабрика «Кардинал», и технического решения, защищенного патентом РФ, нет оснований для признания права преждепользования, в связи с чем отсутствует необходимость давать ответ на второй вопрос, касающийся установления объема использования технического решения, примененного в конструкции горки «Континент», до даты приоритета полезной модели, то есть на 19.04.2010 года.

Учитывая вышеизложенные нормы права и заключение эксперта  от 15.05.2013  суд апелляционной инстанции приходит  к выводу о том, что факт отсутствия у ответчика права преждепользования подтвержден материалами дела, в том числе заключением эксперта.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований указал, что истцом не доказан факт использования в объекте мебели - горка «Континент мини», производимого и предлагаемого к продаже ООО «Мебельная фабрика «Кардинал» каждого признака полезной модели «БАР-СЕРВАНТ» по патенту № 97605, а также использование ответчиком решения тождественного промышленному образцу, зарегистрированному патентом № 97605. Доказательства, которые бы с достоверностью свидетельствовали о том, что ответчик предлагал к продаже или продавал товар, в котором бы использовалась полезная модель по патенту РФ № 97605, суду представлены не были.

Как уже было отражено судом апелляционной инстанции в настоящем постановлении, согласно экспертному заключению от 26.06.2012, в продукте горка «Континент-мини» использованы все признаки полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащимся в патенте РФ № 97605 формулы полезной модели, за исключением признака № 14. В конструкции горки «Континет-мини» использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку № 14, что в силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельствует об использовании ответчиком полезной модели по патенту № 97605.

 Как установлено материалами дела, горка «Континент-мини» была продана ответчиком по цене 36 500 рублей, без НДС, что подтверждается счетом № 61 от 23 ноября 2010 г., товарной накладной № 1 от 20 января 2011 и отражено в счете-фактуре № 00000001 от 20 января 2011 года.

Таким образом, указанные выводы суда первой инстанции противоречат установленным по делу обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предъявления требований о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использующему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает  применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Как следует из материалов дела,  объект мебели горка «Континент-мини» был приобретен  в целях  восстановления нарушенных прав истца. Как пояснил истец,  в результате проведенных экспертных действий указанный объект не может быть использован по назначению в настоящее время, поскольку утерян товарный вид.

В связи с чем, в силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются обоснованными заявленные  истцом требования о взыскании с ответчика  убытков, в размере стоимости  проданной  ответчиком горки «Континент-мини» и запрете ответчику  производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель «БАР-СЕРВАНТ» по патенту РФ № 97605.

При таких обстоятельствах, оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований у суда первой инстанции не имелось.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, установив в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, на основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменяет решение суда первой инстанции и принимает по делу новый судебный акт.

Из материалов дела следует, что платежным поручением № 141 от 07.04.2012 истцом произведена оплата стоимости судебной экспертизы по делу № А33-3192/2011 в сумму 29 500 руб.; платежным поручением от 21.12.2012 № 239 истцом произведена оплата стоимости судебной экспертизы по делу № А33-3192/2011 в сумму 52 000 рублей, таким образом, истцом понесены расходы на оплату стоимости экспертиз в общей сумме 81 500 рублей.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком произведена оплата стоимости судебной экспертизы по преждепользованию в сумме 17700 рублей, что подтверждается платежным поручением от 17.12.2012 № 128.

Из материалов дела следует, что  за проведение судебных экспертиз, назначенных  определениями суда от 11.04.2012 и от 27.12.2012, сторонами не оплачено 3844 рублей.

Из материалов дела следует, что  истцом  при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина  в размере  6 000 рублей, при подаче апелляционной жалобы  на решение суда первой инстанции  от 25.05.2011 - 2 000 рублей, при подаче кассационной жалобы  2000 рублей,  при подаче апелляционной жалобы  на решение суда первой инстанции от 29.07.2013 – 2 000 рублей.

В связи с удовлетворением апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины   за рассмотрение дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанциях и по оплате экспертиз на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся судом на ответчика - общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика «Кардинал».

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный