Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2010 по делу n А19-9804/2008. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

54, статье 1473 Гражданского кодекса РФ, статье 4 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждое хозяйственное общество должно иметь полное фирменное наименование на русском языке, содержащее полное наименование общества и указание на его организационно-правовую форму - «общество с ограниченной ответственностью», а также вправе иметь сокращенное фирменное наименование, которое включает в себя полное или сокращенное наименование общества и обозначение организационно-правовой формы в виде принятой аббревиатуры.

При государственной регистрации самого юридического лица осуществляется регистрация фирменного наименования путем включения его в Государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Следовательно, использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования неправомерно.

На основании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

ООО «Основа Байкала» и ООО «Основа» в настоящий момент являются конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одном товарном рынке - рынке розлива и реализации природной питьевой воды, в пределах одних географических границ, реализуемая ими продукция является взаимозаменяемой, так как может быть сравнима по функциональному назначению, применению, качественным характеристикам и другим параметрам таким образом, что приобретатель заменял или готов был заменить продукцию одного из указанных лиц на продукцию другого.

ООО «Основа» зарегистрировано в качестве юридического лица раньше, чем ООО «Основа Байкала», и является правообладателем названного фирменного наименования.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 212643, договору о передаче исключительного права на товарные знаки N 212643, 218305 правообладателем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2002, с приоритетом от 12.04.2000 в виде комбинированного обозначения, словесным элементом которого является слово «ОСНОВА», является ООО «ФБМ-Холдинг».

ООО «Основа Байкала» право на использование товарного знака его правообладателем не предоставлялось.

По факту незаконного использования товарного знака ООО «Основа Байкала» в ГУВД по Иркутской области обратились ООО «Основа» и ООО «ФБМ-Холдинг». В рамках проведения проверки ГУВД по Иркутской области письмом от 22.05.2008 №8/64-841 обратилось к патентному поверенному №159 Шестаковой Т.А. о проведении исследования по вопросу - является ли обозначение «Основа Байкала», размещенное на этикетках бутылей с питьевой водой сходным до степени смешения с товарным знаком «Основа».

Таким образом, экспертное заключение, выполненное патентным поверенным Шестаковой Т.А. по поручению ГУВД по Иркутской области, было представлено ООО «Основа» и ООО «ФБМ-Холдинг» в антимонопольный орган в качестве доказательства недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Основа Байкала».

Учитывая нецелесообразность проведения повторного экспертного исследования при наличии уже имеющегося заключения эксперта, данное заключение было принято во внимание при вынесении оспариваемого решения.

В заключении, выполненном патентным поверенным Шестаковой Т.А., указано, что результаты исследования, проведенного в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированными в Минюсте РФ 25.03.03 г. N 4322, показали, что на представленных этикетках бутылей с питьевой водой используется словесное обозначение «ОСНОВА БАЙКАЛА» сходное до степени смешения со словесным элементом товарного знака «ОСНОВА» (свидетельство № 241424) по звуковому и смысловому признакам для однородных товаров.

ООО «Основа Байкала» в обоснование своих доводов представило в суд апелляционной инстанции экспертное заключение патентного поверенного Петуховой С.Н. N 19 от 19.11.2008, содержащее вывод о том, что представленные этикетки на бутылях с питьевой водой, маркированные обозначением «ОСНОВА БАЙКАЛА», не имеют сходства с комбинированным товарным знаком «ОСНОВА» (свидетельство N 242643) ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам до степени смешения.

При новом рассмотрении дела, суд первой инстанции, исследовав представленные заключения экспертов Шестаковой Т.А. и  Петуховой С.Н., установил, что они содержат противоположные выводы относительно схожести комбинированного товарного знака и фирменного наименования.

Кроме того, факт оказания услуг ООО «Основа» и ООО «ФБМ-Холдинг» патентным поверенным Шестаковой Т.А. по государственной регистрации товарного знака «ОСНОВА», а также наличие договора об оказании патентных услуг по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 24.06.20008, заключенным между ООО «Основа Байкала» и патентным поверенным Петуховой С.Н., обоснованно вызвал у суда первой инстанции сомнения в их объективности, что явилось основанием для назначения экспертизы при новом рассмотрении дела.

  В порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 11.06.2009 судом была назначена экспертиза на предмет установления схожести до степени смешения комбинированного товарного знака, принадлежащего ООО «ФБМ-Холдинг» и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетках с водой, а также фирменного наименования юридического лица - ООО «Основа» и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетках с водой, проведение которой поручено, с учетом рекомендаций, содержащихся в письме Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14 мая 1998 года № С5-7/УЗ-343, главному государственному эксперту по интеллектуальной собственности Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности (ФГУ ФИПС).

В результате проведенного исследования главным государственным экспертом сделаны следующие выводы: 1. обозначение «ОСНОВА БАЙКАЛА», используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетке, сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 212643; 2. обозначение «ОСНОВА БАЙКАЛА», используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетке, сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Основа».

При подаче апелляционной жалобы ООО «Стихия Байкала» обратилось с ходатайством о назначении повторной комплексной экспертизы.

В обоснование заявленного ходатайства указано, что заключение, подготовленное Салимовским В.В. на основании определения Арбитражного суда Иркутской области от 11 июня 2009 года, вызывает сомнения в его обоснованности, а также содержит противоречия.

Так, образование эксперта Салимовского В.В.  инженер-механик, Московский Станкоинструментальный институт, следовательно, он не обладает специальными знаниями в соответствующих областях, в связи с чем не может дать обоснованное заключение по поставленным вопросам.

Заключение эксперта не содержит указания на примененные методы при проведении исследования.

На стр. 3 заключения эксперт отмечает, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и выписки - приложения 5-7), не исследуются в данном заключении, поскольку вопросы сходства фирменных наименований между собой не входят в компетенцию эксперта.

Однако, во-первых, в числе вопросов поставленных перед экспертом отсутствуют вопросы сходства фирменных наименований между собой, в связи, с чем можно сделать вывод, что экспертом не верно дана оценка поставленным перед ним на разрешение вопросам.

Во-вторых, указывая в заключении, на тот факт, что свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и выписки - приложения 5-7, не исследуются в данном заключении, эксперт на стр. 5 заключения делает ссылку на выписку из ЕГРЮЛ (приложение №7) и на ее основании делает выводы, указанные в заключении.

Сравнение на предмет звукового сходства экспертом вообще не произведено, выводы в данной части отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, не находит оснований для его удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.06.2009 в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникших вопросов, требующих специальных познаний, была назначена экспертиза на предмет установления схожести до степени смешения комбинированного товарного знака, принадлежащего ООО «ФБМ-Холдинг» и обозначения – ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетках с водой, а также фирменного наименования юридического лица – ООО «Основа» и обозначения – ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетках с водой, проведение которой поручено, с учетом рекомендаций, содержащихся в письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998 года № С5-7/УЗ-343, главному государственному эксперту  по интеллектуальной собственности Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности (ФГУ ФИПС).

В результате проведенного исследования главным государственным экспертом сделаны следующие выводы: 1. обозначение «ОСНОВА БАЙКАЛА», используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетке, сходно до степени смешения с товарным знаком по  свидетельству №212643; 2. обозначение «ОСНОВА БАЙКАЛА», используемое ООО «Стихия Байкала» на этикетке, сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Основа».

В заявленном ходатайстве ООО «Стихия Байкала» просит поставить на разрешение эксперта те же вопросы, что уже были предметом экспертного исследования, по результатам которого главным государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФГУ ФИПС составлено заключение.

В соответствии со статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Повторная экспертиза назначается в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов. Проведение повторной экспертизы поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Заключение государственного эксперта выполнено в соответствии с положениями Гражданского кодекса  Российской Федерации и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003 № 4322.

Привлеченный в качестве эксперта Салимовский В.В. обладает специальными знаниями и опытом для проведения данной экспертизы, так как его стаж работы в системе Роспатента составляет 40 лет, он занимает должность главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», имеет сертификат соответствия № 7/108 Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы.

На страницах 7, 8 заключения эксперта перечисляются методы, которые  соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания подлежат применению при проведении назначенной экспертизы.

На стр. 3 заключения эксперт обоснованно отмечает, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований не исследуются, т.к. данные вопросы перед экспертом не ставились.

На стр.5 заключения эксперт при определении видов деятельности правомерно ссылается на выписку из ЕГРЮЛ, т.к. данный документ содержит необходимую информацию. При этом эксперт, ранее указывая, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований не исследуются, не исключал исследования документов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, представленных для проведения экспертизы.

Довод заявителя о том, что сравнение на предмет звукового сходства экспертом вообще не произведено, выводы в данной части отсутствуют, является необоснованным.

На стр.8, 9 заключения указано, что «словесные элементы «ОСНОВА БАЙКАЛА» комбинированного обозначения «этикетки» фонетически сходны со словесным элементом «ОСНОВА» товарного знака свидетельству №212643.» и что «словесные элементы «ОСНОВА БАЙКАЛА» комбинированного обозначения «этикетки» фонетически сходны с фирменным наименованием ООО «ОСНОВА». При этом используемый термин «фонетически» аналогичен термину «звуковой».

Таким образом, заключение подготовлено компетентным специалистом, является обоснованным и не содержит противоречий, в связи с чем оснований для назначения повторной комплексной экспертизы, не имеется.

Доводы заявителя о наличии у него доменного имени osnova.ru, исключительное право на которое возникло ранее прав ООО «Основа» на фирменное наименование и ООО «ФБМ-Холдинг» на товарные знаки, не могут быть приняты во внимание.

Как следует из ст. ст.  128, 1225, Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда