Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2013 по делу n А51-23464/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

Компани» не заключало с ООО «Лидер-Импорт» лицензионных соглашений на право использование товарного знака «DAGENI».

Протоколом от 12.05.2013 оформлено взятие проб и образцов спорного товара. Определением от 27.05.2013 таможенным органом назначено проведение экспертизы. Согласно заключению экспертизы ЭКС-ЦЭКТУ г. Владивосток №04/1990/2013 от 17.07.2013, обозначение «DAGENI», воспроизведенное на товаре, его упаковке, является сходным до степени смешения с товарным знаком «DAGENI», зарегистрированным по свидетельству №469698.

При этом коллегия апелляционного суда не может согласиться с судом первой инстанции, указавшим, что названные выше выводы эксперта не могут быть признаны достоверными и отражающими фактические обстоятельства, так как были сделаны без исследования оригинального товара. Такие выводы суда являются ошибочными ввиду следующего:

Согласно пункту 13 Информационного письма от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», в котором ВАС РФ указывает, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен без назначения экспертизы. Кроме того, с учетом пунктов 13, 14 Постановления Пленума ВАС от 17.02.2011 №11 «О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

В соответствии с абзацем шестым пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исследовав обозначения «Dageni» и «DAGENI» с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем, судебная коллегия, как и суд первой инстанции, пришла к выводу, что обозначение «Dageni» является сходным до степени смешения с товарным знаком «DAGENI».

Кроме того, согласно справке ФГУП «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2013 №41-0238-12, представленное на упаковках товара словесное обозначение «Dageni» является сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №469698, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу наличия фонетических тождественных общих словесных элементов.

Частью 1 статьи 71 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ).

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции считает, что судом необоснованно отклонено в качестве надлежащего доказательства заключению экспертизы ЭКС-ЦЭКТУ г. Владивосток №04/1990/2013 от 17.07.2013 по данному вопросу.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что материалами дела подтверждается событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

В своем решении суд первой инстанции ссылается на отсутствие претензий к Обществу со стороны правообладателя - ООО «Бэст Трейд Рисёч энд Девелопмент Компани», поскольку последнее письменно подтвердило, что не имеет претензий к ООО «Лидер-Импорт» по товарной партии товаров 25 класса МКТУ, маркированных товарных знаком «DAGENI», ввезенной на таможенную территорию на основании инвойса №HLSF511-U-052, в количестве 5.584 пары (698 мест), представленной к декларированию на Уссурийский таможенный пост (т.1 л.д.120), а письмом от 24.09.2013 правообладатель уточнил, что дает согласие на ввоз товарных партий, в том числе по инвойсу №HLSF511-U-054.

Вместе с тем, апелляционная коллегия признает данный вывод суда первой инстанции ошибочным, а к названным документам относится критически, в силу следующего:

Согласно статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем по лицензионному договору или по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (статьи 1488, 1489 ГК РФ).

Право использования товарного знака передается лишь на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ.

Письмо ООО «Бэст Трейд Рисёч энд Девелопмент Компани» от 24.04.2013 (т.1 л.д.120), а также письмо компании «SUIFENHE WANLI ECONOMIC AND TRADE» CO., LTD (т.2, л.д.69), в силу положений статьи 1489 ГК РФ, не могут являться доказательствами правомерности использования ООО «Лидер-Импорт» товарного знака «DAGENI».

Соглашение №2 от 02.04.2013, заключенное между ООО «Лидер-Импорт» и компанией «SUIFENHE WANLI ECONOMIC AND TRADE» CO., LTD, согласно которому общество имеет право осуществлять импорт на таможенную территорию Российской Федерации, декларирование, выпуск в свободное обращение, реализацию продуктов с товарным знаком «DAGENI», апелляционной коллегией не рассматривается в качестве основания правомерности использования указанного товарного знака, поскольку на территории Российской Федерации правомерность использования товарного знака «DAGENI» знака может быть подтверждена лишь на основании лицензионного соглашения, заключенного с правообладателем, то есть с ООО «Бэст Трейд Рисёч энд Девелопмент Компани».

В свою очередь, представленный в материалы дела лицензионный договор №2013-19 от 22.04.2013 не может рассматриваться судом в качестве доказательства правомерности использования товарного знака, поскольку данный договор, в нарушение положений статьи 1490 ГК РФ, не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно части 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Таким образом, доказательств заключения лицензионного договора в установленном порядке с правообладателем товарного знака ООО «Лидер-Импорт» не представило.

В соответствии частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со статьей 1506 ГК РФ данные Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «Лидер-Импорт» предприняло все зависящие от него действия с целью соблюдения норм законодательства в сфере правовой охраны средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Сведения, относящееся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственной реестр товарных знаков, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений.

Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» при анализе вопроса о вине юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в совершении административного правонарушения, определенного статьей 14.10 КоАП РФ, суды должны исходить из следующего. КоАП РФ не конкретизирует форму вины, при которой индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ. Указанное административное правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности. Следовательно, ответственность индивидуального предпринимателя за совершение данного правонарушения наступает в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

С учетом изложенного субъективная сторона совершенного административного правонарушения заключается в непринятии предпринимателем всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в том числе в отсутствие должного контроля за ввозимым на территорию Российской Федерации товаром.

Учитывая вышеназванные обстоятельства, и в частности принимая во внимание наличие у Общества возможности осмотра ввозимого товара до момента его таможенного декларирования, апелляционная коллегия приходит к выводу о виновном совершении ООО «Лидер-Импорт» вмененного ему административного правонарушения.

 Таким образом, материалами дела подтверждается событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

При этом коллегия апелляционного суда полагает, что Общество подлежит привлечению к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения) ввиду следующего:

Часть 1 статьи 1.7 КоАП РФ устанавливает, что лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

В соответствии с частью 2 статьи 1.7 Кодекса закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Федеральным законом от 23.07.2013 № 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», вступившим в силу 03.08.2013, статья 14.10 КоАП Российской Федерации изложена в новой редакции, содержащей две самостоятельные части.

На основании части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции редакции незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, к числу которых в соответствии с примечанием к статье 2.4 КоАП РФ относятся индивидуальные предприниматели, от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

До 03.08.2013 аналогичные положения содержались в статье 14.10 КоАП РФ в ранее действовавшей редакции.

 На момент совершения административного правонарушения (22.04.2013) статья 14.10 КоАП РФ действовала в прежней редакции. Поскольку в соответствии с частью 3 статьи 1.7 Кодекса производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во время производства по указанному делу, при решении вопроса о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, следует руководствоваться той редакцией указанной статьи, которая имела место до вступления в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 194-ФЗ.

Полномочия таможенных органов по защите интеллектуальных прав в отношении товаров, которые находятся (находились) под таможенным контролем, в том числе по составлению административных протоколов по статье 14.10 КоАП РФ определены пунктом 12 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ и пунктом 9 части 1 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Существенных нарушений процедуры привлечения к ответственности (при составлении протокола об административном правонарушении) апелляционным судом не установлено.

Годичный срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек на момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции, поскольку в данном случае исчисляется со дня подачи таможенному органу таможенной декларации №10716050/220413/0005822, то есть с 22 апреля 2013 года.

В ходе рассмотрения дела судебной коллегией не установлено обстоятельств, отягчающих административную ответственность. При этом коллегией принята во внимание информация о том, что в течение года до совершения правонарушения Общество в ДВ регионе по статье 14.10 КоАП РФ административному наказанию не подвергалось (л.д. 37 т.2).

Не усматривает судебная коллегия и оснований для освобождения общества от административной ответственности в порядке статьи 2.9 КоАП РФ ввиду малозначительности.

Как разъяснено в пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №10 от 02.06.2004 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Поскольку правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, нарушают установленный порядок охраны средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, то вмененное обществу правонарушение не может быть признано малозначительным.

Учитывая вытекающий из Конституции РФ принцип