Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2013 по делу n А51-22917/2012. Изменить решение (ст.269 АПК)

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: [phone], факс [phone]

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Владивосток                                                  Дело

№ А51-22917/2012

28 ноября 2013 года

Резолютивная часть постановления оглашена 21 ноября 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 ноября 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей С.М. Синицыной, Н.А. Скрипки,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Хоменко,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества «Рот Фронт», открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», открытого акционерного общества «Приморский кондитер»

апелляционные производства № 05АП-6521/2013, 05АП-6522/2013, 05АП-6523/2013

на решение от 23.04.2013 судьи В.И. Куриленко,

по делу № А51-22917/2012 Арбитражного суда Приморского края

по иску (заявлению) открытого акционерного общества «Рот Фронт» (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985), открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618)

к открытому акционерному обществу «Приморский кондитер» (ИНН 2540009851, ОГРН 1022502257733)

о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки

при участии:

от ОАО "Рот Фронт": Евадокимов И.А. – паспорт, доверенность от 12.12.2012 сроком действия до 31.12.2013 со специальными полномочиями,

от ответчика: Карьков О.В. – паспорт, доверенность № 01-14/84 от 26.09.2012 сроком действия на один год со специальными полномочиями (до перерыва), Карагиоз С.В. – паспорт, доверенность от12.12.2012 сроком действия на три года со специальными полномочиями (после перерыва),

от ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»:  Евадокимов И.А. – паспорт, доверенность от 12.12.2012 сроком действия до 31.12.2013 со специальными полномочиями (до перерыва), Карагиоз С.В. – паспорт, доверенность от12.12.2012 сроком действия на три года со специальными полномочиями (после перерыва),

от электронного СМИ РИА PrimaMedia: Кускова О.Б. – удостоверение № 99 (до перерыва).

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Рот Фронт» (далее - ОАО «Рот Фронт»), открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее - ОАО «МКФ «Красный Октябрь») обратились в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Приморский кондитер» (далее - ОАО «Приморский кондитер», ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 135 000 000 рублей.

Представителем истцов 18.04.2013 уточнены заявленные требования, просит взыскать с ответчика в пользу ОАО «Рот Фронт» 7 762 128 руб., из которых 2 762 128 руб. компенсация в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ и 5 000 000 компенсации в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ; в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь» 6 035 000 руб. - компенсация в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ. Уточненные требования приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением суда от 23.04.2013 исковые требования удовлетворены частично, с ОАО «Приморский кондитер» в пользу ОАО «Рот Фронт» взыскано  2 862 128 руб. компенсации и 22 791 руб. 43 коп. государственной пошлины; с ОАО «Приморский кондитер» в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь» взыскано 4 437 306 руб. компенсации, 39 097 руб. 56 коп. руб. госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы с учетом дополнений указал на необоснованное неприменение судом первой инстанции положений статьей 10 ГК РФ, положений законодательства о конкуренции, полагал в действиях истцов наличие недобросовестной конкуренции, с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, отраженной в Определении от 01.04.2008 №450-О-О КС, неверное толкование Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ №5/29)  о применении статьи 10 ГК РФ в спорах о защите права на товарный знак.

Полагал необходимым квалифицировать действия истцом по регистрации товарных знаков как злоупотребление правом, с учетом обстоятельства выпуска одноименной кондитерской продукции рядом предприятий бывшего СССР до дат приоритета товарных знаком истцов. Отметил действия истцов по неоднократному отказу в предоставлении лицензии на спорные товарные знаки как злоупотребление правом при использовании данных товарных знаков.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истцы обратились с апелляционными жалобами, оформленными единым текстом, в которых просят его изменить в части компенсаций за нарушение прав на товарные знаки «ШКОЛЬНЫЕ» №156628, «ПИЛОТ» №125797, «БУРЕНКА» №149078.

В обоснование жалобы указывают со ссылкой на Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ №5/29 на неверную оценку судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значения для снижения размера компенсации (в частности, взаимоотношений между сторонами спора по поводу заключения лицензионных договоров; обстоятельство предыдущего взыскания компенсации с ответчика в пользу истца по делу А51-18576/2010). Отмечают значительное сходство товарного знака истца «ПИЛОТ» с используемым ответчиком наименованием конфет «Пилотаж» с позиции этимологического, морфологического и словарного анализа, отсутствие оценки судом первой инстанции заключения патентного поверенного. Полагали необоснованным оставление без внимания требования о взыскании компенсации за незаконное использование  товарного знака истца «БУРЕНКА» №149078 в названиях реализуемых ответчиком конфет «КОРОВКА-БУРЕНКА» (молочный и сливочный вкусы), при удовлетворении требований о компенсации за использование в указанных наименованиях товарного знака истца «КОРОВКА» №199900, отметив противоречие данного подхода правовой позиции, закрепленной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 №9414/12.

Определением от 23.07.2013 рассмотрение апелляционных жалоб откладывалось на  22.08.2013 в 15 часов 00 минут 

22.08.2013 в связи со сменой состава суда на основании статьи 18 АПК РФ рассмотрение дела начато сначала.

Определением от 22.08.2013 производство по делу приостановлено до опубликования мотивированного постановления Президиума ВАС РФ по делу  № А40-9614/2012. Определением от 07.10.2013 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании 14.11.2013 представитель истцов поддержал доводы апелляционных жалоб,  обжалуемое решение просил изменить. Представитель ответчика поддержал доводы заявленной апелляционной жалобы,  обжалуемое решение просил отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 21.11.2013 до 12 часов 55 минут. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии представителей сторон. Представители поддержали свои доводы и возражения.

Из материалов дела, пояснений представителей лиц, участвующих в деле, судом апелляционной инстанции установлено следующее.

ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков: «Буратино» свидетельство № 127545, дата приоритета - 30.08.1993; «Ласточка»- свидетельство № 124607, дата приоритета - 30.08.1993; «Пилот» - свидетельство № 125797, дата приоритета - 17.09.1993; «Фруктово-ягодный букет»- свидетельство № 129916, дата приоритета - 30.09.1993; «Школьные»- свидетельство № 156618, дата приоритета - 11.06.1996; «Забава»- свидетельство № 126760, дата приоритета - 17.09.1993; «Антошка»- свидетельство № 126708, дата приоритета - 23.08.1993; «Лимончики»- свидетельство № 131234, дата приоритета - 30.08.1993; «Фея»- свидетельство № 145143, дата приоритета - 23.05.1995; «Цветной горошек»- свидетельство № 126771, дата приоритета - 27.09.1993; «Птичье молоко» - свидетельство №141209, дата приоритета - 23.08.1993.

ОАО «МКФ «Красный Октябрь» является правообладателем товарных знаков: «Соблазн»- свидетельство № 156291, дата приоритета - 29.07.1996; «Красный мак»- свидетельство № 103951, дата приоритета - 10.07.1991; «Золотой ключик» - свидетельство № 254249, дата приоритета - 15.10.2002 года и № 126031, дата приоритета - 12.10.1994; «Коровка» - свидетельство №199900, дата приоритета - 23.07.1999; «Буренка» - свидетельство №149078, дата приоритета - 23.09.1995; «Кара-кум» - свидетельство № 221036, дата приоритета - 15.12.2000; «Мишка косолапый» - свидетельство № 78644, дата приоритета - 10.11.1985.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе, в отношении кондитерских изделий.

Полагая нарушенными свои права на исключительное использование зарегистрированных товарных знаков ответчиком путем производства и  реализации кондитерских изделий с наименованиями, маркированные обозначениями, с аналогичным и сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, ОАО «Рот Фронт» и ОАО «МКФ «Красный Октябрь» обратились в арбитражный суд с требованиями о взыскании с нарушителя компенсации.

При рассмотрении заявленных требований судом первой инстанции верно квалифицированы возникшие между сторонами правоотношения как отношения по защите прав на товарные знаки, в связи с чем в данном случае подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ, глава 76.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценивая позицию ответчика о наличии в действиях истцов по регистрации отмеченных товарных знаков критериев злоупотребления правом, неверном толкование Постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ №5/29, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункта 62 указанного Постановления Пленумов  в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно материалов дела регистрация прав истцов на отмеченные товарные знаки осуществлена в период с 1991 по 2002 годы, преимущественно в 1993 году, на основании положений действовавшего в указанный период Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон о товарных знаках).

Анализ положений Закона о товарных знаках, статьи 10 ГК РФ, введенного в действие 01.01.1995, содержания Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 №2211-1),  Гражданского кодекса  РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964), не позволяют судебной коллегии прийти к выводу о наличии злоупотребления правом со стороны истцов непосредственно в связи с обстоятельством регистрации за собой соответствующих товарных знаков, в том числе с учетом отсутствия в гражданском законодательстве России до 1995 года  категории «злоупотребление правом», имеющей непосредственное нормативное закрепление.

В соответствии со статьей 10 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в редакции  от 15.07.1992, не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта. В редакции статьи 10 указанного закона от 25.05.1995 содержалось указание на недопущение продажи товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг

Пункт 2 статьи 10 данного закона о конкуренции, введенный Федеральным законом от 09.10.2002 N 122-ФЗ, установил, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

В то же время, на указанный период товарные знаки