Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2013 по делу n А51-22917/2012. Изменить решение (ст.269 АПК)

истцов уже являлись зарегистрированными.

Изложенные обстоятельства динамики совершенствования положений антимонопольного законодательства также приводят судебную коллегию к выводу об отсутствии оснований для оценки в качестве злоупотребления правом со стороны истцов при регистрации соответствующих товарных знаков в рамках оценки их действий с позиций законодательства о конкуренции в соответствующий период.

Доводы ответчика о необходимости уведомления истцами иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства кондитерских изделий для целей оформления коллективного товарного знака, отклоняется судебной коллегией, поскольку ответчиком не доказано наличие предпосылок для такой регистрации согласно положениям статьи 20 Закона о товарных знаках в виде фактического действия в указанный период в России соответствующего союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, выпускающих или реализующих товары, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

Содержание пункта 63 указанного совместного Постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ не позволяет судебной коллегии прийти к выводу о возможности применения содержащего в нем обязательного толкования правовых норм, поскольку в предмет рассмотрения по настоящему делу не входит оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку, настоящий спор не связан с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Судебная коллегия отмечает отсутствие в материалах дела решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не усматривает оснований для применения правовых позиций Конституционного Суда РФ, отраженных в Определении от 01.04.2008 №450-О-О КС.

Обстоятельство отказа со стороны истцов в заключении лицензионных соглашений с ответчиком относительно спорных товарных знаков с учетом действия положений статьи 421 ГК РФ не может быть рассмотрено в качестве основания, исключающего или снижающего ответственность за установленное нарушение исключительного права на отмеченные средства индивидуализации товаров.

Довод ответчика о том, что принятые по настоящему делу судебные акты противоречат правовой позиции Президиума ВАС РФ, отраженной в Постановлении от 23.04.2013 №14186/12, несостоятелен, поскольку позиция суда надзорной инстанции не подлежит применению в настоящем случае в связи с рассмотрением спора по иным фактическим обстоятельствам.

В силу изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

Оценивая позиции истцов в части заявления апелляционных жалоб, судебная коллегия отмечает следующее.

Обстоятельство фактического использования товарных знаков ответчиком (производство и реализация продукции) при маркировке выпускаемой продукции обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, подтверждено материалами дела (изображениями упаковок, оберток, кассовые и товарные чеки, сертификаты соответствия, данные страниц сайта ответчика в сети «Интернет» согласно протоколов осмотра).

При определении уровня сходства до степени смешения с товарными знаками истцов используемых ответчиком обозначений «Золотой ларчик», «Приморская ластонька», «Карабум» «Ластонька», «Шкодные», «Забавушка», «Маг», «Карабум», «Косолапов», «Птичье молоко Приморское», «Приморская ластонька», «Коровка Мудренка», судом первой инстанции обоснованно учтены правовые рекомендации пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003  (далее Правила),

Из реестра товарных знаков РФ следует, что истцы лицензию (разрешение) на использование соответствующих товарных ОАО «Приморский кондитер» не выдавали.

Оценивая вывод суда первой инстанции о том, что используемое ответчиком при производстве конфет обозначение «ПИЛОТАЖ» не является сходным до степени смешения с товарным знаком ОАО «Рот Фронт» «ПИЛОТ», судебная коллегия отмечает следующее.

Применяя положения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, суд первой инстанции отметил что слова «ПИЛОТ» и «ПИЛОТАЖ» имеют различную смысловую нагрузку, а графическое изображение ответчика отличается от изображения истца. Таким образом, по мнению суда первой инстанции, не имеется сходства у товарного знака истца «ПИЛОТ» и обозначения ответчика «ПИЛОТАЖ», так как для потребителя они имеют достаточную различительную способность.

Однако, судом первой инстанции инее учтено следующее.

Оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, надлежит учитывать рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Анализ положений пунктов 14.4.2., 14.4.2.2., 3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в части сопоставления словесных и комбинированных обозначений применительно к фонетическим, графическим и семантическим признакам, позволяет прийти к выводам о включении в обозначение «ПИЛОТАЖ» словесного обозначения «ПИЛОТ» при доминирующем значении последнего в визуальном и смысловом восприятии, а также с учетом морфологического анализа сравниваемых обозначений. Судом апелляционной инстанции также принимается во внимание представленное в материалах дела заключение патентного поверенного РФ №653 Леонова о сходстве товарного знака «ПИЛОТ», учитывается графический образ пилота самолета на используемой ответчиком упаковке конфет «Пилотаж».

В силу изложенного, отказ в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения относительно конфет «ПИЛОТАЖ» в доказанном истцом размере 197 968 рублей признается судебной коллегией необоснованным, не соответствующим материалам дела.

На основании указанного обстоятельства обжалуемое судебное решение подлежит изменению путем взыскания указанной суммы с ответчика в пользу ОАО «РотФронт».

 При определении размера ответственности за незаконное использование товарных знаков ответчика судом первой инстанции обосновано применены положения пункта  4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При расчете размера подлежащей взысканию компенсации судом первой инстанции верно оценены материалы дела, включая справки ОАО «Приморский кондитер» от 14.02.2013 и от 25.03.2013 об объемах реализации продукции под обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов.

Оценивая доводы жалобы о необоснованном существенном снижении размера компенсации за незаконное использование товарного знака ОАО «Рот Фронт» «Школьные» путем использования обозначения «Шкодные», сходного до степени смешения, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовым разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" (далее Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ №5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание отмеченные критерии определении размера компенсации, судебная коллегия отмечает значительный срок незаконного использования обозначения «Шкодные», учитывает масштабы производства и оборота ответчика на рынке кондитерских изделий на Дальнем Востоке, а также обстоятельство ранее совершенного лицом нарушения исключительного права истца на товарный знак «Школьные».

Так, в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 18.04.2011 по делу №А51-18576/2010, с ответчика взыскивалась компенсация, в том числе за указанный товарный знак,  в размере 300 000 рублей.

Оценивая обстоятельство продолжения нарушения после вынесения отмеченного судебного акта, несмотря на предпринятую ответчиком попытку изменения используемого обозначения со «Школьные» на «Шкодные», при сохранении сходства до степени смешения с товарным знаком истца, размер первоначального привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака по делу №А51-18576/2010 – 300 000 рублей, позицию истца о взыскании компенсации в максимальном размере, предусмотренном пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ – 5 000 000 рублей, апелляционная коллегия приходит к выводу о разумности и справедливости взыскания компенсации за незаконно использование отмеченного товарного знака истца в установленных обстоятельствах в размере 500 000 рублей. В связи с изложенным, обжалуемое решение подлежит изменению в указанной части.

При проверке судом первой инстанции расчета заявленных требований, признано необоснованным двойное включение в расчет стоимости реализованной продукции под марками «Коровка-Буренка» сливочный вкус суммы 418 504 руб., и «Коровка-Буренка» молочный вкус  суммы 380 343 руб., в связи с чем  в данной части иска отказано.

При этом судом первой инстанции не учтено следующее.

ОАО «МКФ «Красный Октябрь» является правообладателем товарных знаков «Коровка» - свидетельство №199900, дата приоритета - 23.07.1999; «Буренка» - свидетельство №149078, дата приоритета - 23.09.1995.

Обозначение ответчиком продукции под марками «Коровка-Буренка» сливочный вкус, «Коровка-Буренка» молочный вкус фактически содержит в себе оба словесных обозначений указанных товарных знаков ОАО «МКФ «Красный Октябрь».

В соответствии с правовой позицией, закрепленной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9414/12 по делу N А13-8185/2011, размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак, при этом пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Данное постановление размещено на сайте ВАС РФ 17.01.2013, находилось в режиме неограниченного доступа на момент вынесения обжалуемого решения.

В силу изложенного, в удовлетворении требования ОАО «МКФ «Красный Октябрь» о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в рамках обозначений «Коровка-Буренка» сливочный вкус в сумме 418 504 руб., и «Коровка-Буренка» молочный вкус  в сумме 380 343 руб. судом первой инстанции отказано  необоснованно. В данной части решение подлежит изменению, требования ОАО «МКФ «Красный Октябрь» о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в рамках обозначений «Коровка-Буренка» сливочный вкус в сумме 418 504 руб., и «Коровка-Буренка» молочный вкус  в сумме 380 343 руб. подлежат удовлетворению.

Таким образом, судебной коллегией признается обоснованность доводов апелляционных жалоб истцов, в силу чего обжалуемое судебное решение подлежит изменению, в пользу ОАО «Рот Фронт» с ответчика подлежит взысканию 3 460 096 рублей компенсации, в пользу ОАО «МКФ «Красный Октябрь»- 5 236 153   рубля компенсации, в остальной части заявленные требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе  отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В силу части 5 статьи 110 АПК РФ по данному правилу распределяются судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,