Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014 по делу n А02-1112/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда в части и принять новый судебный акт

товаров, для розничной и оптовой реализации товаров 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 35, 42 класса МКТУ, для предоставлении информации о товарах в сети интернет под обозначением «ПРАКТИКА», «PRAKTIKA», сходного по степени смешения с товарным знаком, зарегистрированного истцом по свидетельствам № 341271, №283241 и № 268229 по признакам идентичности словесного элемента «Практика», «practika» без разрешения истца нарушают исключительное право истца на товарные знаки и являются незаконными, обратился с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя заявленные истцом требования частично, суд первой инстанции исходил из критериев разумности и обоснованности, а также из того, что исключительные права истца на товарные знаки и факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки подтверждены материалами дела.

Апелляционный суд поддерживая выводы суда по существу спора, считает, что решение подлежит отмене в части исходя из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ст. 1479 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В ч. 2 ст. 1484 ГК РФ указано, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статья 1484 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак для индивидуализации товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован. При этом приведенный в данной статье перечень позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение его исключительного права и влечет установленную законом ответственность.

В пункте 13 Информационного письма N 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" от 13.12.2007 г. разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как верно указал суд первой инстанции, по общему правилу сходство обозначений определяется на основе восприятия обозначений в целом, а не каких-либо отдельных элементов, которые могут отличаться (согласно "Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" (далее - Методические рекомендации), утвержденным Приказом Роспатента от 31.12.2009 г., N 197, "одно обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия"); то есть определяющим является общее впечатление.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 г. № 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что при оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как верно установлено судом первой инстанции, ответчик арендует торговые площади для продажи товаров и размещает информацию об указанной деятельности в сети Интернет.

Реализация товаров и размещение информации осуществляется под товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам № 341271, № 283241, № 268229, правообладателем которого, в отношении товаров 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 35, 42, класса МКТУ является ООО «Невская строительная компания».

Факт использования ответчиком товарных знаков «ПРАКТИКА» и «PRAKTIKA» подтверждается содержанием страниц сайта в сети интернет http://www.practika.ru/, а также товарными и кассовыми чеками (выданы ООО «М2» при приобретении строительных товаров), имеющимися в распоряжении истца полиэтиленовыми пакетами, дисконтными картами и визитными карточками, администрированием ответчиком ООО «М2» доменного имени «practika.ru», протоколом осмотра от 19 февраля 2014 года, составленного Прокофьевой Н.Н., временно исполняющей обязанности нотариуса Санкт-Петербурга Володина Алексея Владимировича.

Таким образом, обстоятельства оказания однородных услуг под словесными обозначениями «ПРАКТИКА» и «PRAKTIKA» подтверждено материалами дела.

Проведя анализ противопоставляемых обозначений товарных знаков по свидетельствам № 341271, № 283241, № 268229 суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения по следующим основаниям.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком при оказании услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 35, 42 класса МКТУ словесное обозначение тождественно словесному обозначению в товарном знаке истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Поскольку оказываемые ответчиком услуги по реализации товаров и размещению информации об этом в сети интернет являются идентичными услугам, перечисленными в 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 42 классах МКТУ: продвижение товаров для третьих лиц, продажа товаров; розничная, оптовая, в сети интернет, соответственно неопределенность относительно их однородности отсутствует.

Обстоятельство оказания ответчиком однородных услуг под обозначением «ПРАКТИКА» «PRAKTIKA» сходным до степени смешения с товарным знаком истца нельзя признать законным, поскольку это влечет нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Исследовав материалы дела, с учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статья 10 bis которой содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, суд первой инстанции пришел обоснованному выводу о том, что в действиях ответчика усматривается недобросовестная конкуренция, что является злоупотреблением правом. Делая такой вывод, суд первой инстанции принял во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 года № 14567/13 по делу № А40-27210/12-19-247.

Доказанность факта оказание услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 42 класса МКТУ под обозначением «ПРАКТИКА», «PRAKTIKA» сходного до степени смешения с товарным знаком истца, без согласия последнего, в соответствии с протоколом осмотра от 19 февраля 2014 года, подтверждает нарушение исключительных прав истца на использование товарных знаков.

При этом апелляционный суд отклоняет довод апеллянта о том, что ответчик был лишен возможности представить в суд все необходимые доказательства, поскольку в суде первой инстанции ему предоставлялось право представления отзыва на исковое заявление, однако ответчик данным правом не воспользовался, возражения не представил.

Довод жалобы о том, что судом необоснованно отказано в приостановлении производства по делу отклоняется апелляционным судом.

Из материалов дела следует, что ответчик просил суд приостановить производство по делу до вступления в законную силу судебных актов Суда по интеллектуальным правам в по делу № СИП-659/2014, № СИП-614/2014, №СИП-224/2014.

Однако,  апелляционный суд не находит нарушений процессуальных норм судом первой инстанции, так как участниками по указанному ответчиком делу № СИП-614/2014 являются ООО «М2», Роспатент и ООО «Холдинговая компания «Домоцентр» и касается данный спор товарного знака «ПРАКТИК», в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно указал, что оно не имеет преюдициального значения для настоящего дела.

Оснований для приостановления производства по делу до рассмотрения дела №СИП-659/2014, суд первой инстанции также не нашел, так как по состоянию на 14.08.2014 года, то есть на дату принятия резолютивной части решения по настоящему делу, иск ООО «М2» не был принят к производству, а позднее был возвращен заявителю, о чем имеется информация на официальном сайте суда.

Оснований для приостановления производства по делу до рассмотрения дела №СИП-224/2014 суд первой инстанции не нашел указав, что заявитель не доказал факта невозможности рассмотрения по существу настоящего дела до вступления в законную силу решений Суда по интеллектуальным правам по указанному делу.

При этом апелляционный суд отмечает, что каких-либо ходатайств в суде апелляционной  инстанции ответчиком заявлено не было.

Истец в судебном заседании суда апелляционной инстанции и отзыве на жалобу указал, что исковые требования по настоящему делу были им скорректированы с учетом решения Суда по интеллектуальным правам  по делу №СИП-224/2014. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает, что имеются основания для отмены решения в части  в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что истцом неоднократно уточнялись исковые требования и решение было принято судом с учетом всех уточнений.

Как следует из решения суда по делу №СИП-224/2014  от 30.06.2014 исковые требования ООО «ХК «Домоцентр» были удовлетворены частично. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «PRAKTIKA» по свидетельству РФ № 341271 в  отношении части услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов».

Однако в абзаце 3 резолютивной части решения по настоящему делу суд запретил ООО «М2» использовать обозначения «PRAKTIKA» в том числе в отношении  «распространения образцов».

Таким образом, на момент принятия судебного акта по настоящему делу имелось вступившее в законную силу решение по делу №СИП-224/2014  от 30.06.2014, которое не было в полной мере учтено судом первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд приходит к выводу, что в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «М2» использовать обозначение «PRARTIKA» в отношении распространения образов, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Иные доводы жалобы не являются по мнению апелляционного суда основаниями для отмены решения суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам частей 1, 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269,  пунктом 3 части 1 статьи 270, 271,110 АПК РФ, апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Алтай от 19 августа 2014 года по делу № А02-1112/2014 отменить в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «М2» использовать обозначение «PRARTIKA» в отношении распространения образов.

В остальной части решение суда оставить