Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2015 по делу n А03-6341/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

законность и обоснованность решения Арбитражного суда Алтайского края от 28.01.2015, арбитражный суд апелляционной инстанции установил.

ООО «НИПКЦ ПО «Бийскэнергомаш» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Водогрейный котел» по патенту Российской Федерации № 66799 (дата приоритета 16.05.2007).

Истцом регулярно оплачивается пошлина за поддержание патента в силе. На момент рассмотрения спора судом первой инстанции и апелляционной инстанции патент являлся действующим до 16.05.2015.

17.05.2013 администрацией городского поселения «Забайкальское» опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования для котельной с начальной ценой контракта  25 629 084,75 рублей.

30.05.2013 размещение заказа было отменено заказчиком по неизвестной причине.

30.05.2013 администрацией городского поселения «Забайкальское» вновь опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку оборудования для котельной с иной начальной ценой контракта 20 385 016,95 рублей.

24.06.2013 подписан протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, аукцион признан несостоявшимся.

Договор на поставку оборудовании для котельной заключен с ЗАО «ПромКотлоСнаб» с ценой контракта 20 283 091,87 рублей.

Письмами от 25.06.2013 и от 04.07.2013 ООО «НИПКЦ ПО «Бийскэнергомаш» уведомило Администрацию п.г.т. Забайкальск о том, что полезная модель котлов серии КВ-Ф-11,63-115 запатентована и патент поддерживается: приобретаемые у ЗАО «ПромКотлоСнаб» котлы носят признаки контрафактной продукции, поскольку разрешение на изготовление котлов КВФ-11,63-115, защищенных патентом № 66799, истцом не выдавались.

Письмом от 29.07.2013 истец предупредил ответчика о недопустимости нарушения исключительных прав, а письмом от 03.09.2013 ЗАО «ЭСК-Забайкальск» предложено заключить лицензионный договор.

Предложение о заключении лицензионного договора было направлено также в адрес Администрации п.г.т. Забайкальск в письмах от 19.09.2013 и 31.10.2013.

10.12.2013 представителями истца произведено обследование оборудования, поступившего от ЗАО «ПромКотлоСнаб» в адрес центральной котельной п.г.т. Забайкальское с фото- и видеофиксацией процесса обследования.

По итогам обследования специалистами ООО «НИПКЦ ПО «Бийскэнергомаш» сделан вывод о создании контрафактной продукции, поскольку котлы выполнены в соответствии с описанием полезной модели к патенту № 66799, а геометрические размеры оборудования и отдельные элементы котлов, технические решения идентичны котлам, разработанным по указанному патенту.

О результатах обследования и о нарушении исключительных прав администрация п.г.т. Забайкальское уведомлялась письмом истца исх. № 452 от 12.12.2013.

Полагая, что ответчик, осуществляя без соответствующих законных оснований изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение товара, в котором использован каждый признак полезной модели, нарушил исключительные права ООО «НИПКЦ ПО «Бийскэнергомаш», истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд. Администрация п.г.т. Забайкальск

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта неправомерного использования ответчиком промышленного образца, исключительное право на который принадлежит истцу.

Арбитражный апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, при этом исходит из следующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации полезные модели являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием промышленного образца или полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В подпункте 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;  о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 5 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 346/09-2014 на момент проведения обследования из 28 признаков полезной модели, приведенных в независимых пунктах, содержащихся в патенте на полезную модель № 66799 «Водогрейный котел», в представленном на экспертизу изделии используются 25 признаков. Три признака полезной модели не используются, а именно на котле, установленном в центральной котельной п.г.т Забайкальское, не используются сопла вторичного дутья.

Как пояснил допрошенный в суде первой инстанции эксперт Карбушев В.Ф., что в смонтированном котле сопла вторичного дутья отсутствуют но должны были быть, поскольку обеспечивают достижение положительного результата. При осмотре котла экспертом присутствующие представители администрации и эксплуатирующей организации пояснили, что отверстия для сопел вторичного дутья были заварены с использованием сварочного оборудования. Отверстия заварены организацией, устанавливавшей котел. При установке котла в его конструкцию были умышленно внесены изменения с той целью, чтобы не все признаки полезной модели имелись в наличии, чтобы обойти патент. Отсутствие сопел вторичного дутья при наличии всех остальных признаков полезной модели возможно расценить как способ сокрытия нарушения патента. На котле имеются трубы, подводящие воздух для сопел вторичного дутья, но самих сопел нет. Без сопел вторичного дутья котел может работать, они опробовали этот котел в течении месяца до осмотра. В смонтированный ответчиком котел возможна установка сопел вторичного дутья, что потребует реконструкции котла.

Оценивая факт отсутствия на котле сопел вторичного дутья, суд первой инстанции установил, что ответчик произвел закупку всех комплектующих для производства котла, исключительные права на который защищены патентом.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с оценкой суда первой инстанции действий ответчика по изменению конструкции котла как злоупотребление гражданскими правами с целью избежать уплаты лицензионных платежей истцу.

Доводы апелляционной жалобы ООО «БЗЭМ» о недоказанности злоупотребления правом со стороны ответчика не нашли своего подтверждения в ходе исследования доказательств по делу.

Доводы апелляционных жалоб о недоказанности нарушения исключительных прав истца с учетом установленных выше обстоятельств, суд апелляционной инстанции отклоняет в виду непредставления доказательств в пользу данного суждения.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца  о запрете ответчику изготавливать, применять, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделие - котел КВФ-11,63-115, исключительные права на который на основании патента на полезную модель №66799 от 27.09.2007 принадлежат истцу.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, в предмет доказывания по данному спору входят следующие обстоятельства: противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер понесенного ущерба, причинная связь между действиями ответчика и возникшими убытками. Для удовлетворения исковых требований необходимо наличие указанных фактов в совокупности, отсутствие одного из них влечет отказ в удовлетворении иска.

Следуя разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, данных в пунктах 10, 11 постановления №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса РФ», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При определении суммы подлежащих взысканию убытков истец исходил из того, что при заключении лицензионных договоров (договоров на передачу конструкторской документации на водогрейные котлы) истец ранее неоднократно предусматривал в договорах условие о вознаграждении в размере 25% от продажной цены готового изделия с учетом НДС, продажной цены котлов, поставленных ЗАО «ПромКотлоСнаб» в сумме 20 283 091,87 рублей.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что предметом муниципального контракта №913/14 от 05.07.2013, являлась не только поставка котлов модели КВ-Ф-11,63-115, но и поставка вспомогательного оборудования, услуги по доставке и монтажу, пуску оборудования в эксплуатацию судом апелляционной инстанции отклоняются за недоказанностью.

Ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного