Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2012 по делу n А46-12077/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

24 апреля 2012 года

                                                     Дело №   А46-12077/2011

Резолютивная часть постановления объявлена  17 апреля 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 апреля 2012 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей  Еникеевой Л.И., Шаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Кундос Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-657/2012) общества с ограниченной ответственностью «Виктория» на решение Арбитражного суда Омской области от 20 декабря 2011 года по делу № А46-12077/2011 (судья Беседина Т.А.) по иску открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985) к обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (ИНН 5504213688, ОГРН 1095543022618) о взыскании 10 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей: 

от общества с ограниченной ответственностью «Виктория» – не явился, извещено;

от открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» – Карагиз С.В., доверенность № 003-76 от 30.01.2012, сроком действия по 31.12.2012,

установил:

Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее – ОАО «РОТ ФРОНТ») обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее – ООО «Виктория») о взыскании 10 000 000 руб. компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков «ЛАСТОЧКА» № 124607 и «ШКОЛЬНЫЕ» № 156618.

Решением Арбитражного суда Омской области от 20 декабря 2011 года по делу № А46-12077/2011 с ООО «Виктория» в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» взыскано 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование принадлежащих ОАО «РОТ ФРОНТ» товарных знаков и 7300 руб. государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Виктория» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что наименование «Стайка ласточек» не имеет сходства до степени смешения с товарным знаком «Ласточка». Сравнительный анализ словесных элементов сравниваемых знаков показывает, что  они содержат различное количество слов, что обуславливает наличие между знаками фонетических различий. Податель жалобы полагает, что у потребителей не возникает сомнений в том, что указанные конфеты произведены различным производителям.

В дополнении к апелляционной жалобы ответчик ссылается на несоразмерность взысканной судом первой инстанции компенсации.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ОАО «РОТ ФРОНТ» указывает на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласно.

В заседание суда апелляционной инстанции ООО «Виктория» своего представителя не направило, о месте и времени судебного разбирательства извещено надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ  судебное заседание проведено в отсутствие неявившегося участника процесса.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ОАО «РОТ ФРОНТ» возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Как разъяснено в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», отсутствие в судебном заседании лиц, извещённых надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Возражений по данному обстоятельству лица, участвующие в деле, не представили.

В связи с чем настоящее дело повторно рассматривается судом апелляционной инстанции только в части удовлетворения исковых требований ОАО «РОТ ФРОНТ» о взыскании компенсации в сумме 1 000 000 руб. в связи с незаконным использованием принадлежащего истцу товарного знака «ЛАСТОЧКА» № 124607.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее, выслушав представителя ответчика, проверив законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как  следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем: словесного товарного знака «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607, приоритет товарного знака и/или знака обслуживания - 30.08.1993, срок действия - до 30.08.2013; товарный знак «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607 зарегистрирован в отношении различных товаров 30 класса МКТУ, в том числе, в отношении хлебобулочных и кондитерских изделий; а также правообладателем словесного товарного знака «ШКОЛЬНЫЕ» по свидетельству № 156618, приоритет товарного знака и/или знака обслуживания – 11.06.1996, срок действия регистрации товарного знака продлен до 11.06.2016; товарный знак «ШКОЛЬНЫЕ» по свидетельству №156618 зарегистрирован в отношении различных товаров 30 класса МКТУ, в том числе, в отношении кондитерских изделий.

Как указывает истец, в июле 2010 года ему стало известно, что ООО «Кондитерская фабрика Сладуница» (которое изменило наименование на ООО «Виктория») производит и реализует конфеты, маркированные обозначением «Школьные радости», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «ШКОЛЬНЫЕ» по свидетельству № 156618. Товарный чек ИП Проченко P.M. от 05.07.2010, а также стикер ТК «АллаДин» об упаковке конфет «Школьные радости» 02.05.2011 подтверждают введение указанных конфет в гражданский оборот. В апреле 2011 году ему стало известно о том, что ООО «Кондитерская фабрика «Сладуница» производит и реализует конфеты, маркированные обозначением «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № №124607. Кассовый чек ООО «Формат» №1827.000082 от 08.04.2011 подтверждает введение указанных конфет в гражданский оборот.

Таким образом, ответчик, производя и реализуя конфеты, маркированные обозначением «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК» и «Школьные радости», нарушает исключительное право истца на товарные знаки «ЛАСТОЧКА» № 124607 и «ШКОЛЬНЫЕ» № 156618.

По мнению истца, соразмерной допущенному нарушению является компенсация в размере по 5 000 000 руб. за каждый товарный знак.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ОАО «РОТ ФРОНТ» обратилось с настоящим иском о взыскании 10 000 000 руб.

Повторно рассматривая дело в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 и пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие     результат     интеллектуальной     деятельности     или     средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется    без    согласия    правообладателя,    является         незаконным    и    влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации указанное правило конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации, как товарный знак. В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Факт использования ответчиком словесного обозначения «Стайка ласточек» подтверждается представленными в дело доказательствами и не отрицается представителем ответчика.

В соответствии с письмом ООО «УПАКМАРКЕТ и К» от 09.11.2011 в период с 13.10.2008 по 13.10.2011 в адрес ООО «КФ «Сладуница» была отгружена продукция - комбинированный материал «Стайка ласточек» - 1560,07 кг.

Из имеющегося в материалах дела заключения от 11.08.2011, подготовленного Патентным поверенным РФ № 653 Леоновым А.В., следует, что обозначение «ЛАСТОЧКА», зарегистрированное в качестве товарного знака, и комбинированное обозначение со словесным элементом «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК», используемое в качестве этикетки конфет производства «Сладуница», на основании проведенного анализа по трем аспектам сравнения (фонетическому, визуальному и семантическому), являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее по тексту - Правила) предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Руководствуясь указанными выше Правилами, суд первой инстанции установил графическую (визуальную), звуковую (фонетическую), смысловую (семантическую) схожесть до степени смешения этикеток конфет «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК» с товарным знаком истца «ЛАСТОЧКА», указав, что указанные этикетки используются в отношении кондитерских изделий – конфет, относящихся к 30 класса МКТУ.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что наименование «Стайка ласточек» не имеет сходства до степени смешения с товарным знаком «Ласточка». Сравнительный анализ словесных элементов сравниваемых знаков показывает, что  они содержат различное количество слов, что обуславливает наличие между знаками фонетических различий. Податель жалобы полагает, что у потребителей не возникает сомнений в том, что указанные конфеты произведены различным производителям.

Между тем подобные доводы ответчика опровергаются заключением от 11.08.2011, подготовленным Патентным поверенным РФ № 653 Леоновым А.В., в котором указано, что обозначение «ЛАСТОЧКА», зарегистрированное в качестве товарного знака, и комбинированное обозначение со словесным элементом «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК» являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Наличие на этикетке конфет «СТАЙКА ЛАСТОЧЕК» указания на товарный знак «Сладуница» и наименование