Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 по делу n А56-37189/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

03 февраля 2015 года

Дело №А56-37189/2014

Резолютивная часть постановления объявлена     27 января 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме  03 февраля 2015 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Кашиной Т.А.

судей  Горбик В.М., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания:  Евстегнеевой Е.В.

при участии: 

от истца (заявителя): Чижовой З.К. по доверенности от 27.10.2014г., Чернышева К.В. по доверенности от 11.12.2014г.,

от ответчика (должника): Ванюшкина М.Н. по доверенности от 22.10.2014г., Яхина Ю.А. по доверенности от 12.01.2015г., Копылова А.С. по доверенности от 12.01.2015г., Тараканова С.А, по доверенности от 04.08.2014г., Полякова В.В. по доверенности от 12.01.2015г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер  13АП-29221/2014, 13АП-29224/2014)  ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж" и ООО "ПетроСГЭМ" на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.2014г. по делу № А56-37189/2014 (судья Трохова М.В.), принятое

по иску ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"

к ООО "ПетроСГЭМ"

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации

установил:

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж» (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением (с учетом его уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью  «ПетроСГЭМ» (далее ответчик) о запрете использования обозначения «СГЭМ» в фирменном наименовании при осуществлении видов деятельности, подпадающих под 6, 7, 35, 36, 37, 39, 42 классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, перечисленные в Свидетельстве №134607 от 24.11.1995 года, обязании прекратить незаконное использование зарегистрированного товарного знака по указанному Свидетельству, взыскании 416 624 000  руб. компенсации.

Решением от 17.11.2014 с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 000 руб. компенсации, в остальной части иска отказано.

Решение обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, просит решение изменить и удовлетворить заявленные требования в полном объеме.  По мнению истца суд неправомерно применил положения о сроке исковой давности, отказав в исковых требованиях о запрете использования обозначения СГЭМ и товарного знака, а также полагает, что снижение компенсации не является разумным и обоснованным с учетом обстоятельств дела.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

В свою очередь ответчик, обжалуя решение,  ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права, просит решение изменить и в иске отказать в полном объеме. Ответчик не согласился с тем, что его фирменное наименование сходно до степени смешения с товарным знаком, полагает, что в данном случае не подлежит применению положение пункта 4 ст. 1515 ГК РФ о назначении компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. По мнению Ответчика, также отсутствует угроза смешения и потенциальная возможность введения потребителей или контрагентов в заблуждение, он полагает, что суд первой инстанции неправомерно не применил положения закона о злоупотреблении правом со стороны Истца, работы и услуги вводит в оборот не Ответчик, а Истец.  Ответчик указывает на недоказанность принадлежности ему веб-сайта с размещенным логотипом.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Ответчиком заявлено ходатайство о предоставлении проекта судебного акта на основании п. 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ, утвержденной Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела Истец в установленном законом порядке зарегистрировал свой товарный знак (знак обслуживания), что подтверждается выданным ему Свидетельством от 24.11.1995 года № 134607 с приоритетом от 05.05.1993 года (далее по тексту - Свидетельство № 134607) в отношении 6, 7, 35, 37,39, 42 классов МКТУ.

Ответчик зарегистрировался в Едином государственном реестре юридических лиц в 1998 году, получив, таким образом, право на фирменное наименование.

Ссылаясь на нарушения Ответчиком исключительных прав при осуществлении предпринимательской деятельности, Истец обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что средства индивидуализации сторон схожи до степени смешения и это сходство затрудняет индивидуализацию Истца и Ответчика при участии в хозяйственном обороте при осуществлении аналогичных видов деятельности. С учетом того, что товарный знак Истца зарегистрирован ранее, чем фирменное наименование Ответчика суд посчитал, что факт нарушения Ответчиком исключительного права Истца на использование средства индивидуализации доказан. Суд применил положения ст.  195, 196 ГК РФ и отказал в удовлетворении требования истца о запрете использования спорного обозначения в фирменном наименовании и обязании прекратить незаконное использование товарного знака. Суд признал  расчет компенсации, представленный истцом в виде  двойной стоимости реализации Ответчиком работ, выполняемых за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в размере 416 624 000 рублей, исходя из данных финансового анализа в отношении Ответчика за данный период, верным соответствующим пункту 4 ст. 1515 ГК РФ.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционных жалоб, признает доводы апелляционной жалобы ответчика обоснованными и принимает позицию ответчика, изложенную в проекте постановления.

Правообладатель вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (статья 1252 ГК РФ). Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к   ним   средствами   индивидуализации   юридических   лиц,   товаров,   работ,   услуг   и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, но также требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входят сходство товарного знака Истца и фирменного наименования Ответчика, а также товарного знака Истца и логотипа, размещенного на сайте Ответчика и на бланках его писем; наличие угрозы смешения товарного знака и фирменного наименования, потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов фирменным наименованием Ответчика.

Суд первой инстанции, определяя, что в наименовании Ответчика и товарном знаке Истца наиболее сильным и тождественным компонентом является слово «СГЭМ», которое фактически совпадает по звуковым, графическим и смысловым критериям, не указал, в чем именно состоит указанное сходство. Кроме того, в наименовании Ответчика указанное слово отсутствует, буквосочетание использовано в составе слова «ПетроСГЭМ» в собственно наименовании юридического лица.

Однако, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), «вхождение одного обозначения в другое» является только одним из признаков звукового сходства (пункт 14.4.2.2), но не означает, что сравниваться должны только указанные части обозначений.

В отношении смыслового критерия сходства суд первой инстанции указал на совпадение сравниваемых обозначений по такому критерию. Однако в материалах дела установлен только смысл словесного элемента товарного знака, который частично повторяет фирменное наименование Истца, являясь его аббревиатурой (т. 1, л.д. 277). В то же время в деле отсутствуют сведения о том, каково смысловое значение фирменного наименования Ответчика за пределами организационно-правовой формы, при том, что Ответчик указывает на отсутствие такого значения.

Нельзя согласиться и с выводом суда первой инстанции о том, что «часть наименования «Петро» не обладает достаточной различительной способностью, а напротив, способно породить у потенциального потребителя иллюзию взаимосвязи Истца и Ответчика, которой в действительности не существует. Словесное обозначение «Петро» ассоциируется у потребителей с местом оказания услуг, проведения работ, поскольку создает впечатление расположенности в Санкт-Петербурге, также создавая ложное представление о связанности Истца с Ответчиком как учредителя с юридическим лицом или как акционера с дочерним или зависимым обществом».

Обозначение «Петро», если оно, вопреки утверждению Ответчика об отсутствии смыслового значения,  и создает связь с местом оказания услуг,  не может являться основанием для вывода об иллюзии взаимосвязи Истца и Ответчика, поскольку Истец не является государственным или муниципальным органом либо организацией региональной либо муниципальной формой собственности, в товарном знаке соответствующие указания отсутствуют, Истец имеет общую правоспособность, вправе действовать на территории всей Российской Федерации и за ее пределами.

Напротив, обозначение «СГЭМ» в товарном знаке обладает низкой различительной способностью.

Как указывалось Истцом, словесный элемент товарного знака является аббревиатурой его наименования. Ответчик указывал на слабую различительную способность такого элемента, в подтверждение чего приводил сведения о наличии множества организаций с подобным названием. В соответствии с Правилами, «К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры» (пункт 2.3.1).

При отсутствии различительной способности такого элемента снижается угроза смешения обозначений, что согласуется с позицией Президиума Высшего арбитражного суда РФ, выраженной в Постановлении от 18 июля 2006 года № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642.

Также Правилами установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. В данном случае словесный элемент фирменного наименования сравнивается с комбинированным товарным знаком, представляющим собой изображение турбины, ориентированной вертикально, в верхней части которой расположен горизонтально прямоугольник, в который вписан словесный элемент «СГЭМ», выполненный оригинальным шрифтом.

При сравнении обозначений по графическому критерию сходства необходимо учитывать, что товарный знак содержит два элемента и является комбинированным, причем словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, вписан в прямоугольник, в свою очередь помещенный в изображение турбины. Одновременно при этом фирменное наименование Ответчика содержит иное словесное обозначение «ПетроСГЭМ», выполненное стандартным шрифтом, и организационно-правовую форму юридического лица. Таким образом, по признакам общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположения букв по отношению друг к другу обозначения являются несходными.

В части сравнения обозначений по звуковому критерию важно отметить, то имеет место вхождение части одного обозначения («СГЭМ») в другое (фирменное наименование), что является одним из показателей звукового сходства. Однако при разности количества слогов в словах, при разности ударений, длины словесных обозначений, различных гласных и согласных букв указанный признак не имеет решающего значения.

Не может быть в данном случае применена и статья lObis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Указанная статья содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Между тем, представитель Истца в заседании апелляционного суда заявил, что Ответчик не может считаться конкурентом Истцу, поскольку не обладает необходимым опытом, возможностями, авторитетом среди контрагентов. В материалах дела отсутствуют подтверждения нарушения Ответчиком честных обычаев за пределами конкурентных отношений.

Таким образом, товарный знак Истца и фирменное наименование Ответчика не являются сходными до степени смешения, отсутствует угроза смешения.

Следовательно, у суда первой инстанции не было основания для применения меры ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак в виде компенсации.

Суд первой инстанции верно отметил, что у Истца нет обязанности доказать факт введения потребителей в заблуждение, но есть обязанность доказать возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов. Указанный довод согласуется с позицией Президиума Высшего арбитражного суда РФ, выраженного