Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2015 по делу n А56-37189/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

в Постановлении № 2133/11 от 28 июля 2011 года по делу № А45-6990/2010.

Однако суд не учел, что такая вероятность существует при определенных обстоятельствах.

Так, в материалах дела присутствуют документы, подтверждающие, что в 2012 году, за который истребована компенсация, 96% выручки Ответчика получены по двум договорам с Истцом, договору комиссии 071470/061485-0736-01 от 25 сентября 2007 года и договор комиссии 071378/061475-0736-01 от 25 февраля 2009 года.

Указанные договоры заключены таким образом, что Истец выступает в интересах Ответчика при заключении договора подряда или субподряда от своего имени, т.е. отвечает по указанным договорам с заказчиком (генподрядчиком) самостоятельно.

В деле также присутствует договор субподряда № 071470/061485-0736 от 25 сентября 2007 года между ОАО «Силовые машины» (Генеральный подрядчик) и Истцом (Субподрядчик). Указанное подтверждает, что Истец в отношениях с третьими лицами действовал самостоятельно. Соответственно, такой заказчик (генподрядчик) не мог быть введен в заблуждение Ответчиком, поскольку у Ответчика с ним отсутствовали отношения. Оставшаяся часть выручки была получена Ответчиком от оказания услуг, в отношении которых товарный знак не зарегистрирован.

Таким образом, основным потребителем и контрагентом услуг Ответчика являлся Истец. Доказательств наличия у Ответчика отношений с иными лицами, которые могли бы быть введены в заблуждение, в материалах дела не имеется.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судом первой инстанции, на сайте petrosgem.ru в верхнем левом углу использовано обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде факела и словесный элемент «СГЭМ», что подтверждается протоколом осмотра доказательств.

Апелляционный суд приходит к выводу, что указанное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком Истца, поскольку содержит изобразительный и словесный элемент, повторяющие товарный знак, при этом общий вид шрифта и графического расположения букв в словесных элементах отличаются, что не влияет на общее зрительное впечатление сходства указанных обозначений.

Довод Ответчика о том, что не доказана принадлежность указанного сайта Ответчику, апелляционным судом отвергается, поскольку при рассмотрении дела Ответчик не заявлял об указанном обстоятельстве, а, наоборот, представлял документы о том, что наличие обозначения со словом «СГЭМ» на сайте является ошибкой, вызванной подготовкой сайта подрядчиком, индивидуальным предпринимателем Сачава. Кроме того, на сайте petrosgem.ru, как следует из протокола осмотра доказательств, размещены реквизиты Ответчика, его документы и иные сведения об Ответчике. Кроме того, как пояснил представитель Истца в судебном заседании, данные о том, что именно Ответчик является администратором указанного сайта, являются общедоступными и открытыми.

Истец не давал в какой-либо форме согласия на использование Ответчиком товарного знака, не выражал своего согласия на отчуждение или использование принадлежащего Истцу исключительного права.

На основании изложенного, использование Ответчиком на сайте petrosgem.ru обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком Истца, нарушает исключительные права последнего на товарный знак.

Истец также заявлял о нарушении исключительного права в отношении использования комбинированного обозначения, аналогичного использованному на сайте Ответчика, на бланках документов Ответчика. Как видно из представленных документов, это письма Ответчика, направленные Истцу применительно к различным деловым отношениям, а также иная переписка Ответчика, в том числе с индивидуальным предпринимателем Сачава по поводу услуг по подготовке сайта, на доверенностях и в иных документах.

Таким образом, поскольку сходство указанного обозначения с товарным знаком установлено, использование его на бланках документов является нарушением исключительного права.

Ответчик утверждает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Ответчик вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации, указанное обозначение является его эмблемой и используется в переписке, но не при оказании каких-либо работ или услуг.

Указанное обстоятельство не влияет на установление факта наличия или отсутствия нарушения исключительного права. В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Таким образом, перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, включая способ использования в эмблеме организации.

Вместе с тем необходимо отметить, что в отношении использования Ответчиком своего фирменного наименования и эмблемы суд первой инстанции применил по заявлению Ответчика нормы статей 196 и 200 ГК РФ о сроке исковой давности, поскольку Истец знал об использовании Ответчиком фирменного наименования и логотипа в переписке с момента получения письма Ответчика от 17.10.2006 № 323. Указанное письмо получено Истцом 18.10.2006. Однако срок исковой давности не был применен для требования о взыскании компенсации со ссылкой на Постановление Президиума Высшего арбитражного суда № 15187/12 от 02.04.2013.

В соответствии с позицией, изложенной в указанном Постановлении, выводы о том, что на требования о защите исключительного права на товарные знаки и взыскание компенсации исковая давность не распространяется как на требования о защите нематериальных благ, противоречит статье 1226 Гражданского кодекса. Согласно названной статье на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности. Вместе с тем вывод о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что правонарушение является длящимся, признан необоснованным в указанном деле, поскольку длящийся характер правонарушения не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Таким образом, к защите исключительного права применяется общий срок исковой давности, однако в случае длящихся нарушений возможно взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров или услуг в те периоды неправомерного использования товарного знака, которые находятся в пределах исковой давности.

Соответственно, суду первой инстанции для определения, истек ли срок давности в отношении требования о выплате компенсации, было необходимо установить, является ли правонарушение длящимся, за какой период взыскивается компенсация и возможно ли ее взыскание в двукратном размере стоимости услуг.

Согласно пункту 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Под длящимся правонарушением следует понимать действие (бездействие), выражающееся в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении возложенных на лицо обязанностей.

Включение фирменного наименования в единый государственный реестр юридических лиц является однократным действием, дальнейшее использование фирменного наименования является обязанностью юридического лица, а деятельность такого лица без использования фирменного наименования невозможна. Обязанность не использовать фирменное наименование на Ответчика возложена не была. Выбор эмблемы организации также является однократным действием, последующее использование ее в переписке или на веб-сайте является реализацией права на эмблему. Таким образом, правонарушение длящимся не является.

Кроме того, Истец принял решение взыскать компенсацию за 2012 год, представил переписку с Ответчиком за указанный период. Однако в материалах дела нет доказательств того, что в 2012 году эмблема, сходная с товарным знаком Истца, использовалась на сайте Ответчика. Таким образом, выбранный период взыскания компенсации может относиться только к использованию эмблемы Ответчика в переписке.

Между тем, необходимо отметить, что двукратный размер стоимости работ и услуг может быть взят за основу расчета компенсации не во всяком случае, а только в тех ситуациях, где товарный знак используется на товарах, а также при выполнении работ или услуг, а базой расчета может в таком случае являться стоимость товаров, незаконно маркированных товарным знаком, либо работ или услуг, сопровождаемых материалами с такой маркировкой. Однако, как видно из материалов дела, в договорах, счетах, счетах-фактурах, актах, техническом задании, иных документах, сопровождающих работы или услуги, эмблема Ответчика, сходная с товарным знаком Истца, не содержится. Однако она присутствует на сайте и письмах Ответчика делового и организационного характера как в отношениях   с   Истцом   (об   отправке   сотрудников   в   командировку,   о   направлении документов для подписания), так и в отношениях с иными лицами, в том числе теми, для которых Ответчик является заказчиком, а не исполнителем каких-либо услуг (т. 1, л.д. 104), и расположена всегда рядом с фирменным наименованием Ответчика. Указанное подтверждает, что названное обозначение является эмблемой Ответчика и служит для его индивидуализации в переписке и на интернет-сайте, а не для индивидуализации каких-либо работ или услуг.

Таким образом, применение двукратной компенсации в данном случае не представляется возможным из-за отсутствия базы для расчета компенсации.

Следовательно, в данном деле подлежит применению общий срок исковой давности ко всем требованиям.

Кроме того, Истец достоверно знал об использовании Ответчиком указанных фирменного наименования и эмблемы по крайней мере с 2006 года, при этом продолжая деловые контакты с Ответчиком, причем таким образом, что, в соответствии с материалами дела, 96% выручки Ответчика приходилось на отношения с Истцом.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о наличии в действиях Истца признаков злоупотребления правом. Истец и Ответчик как минимум с 2006 года участвуют в совместных проектах, где Истец выступает либо генеральным подрядчиком, либо комиссионером, а Ответчик - субподрядчиком либо комитентом (по заключению договора субподряда с третьими лицами) (подтверждается материалами дела, в частности, договорами комиссии 071470/061485-0736-01 от 25 сентября 2007 года, комиссии 071378/061475-0736-01 от 25 февраля 2009 года, отчетом об оценке финансового состояния Ответчика, письмом Ответчика от 17.10.2006 № 323). 96% выручки Ответчик, согласно представленной Ответчиком в суд первой инстанции бухгалтерской документации, не опровергнутой в ходе судебных заседаний, получает от Истца, а остальная деятельность не относится к основным видам его деятельности. Таким образом Ответчик экономически зависим от Ответчика (что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно бухгалтерской справкой № 048, Актом сверки расчетов от 11 февраля 2013 года, карточкой счета).

Также о злоупотреблении правом со стороны Истца свидетельствует наличие у Истца перед Ответчиком задолженности по оплате выполненных работ, за взысканием которой Ответчик обратился с исковым заявлением к Истцу в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-55582/2014). Задолженность признана сторонами в Соглашении о расторжении договора комиссии 2007 года еще 14 февраля 2013 года, переговоры с Истцом результата не дали. При этом Истец обратился с иском по настоящему делу в суд 16 июня 2014 года.

Учитывая вышеизложенное, позиция Суда первой инстанции о том, что «доводы Ответчика о злоупотреблении Истцом своим правом носят голословный характер и надлежащими доказательствами не подтверждены» противоречит фактическим обстоятельствам дела и опровергается имеющимися в деле доказательствами.

Довод Ответчика о том, что предъявление Истцом к Ответчику иска на сумму, в два раза превышающую его годовую выручку с заведомо необоснованным расчетом компенсации, при том, что указанная выручка получена от Истца, который знал достоверно об использовании Ответчиком своего фирменного наименования и обозначения на сайте, продолжал при этом сотрудничать с Ответчиком, предоставлял новые заказы, свидетельствует о том, что иск подан исключительно с намерением причинить вред Ответчику и получить обратно уплаченные средства и избежать уплаты средств, должных быть уплаченными за выполненные работы, следует признать обоснованным.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор