Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2013 по делу n А32-8917/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-8917/2012

06 марта 2013 года                                                                             15АП-16484/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 марта 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Тимченко О.Х.

судей Ильиной М.В., Фахретдинова Т.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Тарановой Д.П.

при участии

от истца:  представитель Ермакова Е.А., (доверенность от 01.06.2011г., паспорт);

представитель Вербицкая Л.В. (доверенность от 01.06.2011г., паспорт);

от ответчика: представитель  Романец В.Ю. (доверенность от 20.11.2012г., паспорт).

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Культспорттовары»

на решение Арбитражного суда  Краснодарского края

от  22 ноября 2012  по делу №А32-8917/2012

по иску компании Е. Мисхан анд Сонс, Инк, E. Mishan & Sons, Inc,  Нью-Йорк США

к ответчику  обществу с ограниченной ответственностью «Культспорттовары»  г.Краснодар (ИНН 2312089985, ОГРН 1032307155451)

 о запрете использования товарных знаков, прекращении нарушения авторских прав и о взыскании 1825340 рублей – компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторского права на дизайн

 принятое судьей Корейво Н.В.

УСТАНОВИЛ:

Е. Мисхан анд Сонс, Инк, E. Mishan & Sons, Inc (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к обществу с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» г. Краснодар о запрете использования товарных знаков, прекращении нарушения авторских прав и о взыскании 1825340 рублей – компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторского права на дизайн.

Заявленные требования мотивированы  использованием ответчиком без согласия (разрешения) правообладателя товарных знаков «AB ROCKET» и дизайна тренажера в гражданском обороте путем предложения к продаже спортивных тренажеров  с признаками контрафакции, содержащих словесные и визуальные обозначения «AB ROCKET», являющиеся товарными знаками, зарегистрированными за компанией Е. Мисхан анд Сонс (E.MISHAN & SONS, INC), Инк Нью-Йорк США и охраняемыми в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22 октября 2012 года исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил ООО «Культспорттовары» г. Краснодар использовать обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками №419146 и №444677, принадлежащими Е. Мисхан анд Сонс, Инк Нью-Йорк США. Запретил ООО «Культспорттовары» г. Краснодар использовать авторское право Е. Мисхан анд Сонс, Инк Нью-Йорк США на дизайн тренажера «AB ROCKET», в том числе хранить, предлагать к продаже и продавать, взыскал с  ответчика в пользу Е. Мисхан анд Сонс, Инк Нью-Йорк США 1355340 рублей – компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторского права на дизайн, а также 38553 рубля 40 копеек – судебных расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО«Культспорттовары» не согласившись с решением суда обратилось в суд с апелляционной жалобой. Заявителем жалобы приведены следующие доводы.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края от 24.11.2011 по делу №А32-35073/2011 о привлечении ответчика к административной ответственности указано на возврат товара ООО «Культспорттовары», на которых отсутствует воспроизведение товарного знака «AB ROCKET».

Суд первой инстанции неверно определил количество тренажеров, так как в рамках административного производства контрафактными признаны только 198 тренажеров из 398, поскольку 200 тренажеров не имели воспроизведение товарного знака «AB ROCKET». Данное обстоятельство привело к незаконному взысканию компенсации на 659340 руб.

 Заявитель жалобы просит отменить решение в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 1 325340 руб.

В суде апелляционной инстанции представитель ООО«Культспорттовары» в дополнении к апелляционной жалобе указал, что суд при определении стоимости товара использовал стоимость тренажеров аналогов, что противоречит подпункту 2 пункту 4 статьи 1515 ГК РФ.

Единственным документом подтверждающим стоимость товара является коммерческий инвойс от 19.07.2011, в котором стоимость 198 тренажеров «AB ROCKET NEW» (артикул 0204/10 определена в размере 3706,56 долларов США (18,720 долларов за единицу товара), цена 200 тренажеров «AB ROCKET » (артикул № 0204/11)- 2946 долларов США (14,730 долларов США за единицу товара).

На момент ввоза товара курс доллара составлял 28,8717 руб., в случае признания товара контрафактным, размер компенсации  должен составить 384131 руб. 42 коп. Учитывая, что контрафактными являлись 200 тренажеров (артикул 0204/11) общий размер компенсации 170102 руб. 04 коп. Свою позицию ответчик обосновал ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 г. № 498/12, ФАС Северо-Западного округа от 24.08.2011 г. по делу №А56-61861/2010.

Истец считает доводы жалобы необоснованными, указав в отзыве, что  в протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей от 07.09.2011 указано об аресте и передаче на хранение тренажеров «AB ROCKET NEW»-199 шт. и «AB ROCKET»- 199 шт., то есть все тренажеры  были контрафактными. В дело представлены доказательства о намерении ответчика реализовывать товары  на территории Российской Федерации, что подтверждает использование ответчиком сходного с охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками № 419146 и 444677 «AB ROCKET».

В судебном заседании 27.02.2013г. по ходатайству истца был объявлен перерыв до 15 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено 27.02.2013г. в 15 час. 28 мин. в том же составе суда.

Представитель ответчика просил решение суда в части взыскания компенсации отменить.

Представитель истца просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как верно установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, истец, в силу договора отчуждения патентных и авторских прав от 12 августа 2010 года, является обладателем исключительных авторских прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №419146 и №444677, изображающие словесное обозначение «AB ROCKET» в отношении товаров 28-го класса МКТУ, в том числе тренажеров механических, тренажеров для мышц брюшного пресса с датой приоритета с 28 апреля 2009 года и с 26 ноября 2010 года соответственно. Срок действия регистрации товарных знаков – 28 апреля 2019 года и 26 ноября 2020 года соответственно.

Общество с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» 29 августа 2011 года подало на Прикубанский таможенный пост Краснодарской таможни таможенную декларацию №10317100/270811/0009931, согласно которой к таможенному оформлению в режиме экспорта заявлены: тренажер для пресса «AB ROCKET NEW» артикул №0204/10 в количестве 200 единиц и тренажер для пресса «AB ROCKET» артикул 0204/11 в количестве 200 единиц.

С целью идентификации предъявленного к таможенному оформлению товара должностными лицами таможни произведен досмотр, оформленный соответствующим актом №10309200/290811/001122 от 29 августа 2011 года. В данном акте в разделе товар №5 зафиксированы тренажеры с настраиваемым механизмом отягощения в частично разобранном виде, упакованные по 1 шт. в картонную коробку (всего 400 картонных коробок), из них: 200 тренажеров для пресса «AB ROCKET NEW» и 200 тренажеров для пресса «AB ROCKET». На выполненных при составлении акта фотографиях (дополнительный лист, рисунки №№ 19, 22, 36, 41) зафиксированы картонные коробки со словесными обозначениями «AB ROCKET» и «AB ROCKET NEW», в которые упакованы тренажеры.

В соответствии с протоколом от 7 сентября 2011 года на товары в количестве 398 единиц наложен арест, товары переданы на ответственное хранение ответчику. Из имеющихся в административном материале объяснений директора общества с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» Харитонова А.Ю., оформленных протоколом опроса от 6 сентября 2011 года, следует, что спорный товар приобретался им с целью последующей реализации. При этом законный представитель ответчика вину в совершении административного правонарушения признал.

Заключением эксперта Воронова С.В. от 29 сентября 2011 года №384/2011 установлено, что обозначения «AB ROCKET», имеющиеся на упаковке и в инструкции тренажера для тренировки мышц пресса артикул №0204/10 сходны до степени смешения с комбинированным товарным знаком «AB ROCKET» (свидетельство №419146), обозначения «AB ROCKET», имеющиеся на упаковке и непосредственно на самом тренажере (на сиденье) для тренировки мышц пресса артикул №0204/11 являются тождественными комбинированному товарному знаку «AB ROCKET» (свидетельство №419146).

Протокол об административном правонарушении №10309000-933/2011 составлен 30 сентября 2011 года по окончании административного расследования при участии директора общества с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» Харитонова А.Ю.

Ссылка на заключение эксперта содержится в указанном протоколе, протокол со стороны законного представителя ответчика подписан без каких-либо замечаний.

Вышеназванный протокол об административном правонарушении вместе с иными материалами дела об административном правонарушении был направлен для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Краснодарского края. Решением от 24 ноября 2011 года по делу №А32-35073/2011 общество с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» привлечено к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Как видно из материалов настоящего дела, в январе 2012 года общество с ограниченной ответственностью «Культспорттовары» предлагало к продаже спортивные тренажеры, воспроизводящие авторский дизайн внешнего вида тренажера истца и маркированные комбинированным обозначением со словесным элементом «AB ROCKET», что подтверждается нотариальными протоколами осмотра письменного доказательства – информации, размещенной в сети Интернет по адресам: http://kst-sport.ru/d/73734/d/arocket.jpg и http://kst-sport.ru/address, составленными 20 января 2012 года нотариусом г. Москвы Бублий Д.С. и 25 января 2012 года вр.и.о. нотариуса г. Москвы Бублий Е.С.

Вышеуказанные обстоятельства послужили поводом для обращения Компании Е. Мисхан анд Сонс в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008 регулировались положениями Закона о товарных знаках).

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право (право пользования, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации), удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1226, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №122 от 13 декабря 2007 года вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.  

Исследовав в порядке ст. 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации