Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 по делу n А53-18721/2011. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-18721/2011

21 мая 2013 года                                                                                 15АП-9059/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего О.Х.Тимченко

судей И.Н.Глазуновой, Т.Р. Фахретдинова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тарановой Д.П.

при участии:

от истца: директор Мамиконян Е.В. (устав – лист дела 42, паспорт);

от ответчика:  явка представителя не обеспечена, извещен надлежаще(уведомление № 53734)

от третьего лица: представитель не явился, о судебном заседании извещены надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов», открытого акционерного общества «Ростовский нефтемаслозавод «РИКОС»

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 14.06.2012 по делу № А53-18721/2011,

принятое в составе судьи  Авдеева В.Н.,

по иску открытого акционерного общества «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (ОАО «РИКОС») г. Ростов-на-Дону (ОГРН 1026103273030)

к ответчику открытому акционерному обществу «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» г. Новочеркасск (ОГРН 1076150004622)

при участии третьего лица: открытого акционерного общества «Русская смазочная компания»

о защите исключительных прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (далее ОАО «РИКОС») обратилось в суд с иском к открытому акционерному обществу «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» (далее ОАО РНМЗ «Рикос») с требованиями:

-об обязании удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца с этикеток, с товаров, и со всех страниц веб-сайта www.rnmz.ru;

-об обязании внести изменения в наименование ОАО «РНМЗ «РИКОС», исключив из фирменного наименования слово «РИКОС»;

-об обязании в дальнейшем не нарушать права ОАО «РИКОС» при использовании в гражданском обороте обозначений, сходных с товарным знаком и обозначений, сходные со словом «РИКОС»;

-о взыскании 5 000 000руб. за использование товарного знака за период с 2007 по 2011 гг. (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ  (том 1, лист дела  211).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 14.06.2012 г. исковые требования удовлетворены: суд обязал ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком согласно свидетельству о регистрации № 259924 с этикеток,  товаров и со всех страниц веб-сайта www.rnmz.ru; внести изменения в фирменное наименование ОАО «РНМЗ  «Рикос», исключив из фирменного наименования слово «Рикос»;  взыскал с ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» в пользу ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» 500 000 рублей – компенсации за незаконное использование товарного знака. В остальной части иска отказал.

Суд пришел к выводу о незаключенности между сторонами лицензионного договора от 01.07.22007 г. об использовании товарного знака, в связи с чем, посчитал не подлежащей  применению  третейскую оговорку о рассмотрении споров относительно исполнения договора в третейской суде.

Не согласившись с принятым судебный актом, ответчик-ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» обжаловал решение суда первой инстанции, в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил отменить его и оставить без рассмотрения исковое заявление ОАО «РИКОС». Заявителем жалобы приведены следующие доводы.

Иск должен быть оставлен без рассмотрения в порядке подпункта 5 пункта 1 статьи 148 АПК РФ, в связи с нарушением истцом третейской оговорки  (пункт 5.1  лицензионного договора от 01.07.2007 г.).

При рассмотрении дела судом не применены положения ст. 10 ГК РФ, ст. 157, 1487 ГК РФ. Истец, заявляя иск о защите исключительных прав на товарный знак, знал о наличии лицензионного договора от 01.07.2007 г. и о его исполнении сторонами. При этом, товары (смазочные материалы с указанием спорного товарного знака) введены ответчиком в оборот с согласия ответчика, что исключает в данном случае применение ст. 1487 ГК РФ.

Ссылка истца на отсутствие регистрации лицензионного договора необоснованна, так как именно истец обязан был зарегистрировать  договор (пункт 7.2).

Истец, утверждая о наличии убытков в результате использования товарного  знака, не указал, каким образом, ему причинены убытки при наличии того факта, что истец не производит продукцию с февраля 2008 г., что подтверждается многочисленными запретами контрольно-надзорных органов городской администрации. Истец, по сути, пытается незаконным способом изменить лицензионный договор в части размера лицензионных платежей с распространением новых правил на прошедший период и взыскать с ответчика крупные суммы, что является нарушением ст. 10 ГК РФ.

 Суд неверно истолковал положения ст. 1235 ГК РФ применительно к подписанному сторонами лицензионному договору и применил норму права, не подлежащую применению- ст.1286 ГК РФ.

Так, судом не учтено, что лицензионный договор подписан 01. 07.2007 г., а часть четвертая ГК РФ, содержащая ст.ст. 1235, 1286 ГК РФ, введена с 01.01.2008 г., следовательно, указанные нормы не могут быть применены к договору, заключенному в 2007 г.По состоянию на 01.07.2007 г. действовал Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров № 3520-1». Заключенный сторонами лицензионный договор соответствует требованиям указанного закона. Подписанный договор содержит указание на средство индивидуализации (товарный знак), номер, дату выдачи товарного знака, установлен размер вознаграждения, то есть лицензионный договор полностью соответствует положениям и вступившей с 01.01.2008 г. статье 1235 ГК РФ.

 С апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции обратился и истец по делу - ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (ОАО «РИКОС»). Заявитель жалобы  указал на несогласие с решением суда в части взыскании с ответчика  компенсации в размере 500 000 руб. вместо 5 000 000руб. и госпошлины в размере 13 000 руб.  В ходе рассмотрения дела  истцом были увеличены требования до 5 000 000 руб. и дополнительно оплачена пошлина в размере 45 000 руб. При вынесении решения суд не обосновал частичное взыскание пошлины. Ответчик своими действиями причинил истцу убытки в результате незаконного  использования товарного знака, заявитель жалобы просит взыскать с ответчика в его пользу компенсацию 5 000 000 руб. за использование товарного знака и госпошлину 45 000 руб.

В апелляционной инстанции представитель ответчика настаивал на оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь на третейскую оговорку. Лицензионного договора.

Представитель  истца ОАО «РИКОС» настаивал на позиции о не подписании директором истца лицензионного договора с ответчиком, утверждая, что подпись на договоре выполнена неизвестным лицом, проставленная печать  не принадлежит истцу. На данное обстоятельство  истец обращал внимание суда первой инстанции при рассмотрении искового заявления, однако, указанный довод оставлен судом первой инстанции без внимания.

Производство по настоящему делу было приостановлено с целью проведения экспертизы, определением апелляционной инстанции от 24.04.2013 г. производство по делу возобновлено, судебное заседание назначено на 15.05.2013 г.

В составе суда произведена замена судьи Ильиной М.В. на судью Фахретдинова Т.Р., в связи с отпуском судьи.

Ознакомившись с экспертным заключением, представитель истца ОАО «РИКОС» в судебном заседании 15.05.2013 г. настаивал на своих доводах, просил изменить решение суда в части присужденной компенсации, увеличить ее до 5 000 000 руб., возложить судебные расходы полностью на ответчика.

Ответчик -ОАО РНМЗ «Рикос»,третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей ответчика и третьего лица извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела,  товарный знак по свидетельству N 259924 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2003 г. по заявке N 2002729944 с приоритетом от 05.12.2002 г. со сроком действия до 05.12.2012 года на имя ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов». Товарный знак по свидетельству N 259924 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «РИКОС», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

 Истец в ходе  контрольных закупок товара, выпускаемого  ответчиком  товара( литиевые и комплексные литиевые смазки, натриевые смазки и другой товар) установил использование принадлежащего истцу средства индивидуализации- товарного знака  № 259924 и фирменного наименования  «РИКОС».

Общество, полагая, что его права на исключительное использование товарного знака и фирменного наименования нарушены, обратилось в арбитражный суд за защитой принадлежащих ему исключительных прав в гражданском порядке.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу и содержанию пунктов 1 и 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Истцом доказан факт принадлежности ему исключительных прав на вышеуказанные товарный знак и факт нарушения ответчиком права истца. на товарный знак по свидетельству N 259924. Исключительное право истца на фирменное наименование, также и на его сокращенный вариант- ОАО «РИКОС» и на ключевую часть фирменного наименования «РИКОС» действует с 24.09.2002 г., что подтверждается регистрационными документами  истца. Как следует из материалов дела ОАО «РИКОС», созданное в 2002 г. производит, рекламирует и реализует продукцию «смазочные материалы» с использованием товарного знака и фирменного наименования. (том 1, лист дела 11- 16,18-24)

ОАО РНМЗ «Рикос» не отрицал факт использования товарного знака и фирменного наименования истца, однако утверждал, что поскольку, использовал спорные средства индивидуализации на основании лицензионного договора от 01.07.2007, в котором имеется третейская оговорка, в силу обязательности которой иск подлежит оставлению без рассмотрения по правилам п.5 ч.1 ст. 148 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закон от 23.09.1992 N 3520-1  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (действовавшего на дату подписания договора)использование товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона о товарных знаках лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации   договор считаются недействительным. (правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.01.2004 N 13695/03 по делу N А56-33604/02). Стороны  подтвердили, что лицензионный договор не зарегистрирован в установленном законом порядке.

 Представленный в дело лицензионный договор от 01.07.2007 г. от имени  лицензиара ОАО «РИКОС» подписан директором указанного общества Журбиным Д.П. (том  1,лист дела 148).Согласно пункту 5.1 договора любой спор,  вытекающий из договора подлежит  разрешению третейским судом для разрешения конкретного спора.

Представитель истца в суде апелляционной инстанции заявил о фальсификации указанного договора, заявив, что подпись на договоре выполнена не директором истца Журбиным Д.П, а неизвестным лицом, проставленная печать не принадлежит обществу.

Как следует из искового заявления, отзывов ОАО «РИКОС» на иск, истец  и в первой инстанции утверждал о не подписании договора. Однако, на данное обстоятельство, суд первой инстанции не обратил внимания.

В соответствии с требованиями Закона о третейских судах спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Это соглашение