Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.11.2013 по делу n А32-10154/2013. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

должностным лицом отдела административных расследований таможни вынесено определение о назначении экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Согласно Заключению эксперта Федеральной таможенной службы филиала ЦЭКТУ (г. Ростов-на-Дону) О.В. Васильченко от 25.03.2013 года № 03-01-2013/0181, товары (№, № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 по ДТ № 10317110/301112/0021551) относятся к товарам однородным с некоторыми из товаров, в отношении которых по свидетельству № 440500 зарегистрирован товарный знак компании ОАО «Оркла Брэндс Россия».

По мнению эксперта на картонных коробках (грузовых местах), на индивидуальных потребительских упаковках и на этикетках товаров, размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком компании ОАО «Оркла Брэндс Россия» - словесным товарным знаком: «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА», а именно:

-    на картонных коробках (грузовых местах) товаров № 2 («чай черный ферментированный, в первичных упаковках»), № 4 («леблеби во фруктовой глазури, фУНДУК кенди») № 14 («ягоды сушеные: черника сушеная, шелковица сушеная белая шелковица сушеная красная»); № 9 («овощи, приготовленные не замороженные: леблеби соленый, жареный; леблеби в остром соусе»), № 10 («орехи обжаренные: фисташка жареная, фисташка очищенная»);

- на картонных коробках (грузовых местах) и на индивидуальных упаковках товаров № 1 («кофе турецкий жаренный натуральный молотый (в жестяной упаковке и в упаковке из фольги), пекмез из рожкового дерева в кувшине (330 г.), части товара № 5 («кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао: лукум в ассортименте, джезерье в ассортименте, пастила , сарма, чурчхела), № 7 кондитерские изделия из сахара или сахарозаменяющих продуктов, содержащие какао - лукум в ассортименте, № 11 - орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом: паста из фундука с сахаром, паста из фундука молочная, смесь орехов обжаренных с медом, тахин; № 12- пекмез из винограда в кувшине, представляющий собой 100% сок винограда, вываренный без сахара до густоты меда, число брикс 70; № 13 - пекмезы в кувшине (330 г.), представляющие собой 100% сок плодов растений, вываренных без сахара до густоты меда, пекмез из можжевельника, пекмез из шелковицы).

28.12.2012   г. уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований таможни в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении № 10317000-682/2012 по ст. 14.10 КоАП России.

18.01.13г. по делу об административном правонарушении № 10317000-682/2012 составлен акт приема-передачи на ответственное хранение на складе ЗАО «РОСТЭК-Новороссийск» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, 8 предметов (кондитерских изделий в упаковке), содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака (том № 2 приложения к делу листы №№ 71-81).

28.03.13г. таможней по данному факту в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении № 10317000-682/2012 по ст. 14.10

КоАП РФ.

05.04.13г. таможня в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества за совершённое правонарушение к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

Повторно изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что в действиях имеется состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст. 14.10 КоАП РФ.

При этом суд апелляционной инстанции руководствуется следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как установлено пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака понимаются действия в том числе по размещению товарного знака на упаковках товаров, предназначенных для введения товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации.

В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

ОАО «Оркла Брэндс Россия» является владельцем словесного товарного знака «Восточная Сказка», зарегистрированного РОСПАТЕНТОМ в отношении товаров 30 класса (кондитерские изделия) в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания 05.07.11 г., свидетельство № 440500.

Обосновывая вывод о недоказанности сходства до степени смешения указанного товарного знака с обозначениями: «Восточная сказка» и «изготовлено специально для Восточной сказки», содержащимися на упаковке спорного товара, ввозимого обществом, суд первой инстанции сослался на следующее.

В связи с отсутствием фактического наличия произведенных товаров Третьим лицом с расположенным на них товарным знаком «Восточная сказка» в произведенном виде, либо в продаже, у эксперта, а также у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, что свидетельствует об отсутствии возможности определения однородности спорного товара, с товарами указанными в Свидетельстве о регистрации товарного знака Третьего лица.

Суд оценил представленные сторонами доказательства, самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений и на основании подпункта 14.4.2 Правил пришел к выводу об отсутствии сходства товарного знака с комбинированным обозначением до степени смешения. При этом судом учитывалось, что словесное обозначение товарного знака «Восточная сказка», правообладателем которого является ОАО «Оркла Брэндс Россия», выполнено буквами стандартного шрифта черного цвета одинакового размера, не содержит каких-либо иных элементов. На этикетках товара ООО «Глобал-Трейд» имеется словесный элемент «восточная СКАЗКА», при этом слово «восточная» находится сверху, а слова «СКАЗКА» расположено под ним. Словесный элемент выполнен строчными буквами русского алфавита оригинальным контрастным шрифтом с засечками. Размер шрифта в слове «СКАЗКА» больше, чем в слове «восточная». Линия строки в обоих словах имеет дуговую форму. Следовательно, словесное обозначение товарного знака «Восточная Сказка» отличается от комбинированного обозначения этикетки «восточная СКАЗКА», содержащего словесные и изобразительные элементы.

Комбинированное обозначение, расположенное на товарах Заинтересованного лица представляет собой следующую композицию: внутри фигурной рамки ромбовидной формы на синем фоне размещены изобразительный элемент в виде монограммы букв «ВС», занимающими около 80% фигурной рамки, выделенных в белом цвете, а под ним словесное обозначение «восточная СКАЗКА». Внешняя фигурная рамка выполнена сдвоенными линиями: широкой - зелено-коричневой - снаружи и белой - с внутренней стороны. В монограмме «ВС» буквы выполнены декоративным оригинальным шрифтом и переплетены между собой, а над ее верхней частью расположено стилизованное изображение листика с веточкой, в связи с чем данный изобразительный элемент в целом напоминает стилизованное изображение яблока.

Сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общее зрительное впечатление и не могут ассоциироваться друг с другом. Имеющиеся сходные слова, не оказывают существенного влияния на зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, так как они полностью различаются шрифтом, цветом исполнения, размещением фрагментов относительно друг друга.

Учитывая значимость положения, занимаемого монограммой «ВС», в исследуемых комбинированных обозначениях - данный элемент несет значительную смысловую нагрузку, акцентирует на себе внимание потребителя, легко запоминается и важен для индивидуализации товара потребителем. Усилению различительной способности указанного изобразительного знака способствует ярко синий фон, на котором расположены буквы, а также двойная фигурная, оригинальная рамка в виде ромба, выделенная широкой полосой черного цвета и узкой белого цвета. Яркое цветовое решение фона, а также оригинальная рамка, также являются сильными элементами товарного знака, акцентируют на себе внимание потребителя, важны для индивидуализации товара потребителем, легко запоминаются. Вышеуказанные элементы, в своем стилизованном изображении, в сочетании цветов и тонов, а также по объему размещения в комбинированном обозначении несут около 90% смысловой нагрузки, в целом.

Незначительным является изображение слов «восточная СКАЗКА», выполненное в белом цвете, строчными буквами русского алфавита оригинальным контрастным шрифтом с засечками. Практически незаметным является слово «восточная», выполненное мелким шрифтом, гораздо меньшем чем слово «СКАЗКА». Слова «восточная СКАЗКА» не выделяются на общем фоне товарного знака, незаметны для потребителя, не несут в себе никакой смысловой нагрузки и не важны для индивидуализации товаров для потребителя.

Руководствуясь абзацем 3 п. 14.4.2 Правил вышеуказанные комбинированные обозначения в целом не являются сходными до степени смешения с товарным знаком № 440500, следовательно «спорные» товары не являются контрафактными.

Судом установлено, что, в связи с отсутствием на коробках, этикетках, упаковках «спорных» товаров комбинированных обозначений схожих до степени смешения с товарным знаком «Восточная сказка», а также в связи с фактическим отсутствием в производстве и в реализации товаров Третьего лица под маркировкой «Восточная сказка», у потребителя не может возникнуть ассоциаций о схожести товаров Заинтересованного лица с товаром, с изображением товарного знака, зарегистрированного Третьим лицом. Слова «восточная СКАЗКА», изображенные на комбинированном обозначении не несут смысловой нагрузки, не являются элементом индивидуализации товаров, не являются запоминающимися для потребителя.

Кроме того, в связи с отсутствием в материалах дела, а также в общедоступных средствах массовой информации - сети Интернет, информации о фактическом производстве и наличии товаров Третьим лицом, с изображенной на них торговой маркой «Восточная сказка» отсутствует возможность сопоставления товаров для обнаружения какого-либо сходства.

С учетом изложенного выше, проведя сравнительный анализ обозначений на имеющихся в материалах дела изображениях используемого на ввезенной Обществом продукции и товарном знаке ОАО «Оркла Брэндс Россия», суд приходит к выводу о том, что обозначения, используемые на товаре, не являются тождественными или сходными до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО «Оркла Брэндс Россия», имеются существенные различия в цветовой гамме, в самом изображении, в написании слов.

Суд апелляционной инстанции приведённых выше выводов суда первой инстанции не поддерживает ввиду следующего.

Суд первой инстанции при выяснении вопроса о степени однородности обозначений исходил из наличия в продаже изготовленных ОАО «Оркла Брэндс Россия» под его товарным знаком: "Восточная Сказка" кондитерских изделий, сходных по ассортименту с ввозившимися обществом, а так же из сходства данных обозначений в графическом исполнении и цветовом решении.

Вместе с тем, при решении вопроса о квалификации деяния по ст. 14.10 КоАП РФ вопрос о том, изготавливает ли правообладатель товарного знака фактически товары, на которые распространяется его право нанесения зарегистрированного за ним товарного знака, либо нет, не имеет правового значения в том числе в плане однородности товаров. В данном случае право правообладателя соответствующего товарного знака наносить данный товарный знак на товары и (или) услуги, для которых установлена регистрация этого знака подлежит защите так же в случае, если правообладатель фактически части указанных товаров не производит. Это не даёт права иным лицам без разрешения правообладателя наносить на товары соответствующего товарного знака. Сопоставление товарного знака с обозначением, нанесённым на предположительно контрафактный товар, возможно так же и путём сопоставления обозначения на товаре с обозначением товарного знака и его описанием, имеющемся в свидетельстве о его регистрации.

Сопоставление зарегистрированного за ОАО «Оркла Брэндс Россия» товарного знака с обозначениями на ввозившихся обществом кондитерских изделиях путём сопоставления их графического исполнения и цветового решения так же никак не влияет на решение вопроса об однородности данных обозначений. Это в частности обусловлено тем, что зарегистрированный за ОАО «Оркла Брэндс Россия» товарный знак: "Восточная Сказка" является словесным товарным знаком,  о чём прямо указано в Свидетельстве о регистрации права на товарный знак. В связи с этим квалифицирующим признаком однородности и сходства каких-либо обозначений с указанным товарным знаком имеет их фонетическое  сходство, а не их графические и цветовые характеристики.

С учётом изложенного, суд апелляционной инстанции как суд, повторно рассматривающий дело, и учитывая доводы