Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.05.2012 по делу n А71-5961/2010. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

Федерации).

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

         Как  следует из материалов дела (накладной №30331 от 27.05.2007, сертификата, договора №21720572 от 08.02.2007, писем ОАО «Ижсталь» от 16.07.10, от 16.08.10, плавильных карт) с мая 2007  по июнь 2010 года ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» производило изготовление стали марки ХМ-12, марки 630 и ее дальнейшую продажу ответчику.

Объем  изготовленной и поставленной продукции (стали марки ХМ-12 и марки 630) подтвержден справкой «о поставке металлопродукции по заказам ООО «Каури» с мая 2007 по июнь 2010 года», ответчиком не оспаривается.

Помимо этого, между фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH (Германия) как продавцом и ООО «Каури» как покупателем заключен контракт №11/09 от 31.08.2009, предметом которого является изготовление и поставка металлопродукции.

В ноябре 2009 и феврале 2010 ООО «Каури» организовало ввоз на территорию Российской Федерации от немецкой фирмы BGH Edelstahl Freital GmbH продукцию –прутки из коррозионной стали марки ХМ-12, что подтверждено имеющимися в материалах дела накладными (т.2, л.д. 50-54,76-79).

Изготовление фирмой BGH Edelstahl Freital GmbH прутков из коррозионной стали производилось в соответствии с техническими требованиями ООО «Каури» (т. 3, л.д. 73-83).

17.03.2010 Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Удмуртской Республике в ходе осмотра произвело изъятие у ООО «Каури» образцов стальных прутков диаметром 17,4 мм и 20,3 мм, направленных для проведения экспертизы, назначенной определением суда от 06.08.2010.

         В результате проведенной Испытательным центром «Металлтест»  ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» экспертизы, в протоколе  №968/4-2010 (т. 2, л.д. 127) в изъятых у ООО «Каури» образцах продукции определен состав и массовая доля химических элементов.

         Помимо этого, в ходе экспертизы, проведенной 18.02.2011 на основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.12.2010, на исследование эксперту Котициной Е.А. были представлены копия патента на изобретение №2270268, технические условия (ТУ 14-15587-2010)- прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно- стойкой стали марок ХМ-12, 03Х12АН6М, 03Х14Н7В, 20Х12АГ1, разработаны ООО «Каури», приложение №1 химический состав металла плавок №1Т3732 (марка ХМ-12) и №1Т9070) (марка 630), решение Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу №А40-55658/09-67-429.

         В своих выводах по результатам проведенной экспертизы эксперт Котицина Е.А. указала на то, что в валах погружных насосов, произведенных ООО «Каури» не использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 «Коррозионно- стойкая сталь и изделие из нее», либо признак, эквивалентный ему.

         В описательной части данного заключения эксперт пришел к выводу о неиспользовании  признака Молибден+3вольфрам, поскольку данный признак характеризует  использование в изобретении  одной части молибдена на три части вольфрама, в сумме используемых в изобретении в массовом соотношении 0,05/4,5%, в то время как в рассматриваемой плавке иное соотношение  указанных элементов, а именно количество молибдена практически равно количеству вольфрама.

         По результатам экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.05.2011 эксперт Григорьева Т.В. (т. 4, л.д.135) при ответе на поставленные вопросы указала, что  в химическом составе образца №1 диаметром 17,4 мм, указанном  в Протоколе от 26.01.2011 №45/4-2011, прилагаемом к Экспертному заключению ООО «Металлтест» от 11.02.2011 №ИЦ/15 не использован один из признаков независимого  п. 1 формул изобретений по патентам  №2270268 и №2270269.

         В описательной части данного заключения эксперта № 3543/Ц от 28.07.2011 экспертом сделан вывод о расхождении между граничным значением содержания (Мо+3W) из формулы изобретения и фактически измеренным соотношением. Такое небольшое расхождение вполне может оказаться  в пределах погрешности определения  массовых долей содержания Мо и W.

         По результатам исследования другого представленного на экспертизу образца стали, экспертом сделан вывод о том, что в химическом  составе образца №2 диаметром 20,3мм, указанном в протоколе  от 26.01.2011 №45/4-2011, прилагаемом  к Экспертному заключению ООО «Металлтест» от 11.02.2011 №ИЦ/15 использованы все признаки независимого  п. 1 формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269.

         Помимо этого, дан отрицательный ответ на вопрос о соответствии химического состава сплавов, указанных в первых пунктах формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269 к химическому составу сплавов, зарегистрированных в стандартах ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а, а именно, марок, в числе которых указаны марки ХМ-12; 630.

         По результатам проведенной повторной экспертизы, назначенной определением суда от 16.09.2011, экспертом Григорьевой Т.В. сделан вывод о том, что в образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 соответственно использованы все признаки первого (независимого) пункта изобретения по патенту №2270268.

         Отмечено, что при проведении сопоставительного анализа не требовалось применения теории эквивалентов, т.к. все исследуемые признаки формулы изобретения либо используются  в образцах изделия, представленных на экспертизу, либо попадают в пределы, указанные в формуле изобретения.

         Таким образом, из приведенного в таблице сравнительного анализа признаков изобретения  по патенту №2270268 и образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 следует, что образцы изделий содержат каждый  признак изобретения, приведенный  в 1 (независимом пункте) формулы изобретения.

         Апелляционным судом рассмотрены и отклонены доводы ответчика о нарушении судом первой инстанции норм п. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившихся в поручении проведения повторной экспертизы эксперту Григорьевой Т.В. ранее проводившей экспертизу на основании определения суда от 25.05.2011.

         Пунктом 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае назначения повторной экспертизы, проведение ее поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

         Из определения суда от 16.09.2011 о назначении экспертизы следует, что поводом для ее назначения послужило ходатайство  истца  о проведении повторной экспертизы на предмет использования признаков патента №2270268, которая ранее проводилась экспертом АНО «Центр судебных экспертиз» Котициной Е.А., основанием –наличие два экспертных заключения, содержащие различные выводы относительно химических элементов Мо и W (молибден и вольфрам), а также разъяснения  патентного поверенного Федосеева А.В., принимавшего участие  в регистрации патентов на судебный запрос от 19.08.2011 (т. 5, л.д. 31).

         При этом, при назначении повторной экспертизы, порученной эксперту Григорьевой Т.В., судом в определении не указывалось на наличие противоречий в выводах данного эксперта в рамках экспертизы, проведенной 28.07.2011, либо сомнений в обоснованности ее заключения.

         Процессуальное законодательство не содержит запрета для поручения проведения экспертизы тому же эксперту в случае, если имеются вопросы в отношении ранее исследовавшихся обстоятельств.

Таким образом, заключение эксперта №3748/Ц от 10.11.2011,является надлежащим доказательством по делу, подтверждающим факт использования в изъятых у ООО «Каури» образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 всех признаков первого (независимого) пункта формулы изобретения по патенту №2270268, а также факт использования в химическом составе  коррозионно- стойкой стали, применяемой в изделиях ООО «Каури» каждого признака независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 с датой приоритета 01.02.2005.

Доводы апелляционной жалобы о том, что  ОАО «Ижсталь» производило  ООО «Каури» выплавку стали марок ХМ-12 и 630 по техническому соглашению №1236-2005, техническому соглашению №1416 -2007, не подтверждены материалами дела.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле , должно доказать те доводы, на которые ссылается как на основание своих требований, возражений.

В нарушение названной нормы, ответчиком в материалы дела не были представлены технические соглашения №1236-2005,  №1416-2007; при проведении экспертиз со стороны ответчика не ставился вопрос о соответствии выпускаемой ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» продукции, соответствующей по своему химическому составу условиям указанных технических соглашений, либо самостоятельному патенту ответчика.

Апелляционным судом также отклоняются доводы ответчика о преюдициальном значении для рассмотрения настоящего дела решения Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2009 по делу №А40-55658/09-67-429.

Указанным решением суда от 24.07.2009 разрешен патентный спор между ЗАО «ИОМЗ» и Роспатентом, 3-е лицо, участвовавшее в деле- ООО «Каури» по поводу несоответствия запатентованной полезной модели (патент на полезную модель №61285, выданный ООО «Каури») условию охраноспособности «новизна».

В мотивировочной части решения суда от 24.07.2009 отражено, что отличие прутка по патенту №61285 (патент ООО «Каури») на полезную модель  заключается в том, что он выполнен  из иного материала и не имеет  в своем составе вольфрам в виде «молибден +3вольфрам». Изготовленный пруток  по патенту №2270268 не будет одновременно содержать оба элемента: кремний и марганец, но всегда включает вольфрам в виде «молибден + 3 вольфрам», отсутствующий в составе стали по патенту №61285.

Таким образом, предметом исследования в рамках дела №А40-55658/09-67-429 являлось сравнение химических формул патентов ЗАО «ИОМЗ» и ООО «Каури», тогда как предметом настоящего спора является фактическое использование в продукции ООО «Каури» всех признаков независимого пункта формулы изобретения истца.

Доводы ответчика со ссылкой  решение от 24.07.2009 в котором указано, что  изготовленный по патенту ЗАО «ИОМЗ» №2270268 пруток не будет одновременно содержать кремний и марганец, содержащиеся в химической формуле патента ООО «Каури» и присутствующие в результате  анализа изъятых прутков, не принимается апелляционным судом во внимание. Из решения суда от 24.07.2009  также следует, что патент №2270268 всегда  включает вольфрам в виде «молибден + 3 вольфрам», отсутствующий в стали по патенту №61285 (патент ООО «Каури»).

В заключении эксперта №3748/Ц от 10.11.2011 указано на использование в образцах сталей марок ХМ-12 и 630, изготовленных для ООО «Каури» всех признаков формулы изобретения по патенту №2270268, в том числе сочетания «молибден + 3 вольфрам».

Довод апелляционной жалобы о том, что плавка стали по заказу ООО «Каури» подпадает под стандарты ASTM А564/А 564М не принимается апелляционным судом, поскольку проведенными по делу экспертизами установлено отличное содержание химических элементов в образцах плавок, изготовленных для ООО «Каури»  по сравнению со стандартами ASTM А564/А 564М.

Помимо этого, в описательной части заключения эксперта №3543/Ц от 28.07.2011 на л.д. 129 т. 4 (эксперт Григорьева Т.В.) отмечено, что можно предполагать, что сплав по патентам соответствует  одному из сплавов  ASTM, содержащему  указанные компоненты в виде  ненормируемых по содержанию и составу примесей.

 В выводах к заключению эксперта №3543/Ц от 28.07.2011 указано, что химический состав образца стали №1 диаметром 17,4 мм, указанный  в экспертном заключении  Испытательного центра «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» от 11.02.2011 соответствует  химическому составу стали ХМ-12 стандарта ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а.

Химический состав образца стали №2 диаметром 20,3 мм, указанный в экспертном заключении Испытательного центра «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» от 11.02.2011 не соответствует химическому составу стали ХМ-12 стандарта ASTM А 564/А 564М-92а, ASTM А 484/А484М-05а.

Проанализировав заключения экспертов, апелляционный суд пришел к выводу о том, что  обозначение в первичных документах марки стали как ХМ-12 не исключает содержание в ней использованной при изготовлении формулы, запатентованной истцом. Иного ответчиком в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано.

Поскольку использование такой формулы в изъятых у ООО «Каури» образцах подтверждено заключением эксперта №3748/Ц от 10.11.2011,  факт нарушения исключительного права нашел подтверждение материалами дела, в том числе косвенно письмом ОАО «Ижсталь» №ДС/119 от 09.02.2007, в котором общество сообщило ООО «Каури» о том, что в связи с наличием патента у ЗАО «ИОМЗ», распространяющегося на марку ХМ-12, ОАО «Ижсталь» отказывает  в производстве металлопроката указанной марки в соответствии со спецификацией №167200070201, следует признать доказанным нарушение ООО «Каури» патентных прав ЗАО «ИОМЗ».

  В силу подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации