Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2012 по делу n А60-946/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

не согласились  с экспертом Шаховой Г.Н. По мнению ответчика, экспертами Кабаковым В.И., Панфиловым Д.И. соблюдены все необходимые требования, предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ, в связи с чем, исключение данного доказательства и признание его ненадлежащим – неправомерно.

Также ответчик указывает на то, что судом необоснованно надлежащим образом не оценены и мотивированно не отклонены экспертизы, выполненные патентным поверенным Ждановских Е.И. и Агентством Интеллектуальной Собственности «ИНСО-ЭНЕРГО». При этом заявитель указывает на то, что при наличии противоречий в экспертных заключениях, суд первой инстанции мог по собственной инициативе назначить повторную экспертизу.

Кроме того, ответчик указывает на то, что, по его мнению, с учетом положений п. 3 ст. 1358, п. 2 ст. 1358, ст. 1376 ГК РФ, истец, защитив патентной формулой № 54694 с одним независимым пунктом единственный вариант, неправомерно полагает, что под такой патент подпадают другие возможные варианты. В связи с чем, ответчик полагает, что данное дело касается двух разных устройств, характеризующихся разной (неидентичной) совокупностью признаков одного назначения (реактор) дающих один технический результат, т.е. дело касается вариантов полезной модели, в то время как истцом запатентован лишь один из возможных вариантов. При этом, используемая в изделии ответчика намотка в две параллели имеет не минимально возможный «сбег» и не преследует таковой цели, соответственно признак формулы полезной модели и признак изделия, указанные  в п. 8 Таблицы (описательная часть заключения эксперта Шаховой Г.Н.) не являются эквивалентными, поскольку приводят к различным техническим эффектам.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, а также поддержал доводы апелляционной жалобы ООО «Электромашиностроительный завод», просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать  в полном объеме.

Истцом представлены письменные отзывы на апелляционные жалобы ответчиков, находя решение суда законным и обоснованным, истец просит решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы  - без удовлетворения.

В судебном заседании представителем истца доводы письменных отзывов поддержаны в полном объеме.

ООО «Энергомашиностроительный завод» представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу ООО «Инженерная группа Урал», в котором указал на то, что просит приобщить  к материалам дела ответ на запрос Научно-технического центра Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы от 28.08.2012 № 01-16/1601/1. Представитель ответчика указал на то, что запрос направлен 25.07.2012, поскольку ответ получен только 28.08.2012, у ООО «Энергомашиностроительный завод» отсутствовала возможность представить данное доказательство  в суд апелляционной инстанции.

ООО «Инженерная группа Урала» поддержало заявленное ходатайство.

Истец указал на то, что возражает против удовлетворения ходатайства, поскольку ответчик не обосновал невозможность направления запроса ранее.

  Рассмотрев с учетом требований ст. 65, 159, 268 АПК РФ указанное ходатайство, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения по следующим основаниям.

   В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

  Согласно ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

  Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, раскрыть доказательства перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

  Нормы ст. ст. 9, 10, 65 АПК РФ призваны обеспечить состязательность и равноправие сторон и их право знать заблаговременно об аргументах и доказательствах друг друга до начала судебного разбирательства, которое осуществляет суд первой инстанции. И лишь в исключительных случаях (п. 2 ст. 268 АПК РФ) суд апелляционной инстанции принимает дополнительные доказательства.

Поскольку суд апелляционной инстанции признает, что ответчик о времени и месте судебных заседаний в суде первой инстанции был извещен надлежащим образом, следовательно, обладал возможностью заявить ходатайство о приобщении  к материалам данного доказательства (в том числе принять меры для направления запроса в более ранний срок, либо заявления ходатайства об отложении судебного разбирательства  в связи с неполучением ответа на запрос), однако ответчиком указанное ходатайство не заявлено (запрос своевременно не направлен, не указаны причины не возможности направления запроса раньше), в связи с чем суд апелляционной инстанции считает необходимым в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительного документа ответчику отказать, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 268 АПК РФ (п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований ООО «Росэнерготранс» ссылается на то, что общество является обладателем исключительного права на полезную модель «Токоограничивающий реактор», зарегистрированную по заявке №2005139509 с приоритетом 16.12.2005, что подтверждается патентом на указанную полезную модель №54694.

Как следует из материалов дела, ООО «Электромашиностроительный завод»  нарушает охраняемое указанным патентом исключительное право истца путем изготовления, предложения о продаже и продажи токоограничивающих реакторов, в которых использованы все существенные признаки полезной модели истца (данные факты, подтверждаются: каталогом продукции ООО «Электромашиностроительный завод»; каталогом ООО «Электромашиностроительный завод» «Сухие токоограничивающие реакторы» за 2011 год; фотографиями выставочного образца токоограничивающего реактора, принадлежащего ООО «Электромашиностроительный завод», сделанными на ежегодной выставке «Электрические сети России - 2012»,  электронным носителем (CD-диск) с фотографиями и фотографиями в распечатанном виде, а также данными с официального сайта организаторов выставки о проведении данной выставки, и об участниках выставки, среди которых ООО «Электромашиностроительный завод»; фотографиями с официального сайта ООО «Электромашиностроительный завод» www.e-m-z.ru (факт нахождения данных фотографий на сайте установлен в порядке досудебного обеспечения иска нотариусом – с. 4-6 протокола осмотра доказательств от 28.12.2011).

Обращаясь  с исковым заявлением в арбитражный суд, истец указывает кроме нарушений исключительного права истца ООО «Электромашиностроительный завод», на нарушение его исключительного права ООО «Инженерная группа Урал», в связи с заключением договора поставки № 19/11-П от 22.11.2010.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования в отношении реактора сухого токоограничивающего РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, поскольку только в отношении данного оборудования доказан факт нарушения прав истца патенту РФ № 54694, установил, что  истцом доказано нарушение ответчиками его прав в отношении патента РФ № 54694 (ст. ст.1229, 1252,1358, 1376,1390,1406 ГК РФ) при этом, поскольку с учетом положений  ст.1407 ГК РФ предусмотрена возможность требования публикации решения только в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, требование истца о публикации решения суда в средствах массовой информации - газете «Энерджилэнд.ру» (Издательство ЗАО ГК «ЭнТерра») и журнале «Эксперт» (Издательская группа «Эксперт») оставлены без удовлетворения.

В удовлетворении требования истца о запрете ООО «Инженерная группа «Урал» совершать действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель по патенту №54694, в части изготовления спорного токоограничивающего реактора судом отказано, в связи с не представлением доказательств изготовления данным ответчиком реактора. Учитывая, что истцом не доказан факт изготовления ООО «Инженерная группа «Урал» спорного реактора, в удовлетворении требования об изъятии у ООО «Инженерная группа Урал» материальных носителей, используемых для совершения нарушения исключительного права истца на полезную модель по патенту №54694, в том числе конструкторской документации, предназначенной для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели Истца, оборудования и материалов, предназначенных главным образом для изготовления токоограничивающих реакторов с использованием указанной полезной модели истца, товарные остатки продукции, изготавливаемой или изготовленной с использованием указанной полезной модели Истца отказано на основании  п. п. 4,5 ст.1252 ГК РФ.

         Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, отзывов на них, заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения апелляционных жалоб  не установил.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Абзацем 3 пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

         Поскольку для разрешения спора по существу суду необходимо установить, используется ли полезная модель, защищенная патентом РФ № 54694, в продукции ответчиков, суд первой инстанции определением от 13.04.2012 в соответствии со ст. 82, 84 АПК РФ удовлетворил ходатайство о назначении экспертизы по делу и назначил судебную комиссионную патентоведческую экспертизу, поручив ее проведение патентному поверенному Г. Н. Шаховой и экспертам ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» Кабакову В. И., Панфилову Д. И.

На разрешение экспертизы поставлен следующий вопрос: используется или нет полезная модель, защищенная патентом РФ № 54694, в продукции ответчиков, реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО «Мосэнерго» по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14. А именно, используется ли каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ № 54694 формулы полезной модели либо признак, эквивалентный ему в указанном выше продукте. Провести судебную патентоведческую экспертизу путем проведения исследования объекта: реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, производства ООО «ЭМЗ», расположенного в ТЭЦ-16 - филиал ОАО «Мосэнерго» по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14?

При этом в выводах заключения экспертов ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» указано на то, что полезная модель, защищенная патентом РФ № 54694, в объекте - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО «Мосэнерго» по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14, не используется; в выводах заключения эксперта Шаховой Г.Н. указано на то, что полезная модель, защищенная патентом РФ № 54694, в объекте - реактор сухой токоограничивающий РТСТ 10-1000-0,56 УЗ, установленном на объекте ТЭЦ-16 - филиал ОАО «Мосэнерго» по адресу 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 14, используется.

Судом проанализированы указанные заключения на предмет их соответствия закону.

При этом судом первой инстанции установлено, что из описательной