Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2013 по делу n А71-5636/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-14019/2012-ГК

г. Пермь

18 января 2013 года                                                                Дело № А71-5636/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено  18 января 2013 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего                                   Дружининой Л. В.

судей                                                         Масальской Н. Г., Шварц Н. Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Леконцевым Я. Ю.

при участии:

от истца, Общества с ограниченной ответственностью «Инвис-К» - Алешина Л. А., паспорт, доверенность от 15.01.2013 года; Кулемин И. В., паспорт, доверенность от 15.01.2013 года;

от ответчика, Общества с ограниченной ответственностью «Ника» - Козлова Э. И., паспорт, доверенность от 09.01.2013 года; Николаев А. Г., паспорт, доверенность от 09.01.2013 года;

от третьего лица, Индивидуального предпринимателя Славкина Алексея Владимировича – не явились;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «Ника»

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 18 октября 2012 года

по делу № А71-5636/2012,

принятое судьёй О. А. Сидоренко

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Инвис-К» (ОГРН 1031801354265, ИНН 1833030114)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Ника» (ОГРН 1081832001756, ИНН 1832063830)

третье лицо: Индивидуальный предприниматель Славкин Алексей Владимирович

о признании права преждепользования на полезную модель,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвис-К» (далее – ООО «Инвис-К», истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Ника» (далее – ООО «Ника», ответчик) о признании за истцом права преждепользования (дальнейшего безвозмездного использования тождественного решения без расширения объема такого использования) на полезную модель «Гладильная доска», защищенную патентом Российской Федерации № 101450 за ООО «Ника» на основании статей 10, 1361, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (т.1, л.д.7-10).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.03.2012 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечен индивидуальный предприниматель Славкин Алексей Владимирович (далее – ИП Славкин А. В., третье лицо) (т.1, л.д.1-4).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.06.2012 года производство по делу приостановлено в связи с назначением по делу судебной экспертизы на основании пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т.1, л.д.79-81).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.09.2012 года на основании статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу возобновлено (т.1, л.д.135-136).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.10.2012 года (резолютивная часть от 17.10.2012 года, судья О. А. Сидоренко) за ООО «Инвис-К» признано право преждепользования на полезную модель «Гладильная доска», защищенную патентом Российской Федерации № 101450 в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 250 штук гладильных досок. С ответчика в пользу истца взыскано 4 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску, 15 000 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов (т.2, л.д.31-36).

Ответчик, ООО «Ника», с решением суда первой инстанции не согласился, представил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Удовлетворяя исковые требования на основании заключения эксперта Удмуртской торгово-промышленной палаты № 054-04-049 от 07.09.2012 года, суд первой инстанции не принял во внимание, что защищенный патентом № 101450 объект определяется двумя независимыми пунктами № 1, № 8 формулы полезной модели «Гладильная доска (варианты)». На основании поставленных судом первой инстанции в определении от 27.06.2012 вопросов эксперт пришел к выводу о том, что в представленной истцом технической документации используются все признаки, перечисленные лишь в пункте № 8 формулы полезной модели «Гладильная доска (варианты)» по патенту № 101450; техническое решение, описанное в представленной технической документации, является тождественным второму варианту полезной модели «Гладильная доска (варианты» по патенту № 101450. Доказательств, подтверждающих существование каких-либо решений, тождественных первому варианту полезной модели «Гладильная доска (варианты)», созданных или используемых истцом до даты приоритета полезной модели не представлено. В силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации для установления тождественности решения, описанного в технической документации на изделие «доска гладильная «Хозяйка-3» полезной модели «Гладильная доска (варианты)» суд должен был установить тождественность технического решения всем вариантам полезной модели.

Также суд необоснованно принял в качестве доказательств использования полезной модели в объеме 250 штук договор № 1 от 05.03.2008 года без чертежей и заданий заказчика. Истец в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал конкретное задание, а также наличие конструктивных особенностей в изготавливаемой для заказчика продукции. Доказательств изготовления гладильной доски «Хозяйка-3», подтверждающих права преждепользования, истцом не представлены.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители ответчика доводы жалобы поддержали, просили решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Истец, ООО «Инвис-К», представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указал, что изготовление им гладильных досок начато ранее приоритета полезной модели ответчика, в связи с чем в действиях истца нарушений исключительных прав патентообладателя не имеется. Поскольку пункт № 1 и пункт № 8 формулы полезной модели дают описание одного и того же признака технического решения; представителями ответчика не ставился вопрос о тождественности решения по первому пункту полезной модели, несмотря на то, что бремя доказывания отсутствия тождественности по пункту № 1 формулы полезной модели лежит не ответчике, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования. Доводы о необходимости установления тождественности технического решения всем вариантам полезной модели несостоятельна, поскольку пункт 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации относится к сохранению права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения такого использования.

В судебном заседании представители истца против доводов жалобы возражали, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Третье лицо, ИП Славкин А. В., письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил, в судебное заседание явку представителя не обеспечил.

Апелляционным судом жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьего лица, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО «Ника» является правообладателем на полезную модель «Гладильная доска (варианты)». Данное право ответчиком приобретено по заявке № 2010141306 на основании патента на полезную модель № 101450, выданного Роспатентом с приоритетом полезной модели 07.10.2010 года и зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.01.2011, срок действия патента истекает 07.10.2020 года (т.1, л.д.67-68).

Как указывает истец в исковом заявлении в 2009 году, то есть до приоритета полезной модели (07.10.2010 года), ООО «Инвис-К» совершало необходимые приготовления к добросовестному использованию тождественного к полезной модели решения (осуществляло производство и реализацию гладильных досок), в подтверждение чего представило товарные накладные и акты № ИНВ00000119 от 05.10.2009 года, № ИНВ00000051 от 04.05.2009 года, № ИНВ00000065 от 04.06.2009 года, № ИНВ00000088 от 04.08.2009 года, № ИНВ000000147 от 04.12.2009 года (т.1, л.д.13-21); договор подряда из давальческого сырья № 1 от 05.03.2008 года (т.2, л.д. 1-3); товарные накладные и акты № ИНВ00000071 от 23.06.2009 года, № ИНВ00000131 от 05.11.2009 года (т.2, л.д. 5-13).

Полагая, что указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у ООО «Инвис-К» права преждепользования на полезную модель «Гладильная доска», защищенную патентом Российской Федерации № 101450 за ООО «Ника», истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, основываясь на данных проведенной по делу экспертизы и имеющихся в материалах дела доказательствах изготовления истцом исследуемого объекта до регистрации за ответчиком права на полезную модель, пришел к выводу о наличии у истца права преждепользования в объеме, не превышающем изготовление  и реализацию 250 штук гладильных досок.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав объяснения представителей сторон в судебном заседании, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

Согласно пункту 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376). Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель»;

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

В подтверждение факта преждепользования объектом (гладильной доской), являющейся тождественной описанию полезной модели по патенту №101450, выданному ответчику, истцом в материалы дела были представлены договор №1 от 05.03.2008 подряда из давальческого сырья, предметом которого являлось изготовление ООО «Инвис-К» как подрядчиком продукции из сырья Заказчика, в том числе доски гладильной «Хозяйка-3», товарные накладные к нему от 23.06.2009, от 05.11.2009, от 05.11.2009, от 23.06.2009, акты, подтверждающие факт реализации изготовленной продукции.

Согласно технической   документации (сборочный чертеж) на доску гладильную «Хозяйка-3», датированной 03.04.2006, разработчиком чертежа являлось ООО «Инвис-К».

В целях установления тождественности указанного изделия с полезной моделью, защищенной патентом №101450 судом определением от 27.06.2012 была назначена  экспертиза, на разрешение которой были поставлены вопросы:

- является ли техническое решение, описанное в представленной истцом технической документации на доску гладильную тождественным полезной модели (патент на полезную модель №101450 гладильная доска (варианты)?;

- имеются  ли в представленной технической документации все признаки, перечисленные  в пункте 8 формулы полезной модели по патенту