Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2010 по делу n А48-3934/07-20. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

признаки (несущие продольные и поперечные панели соединены друг с другом по высоте в трех местах: в нижней и верхней частях панелей около плит перекрытия, а также посередине по высоте этажа; наружные стены являются самонесущими на один этаж, так как они опираются поэтажно на специально устроенные балки; плиты перекрытия над комнатами с выступающим эркером имеют контур увеличенной толщины по сравнению с плитами перекрытия и балконными плитами; технические решения выполнения наружных стен комнат без эркеров заключается в следующем: на внутренние стеновые панельные элементы, установленные вдоль наружного контура здания, а также на панельные стены, выходящими торцами на наружный контур здания, опираются обвязочные балки, на эти балки опираются перфорированные балки, которые связываются с обвязочными с помощью сварки по закладным деталям, образуя единую сборную конструкцию; на сборную балку опираются многослойные стены (кирпич и утеплитель)), указанные в формуле к данному патенту выявлены в указанном здании.

Также эксперт в своем заключении указывает, что техническое решение элемента стенового ограждения, примененного при строительстве здания, соответствует техническому решению, указанному в формуле изобретения к патенту № 2275477, признаки, выявленные в обозначенном выше здании, соответствуют отличительным признакам, указанным в формуле к патенту № 2275477, или эквивалентными по достигаемому техническому результату, так как элемент стенового ограждения, примененный при проектировании и строительстве рассматриваемого здания решает ту же задачу, что и элемент по патенту № 2275477.

По ходатайству истца судом 13 февраля 2009 года была назначена повторная экспертиза (вторая) (л.д. 52-58 т. 5).

Согласно экспертному заключению ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» конструктивное решение здания, расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, 15, соответствует конструктивному решению, указанному в формуле изобретения к патенту № 2281365. при проектировании и строительстве указанного здания использованы признаки, входящие и в независимые, и в зависимые пункты формулы.

Также эксперт ссылается на то, что техническое решение элемента стенового ограждения, примененного при строительстве здания, соответствует техническому решению, указанному в формуле к патенту № 2275477.

Доводы ответчика о недостоверности проведенной экспертизы сводятся к указанию на использование экспертом недействующей инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений ЭЗ-2-74 (далее инструкция), в которой дается определение понятия эквивалентности.

Суд первой инстанции, оценив указанные возражения, пришел к обоснованному выводу о том, что сама по себе ссылка эксперта на недействующую инструкцию не может являться основанием для вывода о недостоверности проведенной экспертизы.

Указанный вывод суда правомерно обоснован тождественностью определения «эквивалентность», приведенной в данной инструкции общепринятому пониманию данного термина. Аргументированных возражений, опровергающих выводы суда первой инстанции, заявителем жалобы не представлено.

По ходатайству ответчика арбитражным судом 08 июня 2009 года была назначена дополнительная экспертиза (третья), проведение которой было поручено патентному поверенному Сергею Владимировичу Рождественскому.

Согласно заключению эксперта от 15 июля 2009 года в проектной документации, изготовленной ОАО «Гражданпроект» при проектировании жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 15 не содержится каждый признак изобретений, приведенный в независимом пункте содержащихся в патентах № 2281365 и № 2275477 формул изобретения, либо признак, эквивалентный ему.

Оценив представленное заключение, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что данное заключение не может быть использовано в качестве достоверного доказательства по делу, поскольку материалами дела не подтверждается наличие у данного эксперта необходимых специальных познаний в области строительных конструкций.

Поскольку во всех экспертных заключениях, кроме заключения патентного поверенного С.В. Рождественского, делается вывод о том, что конструктивное решение жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, 15, соответствует конструктивному решению, указанному в формуле изобретения к патенту № 2281365; а также подтверждается наличие при строительстве дома отличительных признаков, указанных в формуле изобретения к патенту № 2281365; техническое решение элемента стенового ограждения, примененного при строительстве указанного жилого дома, соответствует техническому решению, указанному в формуле изобретения к патенту № 2275477 и подтверждается наличие при строительстве дома отличительных признаков, указанных в формуле изобретения к патенту № 2275477, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Довод ОАО «Гражданпроект» о том, что на момент выполнения работ по договору № 1 на разработку проектной продукции от 11 января 2005 года у ГОУ ВПО «ОрелГТУ» отсутствовало исключительное право на технические решения, защищенные патентами № 2275477 и № 2281365, поскольку публикация заявки по патенту № 2275477 состоялась лишь 20.01.2006 г., по патенту № 2281365 ‒ 10.04.2006 г. судом первой инстанции обоснованно отклонен.

Из положений ст. 3. ст. 19 Патентного закона следует, что возникновение правовой охраны изобретения связывается с датой приоритета заявки на изобретение. Аналогичная позиция следует из толкования п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которому признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Как следует из представленных доказательств, ответчик знал, что используемые им технические решения не являются его интеллектуальной собственностью, что подтверждается договором от 19 мая 2003 года № 01/05-Н-03 на создание (передачу) научно-технической продукции, а также письмом от 02 августа 2004 года № 576.

С учетом изложенного суд обоснованно посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению в части обязания ответчика прекратить использование технических решений, защищенных патентами ОрелГТУ № 2281365 и № 2275477.

В отношении требований о взыскании с ответчика убытков в размере 1 544 857,44 рублей судом правомерно отказано.

Согласно части 2 статьи 14 Патентного Закона патентообладатель вправе требовать возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Согласно указанной норме ответственность в виде убытков наступает при наличии определенных условий: наступление вреда, противоправное поведение лица, причинившего вред, причинная связь между убытками и неправомерными действиями (бездействием), размер убытков, вина причинителя вреда. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий в действиях ответчика исключает возможность применения ответственности в виде убытков.

В обоснование размера причиненных убытков истец указывает, что стоимость проектной продукции на строительство жилого дома можно оценить с точки зрения себестоимости 1м2 возведенного жилья. Истец указывает, что в период строительства жилого дома по Карачевскому шоссе, запроектированного ОАО «Гражданпроект», себестоимость 1м2 составляла порядка 14 тыс. руб., следовательно, от продажи всех жилых и офисных помещений получены денежные средства в размере – 64 369 060 руб. (4597,79*14 000=64 369 060 руб.).

Истец указывает, что уменьшение себестоимости каркаса быстровозводимого энергоресурсоэффективного жилого дома с внутренним каркасом из панельных элементов и поэтажной разрезкой наружных стен позволит увеличить прибыль от реализации 1 м2 жилья минимум на 20 %.

В связи с чем, по мнению, истца, увеличение прибыли от продажи жилых и офисных помещений рассматриваемого жилого дома из-за применения новых технических решений составило в начале 2005 года: 64 369 060*0,2=12 873 912 руб.

Используя формулу, определяющую изобретательский уровень патентованных решений: D=Ki* К2*К3, D=0,6*0,4*0,5=0,12 (где: Kj – коэффициент, определяющий достигнутый в изобретении результат: Kj=0,6 – достижение качественно новых основных технических характеристик продукции, подтвержденных документально; К2 – коэффициент, определяющий сложность решенной технической задачи: К2=0,4 – задача решена с помощью конструктивного выполнения одного основного или нескольких неосновных узлов; К3 – коэффициент, определяющий новизну технического решения: К3=0,5 – задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с половиной основных признаков с новым решением) истцом рассчитана доля патентообладателя от дополнительной прибыли, которая составляет 12% и в денежном выражении составляет 1 544 857,44 руб. (12 873 812*0,12=1 544 857,44 руб.).

Между тем, заявителем не представлено доказательств, подтверждающих правомерность использования приведенной методики расчета, исходные данные для расчета носят вероятностный характер.

Также ГОУ ВПО «ОрелГТУ» представлен второй вариант расчета исковых требований, в соответствии с которым размер убытков определен в 720 000 рублей. Указанный расчет произведен исходя из предполагаемой стоимости разработки проектной документации на строительство ширококорпусного жилого дома и 70% доли расчетных и конструкторских работ в данном объеме.

Указанный расчет ГОУ ВПО «ОрелГТУ» также нормативно не обоснован и основан на предположительных величинах.

С учетом изложенного суд обосновано указал, что истцом не представлено достоверных и бесспорных доказательств, подтверждающих причинение ему убытков, а также их размер. Соответственно, вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в части взыскания убытков является законным и обоснованным.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований ОАО «Гражданпроект» о признании права преждепользования на технические решения, указанные в формулах изобретения Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет» к патентам № 2275475, № 2281365, и взыскания судебных расходов, суд правомерно исходил из следующего.

В соответствии со ст. 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

По смыслу указанной нормы для возникновения права на использование запатентованного объекта без санкции правообладателя необходимо одновременное наличие названных в статье 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом указанной нормы, положений ст. 3, 12, 14 Патентного закона суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что бремя доказывания наличия обстоятельств, указанных в ст. 12 Патентного закона, возлагается на ОАО «Гражданпроект».

В качестве доказательства наличия у него права преждепользования ОАО «Гражданпроект» сослался на то, что по договору с ООЦРР «Развитие» от 10 октября 2002 года № 10 им была разработана проектная документация экспериментального ширококорпусного жилого дома на основе серии 90, где были использованы технические решения, указанные в формулах изобретения ОрелГТУ к патентам № 2275475, № 2281365. Как указывает истец по встречному иску право преждепользования возникло у него с момента создания проекта экспериментального ширококорпусного жилого дома в 2002 году, то есть до даты приоритета изобретения ОрелГТУ.

Между тем, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем была установлена дата приоритета изобретения, как обоснованно указал суд, не является достаточным условием для возникновения права преждепользования.

По смыслу статьи 12 Патентного закона РФ ответчик должен доказать, что он разработал тождественное запатентованному техническое решение самостоятельно, то есть обладал знаниями об этом решении до даты приоритета заявки. При этом действия лица должны отвечать требованиям добросовестности.

Из договора от 10 октября 2002 года №198 (шифр 317-02), заключенного между ОАО «Гражданпроект» (исполнитель) и ОАО ООЦРО «Развитие» (заказчик) следует, что исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать проектную документацию на строительство экспериментального жилого ширококорпусного дома на основе серии 90 при этом согласно приложению № 2 к указанному договору (задание на проектирование) расчет конструкций выполняет АНО НТЦ «Орловский академцентр» РААСН.

При этом договор (л.д.144-150 т.1), по которому как указывает ОАО «Гражданпроект» передал АНО НТЦ «Орловский академцентр» материалы, включающие в себя объемно-планировочные, конструктивные решения здания, был заключен 19 мая 2003 года.

К этому времени АНО НТЦ «Орловский академцентр» уже вело научно-исследовательскую работу по разработке методики и научно-методическому сопровождению экспериментального проектирования ширококорпусного жилого дома в г. Орел, что подтверждается документами, представленными в материалы дела (отчеты о научно-исследовательской деятельности в 2002-2004г.г.).

Так, согласно плану научно-исследовательских работ (утв. 05.03.2003 г. президентом РААСН А.П. Кудрявцевым) в 2002-2003 гг. предусмотрены НИР «Разработка методики и научно-методическое сопровождение экспериментального проектирования ширококорпусного жилого дома в г. Орле (рук. В.И. Колчунов). Имеются многочисленные материалы, отчеты о научно-исследовательской деятельности по разработке методики и научно-методического сопровождения экспериментального проектирования ширококорпусного