Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2013 по делу n А70-7372/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

товарный знак «Геотерм» разрешения на использование словесного обозначения «Геотерм» ответчик не представил.

Расчет заявленный истцом компенсации судом первой инстанции проверен, ее размер снижен до 300 000 руб.

Чрезмерным не является, о чем будет указано ниже.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

Доводы апелляционной жалоб судом апелляционной инстанции отклоняются по следующим основаниям:

1.    Судом не приведено достаточное обоснование для вывода о схожести фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 и пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В отношении знаков обслуживания  предоставляется аналогичная защита (пункт 2 статьи 1477 ГК РФ), а товарный знак истца является одновременно знаком обслуживания в отношении ряда работ и услуг

Как усматривается из материалов настоящего дела, суд по ходатайству сторон назначил экспертизу на предмет установления сходства до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика, а также товарного знака истца с наименованием ответчика (том 3, листы дела 109-111).

Согласно выводам эксперта Торгово-промышленной палаты Тюменской области фирменное наименование истца и ответчика можно признать схожим до степени смешения с учетом ведения ими аналогичной деятельности на одной территории, что способствует вероятности введения потребителя в заблуждение относительно того, кто именно оказывает услуги.

Относительно сходства товарного знака истца и наименования ответчика эксперт дал отрицательное заключение.

При этом указал, что обозначения «ГЕОТЕРМ-01» и «ГЕОТЕРМ-001» (наименования химически активных веществ) используемые ответчиком в документации при оказании производимых услуг тождественны товарному знаку истца «ГЕОТЕРМ» для однородных товаров по классу 01, способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (том 4 листы дела 5-15).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд первой инстанции, приняв во внимание противоречивость выводов эксперта, правильно пришел к выводу о возможности самостоятельно разрешить вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака истца и наименования ответчика.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 указанных Правил следует, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В качестве товарного знака истца зарегистрировано именно словесное обозначение (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд апелляционной инстанции считает, что словесные обозначения «геотерм» и «геотермнефтьсервис» являются сходными по звуковому, графическому и смысловому признакам, поскольку словесное обозначение товарного знака истца и основная часть наименования ответчика совпадают полностью во всех элементах (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577).

Составная часть «нефтьсервис» различительным свойством не обладает, поскольку указывает на сферу и/или вид оказания услуг.

Так, согласно пункту 2.3.1. не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Такие элементы сами по себе различительной способностью не обладают и не способны породить в совокупности с товарным знаком истца качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия товарного знака истца.

Анализ же словесного обозначения  «геотерм» в качестве набора буквосочетаний правового значения не имеет, поскольку товарный знак истца зарегистрирован в установленном законом порядке, то есть его различительная  способность установлена уполномоченным органом и подлежит защите судом  в любом случае до признания правовой охраны недействительной или прекращенной.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции пришел к совершенно правомерному выводу о том, что опасность смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителя существует.

Поэтому для определения сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, в настоящем деле применение специальных знаний не требуется.

В связи с чем в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы судом первой инстанции отказано правильно.

2.   В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие незаконное использование ответчиком товарного знака истца.

Как усматривается из материалов дела, в подтверждение использования ответчиком в своих фирменных бланках, печатях товарного знака истца ООО НПФ «Геотерм» представило: акты от 18.04.2012, от 01.04.2012, от 31.03.2012, от 07.02.2012, от 06.02.2012; дополнительные планы от февраля 2012, наряды-задания, протокол производственного совещания от 17.02.2012, письмо от 01.03.2011, от 02.04.2012, от 28.03.2012,от 04.03.2012, договор № 4-Р/2012 о 01.03.2012 на проведение ремонтно-изоляционных работ, рекламная информация ответчика, размещенная в сети «Интернет», письмо от 10.10.2012 НГДУ «Лянторнефть» (том 1 листы дела 62-100, 113-118, том 3 лист дела 98).

Ответчик, ссылаясь на неотносимость и недопустимость представленных истцом доказательств указал, что акты от 18.04.2012, 01.04.2012, 31.03.2012, 07.02.2012, 06.02.2012 не подписаны ответчиком, а подписаны работником истца, подписи на дополнительных планах от февраля 2012 года от имени директора ответчика и технолога выполнены не ими, наряды-задания подписаны не от имени ответчика, протокол производственного совещания от 17.02.2012 и письма от 01.03.2012, от 02.04.2012, 28.03.2012, 04.06.2012 никем не подписаны, договор от 01.03.2012 № 4-Р/2012 получен истцом с нарушением законодательства о коммерческой тайне, рекламная информация распечатана с сайта, который не принадлежит ответчику, письмо от 10.10.2012 НГДУ «Лянторнефть» не имеет отношения к делу.

Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные истцом доказательства и проверив возражения ответчика, установил следующее:

Как усматривается из материалов дела представленные истцом в качестве доказательств использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака протокол производственного совещания от 17.02.2012, письма ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 01.03.2012 № 02/11/02-01-184, ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» от 02.04.2012 № ССК-НФ-12-0717-и, ООО «Геотермнефтьсервис» от 28.03.2012 № 25, от 04.06.2012 не подписаны (том 1 листы дела 97-101, 106-107, том 2 лист дела 24).

Поскольку указанные документы никем не подписаны, они не являются доказательствами (не позволяют определить источник, то есть установить достоверность, части 1 и 4 статьи 75 АПК РФ).

Они не учитываются судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Ссылка ответчика на получение истцом договора № 4-Р/2012 о 01.03.2012 с нарушением законодательства о коммерческой тайне несостоятельна.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальной информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Между тем, ответчик не доказал, что сведения, содержащиеся в договоре, позволяют их обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

При этом соответствующая возможность по получению коммерческой выгоды должна быть законной, а не заключаться в том, чтобы не позволить обладателю товарного знака установить нарушение его исключительных прав.

Само по себе условие о конфиденциальности не может считаться достаточным основанием для отнесения доказательства к доказательству, полученному с нарушением Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.

Само по себе указание в условиях договора на конфиденциальный характер сведений, не означает их законную защиту как коммерческой тайны.

Наличие обстоятельств хищения   данного документа со стороны истца (противоправного завладения в отсутствие воли работников ответчика или  работников его контрагента) ответчик не обосновал.

Нарушение условий договора в отношении конфиденциальности со стороны контрагента является основанием для предъявления соответствующих требований к контрагенту.

В связи с чем договор № 4-Р/2012 о 01.03.2012 является допустимым доказательством, подтверждающим использование ответчиком товарного знака истца в своей деятельности.

Поскольку указанный договор является доказательством нарушения прав истца, истец вправе использовать данное доказательство в порядке самозащиты (статья 14 ГК РФ).

Его поведение нельзя признать недобросовестным вторжение в имущественную сферу иных участников оборота.

Кроме того, суд апелляционной инстанции считает доказанным факт нарушения прав истца представленными актами от 07.02.2012 и  06.02.2012 (том 1 листы дела 84-85, 89-90).

Действительно, данные акты не содержат подписей руководителя ответчика.

Вместе с тем в них в силу прямого указания от имени ответчика действует технолог ООО «Геотермнефтьсервис» Мясников А.И.

Ответчик утверждает, что данное лицо не являлось его работником, однако никаких объективных доказательств этому утверждению в дело не представлено.

Данное лицо могло совмещать работу и у истца и у ответчика.

Кроме того, данные акты подписаны дополнительно представителем заказчика ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Поэтому, коль скоро они подписаны от лица технолога ООО «Геотермнефтьсервис», ответчик мог опровергнуть содержание указанных актов путем заявления суду ходатайства об истребовании у заказчика информации, кем именно выполнялись работы, отраженные в этих актах и выполнялись ли вообще.

Однако такого ходатайства ответчик не заявил, ограничившись указанием на то, что он не признает Мясникова А.И. своим работником.

Такая позиция не является достаточной, чтобы считать опровергнутым содержание письменного документа, составленного с участием незаинтересованного лица (заказчика).

В то же время, поскольку акты от 18.04.2012, 01.04.2012, 31.03.2012 подписей представителя заказчика не содержат, их суд не считает достоверным доказательством требований истца. Проверка их содержания  представляется затруднительной.

Поскольку ответчик сделал заявление о фальсификации ряда доказательств, на которых имеется подпись руководителя ответчика, и поскольку суд первой инстанции не приступал к проверке этих доказательств в соответствии со статьей 161 АПК РФ, данные доказательства не могли являться основанием для удовлетворения иска.

Соответственно, суд апелляционной инстанции их во внимание не принимает.

В то же время данное нарушение процесса не повлияло на правильность принятого решения (часть 3 статьи 270 АПК РФ).

Предоставление распечаток с сайта истец не обосновал с точки зрения части 3 статьи 75 АПК РФ.

Поэтому данные доказательства также не учитываются судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции учитывает, что доказательства, которые он посчитал допустимыми и относимыми, в полной мере подтверждают использование ответчиком товарного знака (знака обслуживания) истца, поскольку свидетельствуют об использовании спорного обозначения в отношении товаров, работ услуг по кодам 01 и 37 приложения № 1 к свидетельству истца на товарный знак.

Кроме того, истец использовал товарный знак в обозначении вида оказываемых услуг по данным кодам, а также по