Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015 по делу n А45-23530/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

«злоупотребления правом» и «использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции», что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Закона о защите конкуренции) обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя. Разрешение данного вопроса, равно как и вопроса о возможности применения к действиям правообладателя по защите своего исключительного права норм о запрете недобросовестной конкуренции.

Указанная взаимосвязь, направлена на реализацию положений, закрепленных в части 1 статьи 8 и части 2 статьи 34 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Для целей применения части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции оценке подлежат действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на конкретное средство индивидуализации юридического лица, средство индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно пункту 4 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014г. №СП-21/2, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем, то обстоятельство, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе, наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом, не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака пункт (5).

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

По смыслу части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим, при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе, с учетом последующего поведения правообладателя.

Вместе с тем, установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку (пункт 6 Справки).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из смысла  пункта 3 статьи 1483 ГК РФ  для признания регистрации  товарного знака, противоречащей данной норме права достаточно  не реального введения в заблуждение, а лишь самой  способности  обозначения  ввести в заблуждение потребителя относительно  товара или его изготовителя.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пунктам 2 и 3 названной статьи актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара.

При всем многообразии форм недобросовестной конкуренции и невозможности на законодательном уровне установить исчерпывающий перечень таких действий все они направлены против конкурентов и имеют целью породить для них негативные последствия либо направлены на неограниченный круг потребителей (общественность) и имеют целью введение их в заблуждение.

Как установлено Комиссией УФАС  на  момент подачи в феврале-мае 2011 года заявлений Обществом на регистрацию рассматриваемых обозначений, в качестве товарных знаков в отношении 25 класса МКТУ, на территории РФ уже производилась реализация товаров, маркированных данными обозначениями, производителями которых являются лица, находящиеся на территории КНР.

Согласно сведениям базы товарных знаков Роспатента, ООО  «Бест Трэйд Рисёч энд Девелопмент Компани» является правообладателем  вышеуказанных товарных знаков по классу 25 (одежда, обувь, головные уборы) международного классификатора товаров и услуг.

Производителем товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «DAGENI», является Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. (ООО обувная компания «Оуци», г.Веньчжоу) - правообладатель товарного знака «DAGENI» в Китае, дата регистрации которого более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака №469698.

Производителем товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «TOPRACE», является Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. -  правообладатель товарного знака «TOPRACE» в Китае, дата регистрации которого,  более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака №469787.

Правообладателем товарного знака «PLOME» в Китае является ООО обувная компания «Цзиньгу», пров. Чжэцзян, г. Вэньчжоу, р-н Лунваньцюй, промзона Чжуанъюань саньци, дата регистрации которого - более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака №469700.

Правообладателем товарного знака «DUCHENG» в Китае является ООО обувная компания «Дучэн», пров. Чжэцзян, г. Вэньчжоу, ул. Лучэнлу, 195, проулок 17, дата регистрации которого - более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака №469699.

Правообладателем товарного знака «Da Peng Мао» в Китае является ООО обувная компания «Дапэнняо», пров. Чжэцзян, г. Вэньчжоу, промзона Шуанюй, ул. Синцзилу, 21, дата регистрации которого - более ранняя, чем дата регистрации российского товарного знака №467225.

Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. (ООО обувная компания «Оуци», г.Веньчжоу) на данный момент не производит продукцию на территории РФ, также как и Wenzhou Chashan BuAn Shoes CO., LTD. (ООО обувная компания «Буань», г. Вэньчжоу, Чашань). Тем не менее, обувь, произведенная в Китае и маркированная обозначениями «DAGENI», «TOPRACE» реализуется на территории РФ множеством лиц в течении 4-х лет на настоящий момент (и в течении года на момент подачи заявки №2011702337 на регистрацию в РФ товарного знака «TOPRACE» -16.07.2010г.).

В  связи с чем, данная обувь, маркированная обозначениями «DAGENI», «TOPRACE» является узнаваемой на территории РФ сейчас и уже была узнаваема в 2011 году, а у потребителей сформировано определенное представление о качестве, дизайне, и других свойствах данного товара, а также существуют устойчивые ассоциации, связанные с обозначениями «DAGENI», «TOPRACE».

Информация об обуви, произведенной в Китае, размещена на различных российских сайтах компьютерной сети Интернет (например, в поисковых системах «Яндекс» «Google»).

Как следует из содержания сайтов, обозначение получило известность и на настоящий момент позволяет потребителям идентифицировать обозначения с обувью китайского производителя со свойственными для нее особенностями качества, цены и дизайнерских характеристик. Потребительский рынок данной продукции по всей территории Российской Федерации достаточно обширен, также высока потребительская осведомленность о данной продукции, что подтверждается особенностью сайтов-каталогов, позволяющей любому посетителю сайта, независимо от территориальной принадлежности, ознакомиться с данной информацией, сделать заказ и приобрести данный продукт. Сайты различных компаний имеют разное территориальное расположение: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.Южно-Сахалинск, г. Саратов, г. Екатеринбург, г. Новосибирск, г. Хабаровск и др., что подтверждает территориальную обширность потребительского рынка.

Материалами дела подтверждено, что ИП Яндовина О.А. в 2007-2013г. осуществляла ввоз на территорию  Российской Федерации  товаров, маркированных знаками 24М2, ALIFANT, A-NOBV, AUGUSNINO, BIFRSS BIYOUT (либо   BIY OUT), CITY BISMA, DAGENY, DAPENGNIAO,  Digni, DUCHENG, DUNCOU, FALADINI, FLOWERINDREAM, LIHUANISA, LINDARAY,  LRF, ORGANZA,  PALIZZIO, PLOME,  QIYA, RIKANG, SAFILA, SCOLOVE, Sneel-land, TALSTA, TOPRACE, WUPER (соответствующие таможенные декларации).

ООО «Веста»  также с 2013г. ввозило товары, маркированные, в частности товарными знаками  ALIFANT, AUGUSNINO, DAGENY, DUCHENG,  ORGANZA,  PLOME,  QIYA, RIKANG, Sneel-land, TOPRACE - Контракт VQX0001 от 21.11.2012г., заключенный  между XINJIANG QITAL XILU CO LTD (Китай) (продавец) и ООО «Веста» (покупатель) , предметом которого является  продажа товара: обувь взрослая и детская из различных материалов  в ассортименте, а также  части обуви в соответствии со спецификациями, предусмотренными в приложении к контракту, как самостоятельно, так и по договору комиссии №18 от 01.11.2012г. , заключенному  с  ООО «Бэст Трэйд Рисёч энд Девелопмэнт Компани» (Комитент) , по условиям которого  ООО «Веста» (Комиссионер)  обязуется по поручению Комитента и за его счет поставить из Китайской Народной Республики в Россию и произвести таможенную очистку  товаров народного потребления  , произведенных в КНР по заказу Комитента.

ООО «Экспо-М», как и ИП Яндовина О.А., является импортером обуви из Китая, маркированной обозначением «DAGENY», производимой правообладателем товарного знака  DAGENY,   TOPRACE в Китае, осуществляет ее ввоз на территорию Российской Федерации с 2010г.

Кроме того,  Wenzhou Ouqi Shoes Co., Ltd. является законным производителем обуви, маркированной DAGENI, на территории Китая, поскольку обладает исключительным правом на товарный знак DAGENI № 7653792 с 28 августа 2009 года (дата приоритета), что не опровергнуто заявителем, поскольку не представлено