Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2011 по делу n А46-10077/2011. Изменить решение (ст.269 АПК)

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

12 декабря 2011 года

Дело №   А46-10077/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 05 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме  12 декабря 2011 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей  Глухих А.Н., Шаровой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Карасиковой Б.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-9205/2011) общества с ограниченной ответственностью «Омские деликатесы» на решение Арбитражного суда Омской области от 10 октября 2011 года по делу №  А46-10077/2011 (судья Аристова Е.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМ» (ОГРН 1065507045570, ИНН 5507085811)

к обществу с ограниченной ответственностью «Омские деликатесы» (ОГРН 1115543017479, ИНН 5503228385)

о пресечении нарушения исключительных прав, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции, о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Омские деликатесы» – Колесников И.В. по доверенности б/н от 25.08.2011;

от общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМ» – Литвинова Я.А. по доверенности № 033 от 26.09.2011;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РУСКОМ» (далее по тексту – ООО «РУСКОМ») обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Омские деликатесы» (далее по тексту – ООО «Омские деликатесы») о пресечении нарушения исключительных прав ООО «РУСКОМ» на товарный знак «Сибколбасы» путем запрета ООО «Омские деликатесы» использовать сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения обозначение; а также об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Омские деликатесы» контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров, на которых размещены сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения обозначение. Также истец просит обязать ООО «Омские деликатесы» выплатить ООО «РУСКОМ» за незаконное использование сходного с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения обозначение компенсацию в сумме 5 000 000 руб.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) уточнил предмет заявленных требований в части изъятия из оборота и уничтожения за счет ООО «Омские деликатесы» этикеток, упаковок товаров, на которых размещено сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения обозначение.

Уточнение принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Омской области от 10.10.2011 исковые требования ООО «РУСКОМ» удовлетворены частично, нарушение исключительных прав ООО «РУСКОМ» пресечено путем запрета ООО «Омские деликатесы» использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения; с ООО «Омские деликатесы» в пользу ООО «РУСКОМ» взысканы: 500 000 руб. компенсации, 52 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ООО «Омские деликатесы» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Омской области от 10.10.2011 по делу № А46-10077/2011 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы ООО «Омские деликатесы» указывает следующее: суд первой инстанции самостоятельно исправил ошибки (опечатки) в тексте претензии от 11.08.2011 № 124 и тексте искового заявления; окорок из свинины к/в в/у упакованный в полиэтиленовый пакет, поверхность которого оклеена тремя этикетками не был представлен истцом в суд и не приобщен к материалам дела; выводы суда первой инстанции о схожести, тождественности товарных знаков основаны на визуальном осмотре фотографий, экспертиза по определению схожести до степени смешения и тождественности не назначалась; судом первой инстанции отказано истцу во взыскании с ответчика расходов, связанных с оплатой услуг нотариуса, и стоимости заключения патентного поверенного, однако выводы нотариуса и поверенного положены в основу судебного акта; размер имущественной ответственности в виде выплаты истцу компенсации в сумме 500 000 руб. завышен судом первой инстанции; судом неверно рассчитан размер государственной пошлины, подлежащий взысканию с ответчика.

ООО «РУСКОМ» представило письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение Арбитражного суда Омской области от 10.10.2011 по делу  № А46-10077/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО «Омские деликатесы» поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Представитель ответчика пояснил, что после нотариальной проверки этикетки с продукции ответчика были сняты; 20.08.2011 Роспотребнадзором проведена проверка, которая подтвердила, что этикетки на продукции отсутствуют.

Представитель ООО «РУСКОМ» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Представитель ООО «РУСКОМ» заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заявки ООО «Омские деликатесы» от 12.09.2011 на регистрацию товарного знака «Сибколбасы» в г. Екатеринбурге.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что заявку от 12.09.2011 на регистрацию товарного знака в г. Екатеринбурге подало ООО «Омские деликатесы».

Суд апелляционной инстанции в порядке части 2 статьи 268 АПК РФ приобщил к материалам дела заявку ООО «Омские деликатесы» от 12.09.2011 на регистрацию товарного знака «Сибколбасы» в г. Екатеринбурге в качестве документа, представленного для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, выслушав представителей ООО «Омские деликатесы» и ООО «РУСКОМ», проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке статей 268, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим изменению в части.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 388820 ООО «РУСКОМ» является правообладателем товарного знака со словесным элементом «Сибколбасы» в отношении товаров 29 класса МКТУ, срок действия регистрации истекает 05.06.2018.

Товарный знак используется в следующем цветовом сочетании: красный, белый, черный, золотисто-коричневый.

При этом ООО «РУСКОМ» производит и реализует мясные изделия с использованием зарегистрированного товарного знака на упаковке продукции.

Нотариусом Данилевской В.И., нотариальный округ город Омск, в целях обеспечения доказательств 10.08.2011 произведен осмотр торгового места, арендуемого индивидуальным предпринимателем Козловым А.С. в торговом комплексе «Юбилейный», расположенном по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 157.

В порядке осмотра вещественных доказательств, при осуществлении фото- и видеосъемки, произведена покупка находящейся в торговой витрине индивидуального предпринимателя Козлова А.С. продукции из мяса – окорок к/в в/у из свинины, с этикеткой, содержащей обозначение «Омские деликатесы», при имеющейся на термочеке, размещенном на упаковке указанной продукции, надписи: «Изготовитель: ООО «СКМ», по заказу ООО «Омские деликатесы», адрес: 644070, ул. Фурманова, д. 7, тел. + 73812-32-72-28».

По утверждению истца, реализуемая ООО «Омские деликатесы» продукция, относящаяся к классу МКТУ, товарный знак, в отношении которого зарегистрирован за истцом, маркирована обозначением, сходным с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения.

Полагая, что использование данного обозначения нарушает права ООО «РУСКОМ», истец обратился с настоящим иском в суд.

Частичное удовлетворение исковых требований послужило основанием для обращения ООО «Омские деликатесы» с апелляционной жалобой, при рассмотрении которой суд апелляционной инстанции учел следующее.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ устанавливает, что в сферу исключительного права на товарный знак входят такие действия, как производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках и ярмарках, ввоз (импорт) на территорию России и иное введение в гражданский оборот на территории России товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, если на самих этих товарах, их этикетках или упаковке проставлен товарный знак. В сферу исключительного права входят также хранение и транспортировка таких товаров, если хранение и транспортировка имеют в качестве своей последующей цели введение товаров в гражданский оборот.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Как следует из текста искового заявления, уточнений истца от 15.09.2011 и представленных истцом документов (в том числе фотографий приобретенной продукции из мяса – окорок к/в в/у из свинины, изготовителя ООО «СКМ» по заказу ООО «Омские деликатесы», протокола осмотра вещественных доказательств от 10.08.2011, копии чека от 10.08.2011), основанием предъявления истцом заявленных требований послужило использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Сибколбасы» в отношении собственных мясных изделий.

Суд первой инстанции правомерно, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», разрешил вопрос о сходстве до степени смешения обозначений без назначения экспертизы с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее по тексту – Правила).

В пункте 14.4.2 Правил предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;