Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2011 по делу n А46-10077/2011. Изменить решение (ст.269 АПК)

совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравнительный анализ зарегистрированного товарного знака «Сибколбасы» и обозначения, содержащего наименование «Омские деликатесы», используемое ответчиком при маркировке продукции, как правильно указал суд первой инстанции, используются истцом и ответчиком для индивидуализации одной и той же категории товаров, а по графическому (визуальному) критерию изображение, используемое ООО «Омские деликатесы», тождественно товарному знаку истца, с учетом схожести фигурных контуров изображений, использованных художественных приемов (орнамента, композиционного решения), равно как и аналогии цветовой гаммы данных изображений.

При этом суд принял во внимание, что факт распространения ответчиком мясной продукции, упакованной с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела копией чека от 10.08.2011, фотографиями товара, протоколом осмотра вещественных доказательств от 10.08.2011, произведенным нотариусом Данилевской В.И., а также показаниями свидетеля Козлова С.А.

Исходя из анализа норм статей 12, 14 ГК РФ, статьи 102 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденные ВС РФ от 11.02.1993 № 4462-1, пункта 2 статьи 64 АПК РФ нотариальное удостоверение доказательств, а именно факта включения в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением сходным с товарным знаком, принадлежащим истцу, является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств. При этом осмотр доказательств зафиксирован в протоколе осмотра от 10.08.2011 и проведен истцом в целях защиты нарушенного права в рамках гражданско-правовых отношений.

Кроме того, согласно показаниям свидетеля Козлова А.С., допрошенного в судебном заседании суда первой инстанции 03.10.2010 (аудиопротокол и протокол судебного заседания от 03.10.2011), продукция из мяса приобреталась у ООО «Омские деликатесы», в подтверждение чего Козловым А.С. представлена товарная накладная от 28.07.211 № 43. Как следует из показаний указанного лица, приобретенная продукция из мяса реализовывалась им в городе Омске и Омской области на тридцати торговых точках.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований разумности и справедливости, суд пришел к правомерному выводу о нарушении ответчиком права истца на товарный знак ввиду распространения ответчиком продукции, маркированной обозначением, сходным с товарным знаком, принадлежащим истцу, и удовлетворил требования истца о пресечении нарушения исключительных прав ООО «РУСКОМ», запретив ООО «Омские деликатесы» использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения, и взыскании компенсации в сумме 500 000 руб.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции основывался на характере допущенного нарушения, степени вины нарушителя, обусловленных фактическими обстоятельствами рассматриваемого спора, как то: использование спорного обозначения после состоявшейся рекламной кампании по продвижению на рынке продукции с использованием товарного знака «Сибколбасы», факта реализации продукции, маркировка которой не содержит обязательной информации для потребителя, а также на отсутствии в материалах дела достаточных и достоверных доказательств, свидетельствующих о продолжительности периода реализации продукции, содержащей спорное обозначение, о фактических объемах выпущенной продукции.

Доводы подателя жалобы о взыскании с ответчика компенсации в завышенном размере не принимаются судом апелляционной инстанции на основании следующего.

Как следует из материалов дела, характер допущенного ответчиком нарушения является умышленным, поскольку последним использовано спорное обозначение после состоявшейся рекламной компании по продвижению на рынке мясной продукции с использование товарного знака «Сибколбасы». Более того, после принятия обжалуемого решения ООО «Омские деликатесы» подало заявку на регистрацию на свое имя в городе Екатеринбурге товарного знака «Сибколбасы», тождественного с товарным знаком, принадлежащим истцу, что, по мнению суда апелляционной инстанции, также подтверждает умышленный характер нарушения, совершенного ответчиком.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что мясная продукция, распространяемая ответчиком, с обозначением «Омские деликатесы», схожим с принадлежащим истцу товарным знаком «Сибколбасы», реализовывалась в упаковке, на термочеке которой отсутствует информация о сертификации товара.

В связи с чем суд апелляционной инстанции согласен с доводами истца о том, что неподтвержденность качества реализованного ответчиком товара, ассоциируемого у покупателей с товарами ООО «РУСКОМ», причиняет значительный ущерб охраняемой законом деловой репутации, овеществленным символом которой в рассматриваемом случае является товарный знак «Сибколбасы».

Также из показаний свидетеля Козлова А.С., заслушанных в заседании суда апелляционной инстанции, следует, что продукция ООО «Омские деликатесы» распространялась на 30 торговых точках, расположенных на территории города Омска и Омской области, что свидетельствует о масштабности допущенного нарушения.

Таким образом, оценивая размер начисленной компенсации, суд первой инстанции исходил из характера и обстоятельств допущенного нарушения, из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения и обоснованно удовлетворил требования истца в сумме 500 000 руб.

Судом первой инстанции правильно отказано истцу в удовлетворении исковых требований в части требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Омские деликатесы» этикеток, упаковок товаров, на которых размещены сходное с товарным знаком «Сибколбасы» до степени смешения обозначение, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие определить, что, нарушения прав истца, то есть наличие в гражданском обороте продукции, маркированной спорным обозначением, продолжалось на дату вынесения решения. Более того, согласно постановлению Управлению Роспотребнадзора по Омской области от 30.08.2011 № 17 о прекращении производства по делу об административном нарушении ООО «Омские деликатесы» хранение и реализацию продукции с товарным знаком, схожим до степени смешения с товарным знаком ООО «РУСКОМ», не осуществляет.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы о неверном расчете судом первой инстанции  размера государственной пошлины, подлежащий взысканию с ответчика, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Тот факт, что суду предоставлено право определять сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, не является основанием для применения пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6 от 20.03.1997 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» в котором разъяснено, что при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьей 333 ГК РФ расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения, поскольку данное разъяснение не относится к статье 1515 ГК РФ.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации могло быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 ГК РФ суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации, установленного пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации вместо возмещения убытков не является неустойкой. Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

В условиях, когда законом установлен минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер взыскания исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец заявляя исковые требования в максимальном размере в силу статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на ООО «РУСКОМ» государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

Учитывая изложенное и принимая во внимание результаты рассмотрения настоящего спора, государственная пошлина по иску подлежала взысканию с ответчика исходя из размера удовлетворенных исковых требований согласно положениям статьи 110 АПК РФ.

Таким образом, с ООО «Омские деликатесы» в пользу ООО «РУСКОМ» подлежит взысканию государственная пошлина по иску в сумме 8 800 руб., в связи с чем обжалуемый судебный акт в части взыскания с ответчика 56 000 руб. государственной пошлины надлежит изменить.

Доводы апелляционной жалобы о наличии в материалах дела только фотографий предмета спора, а не самого окорока из свинины, а также о том, что выводы суда первой инстанции о схожести, тождественности товарных знаков основаны на визуальном осмотре фотографий, отклоняются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Как следует из искового заявления, предметом настоящего спора является схожесть товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого ответчиком для собственных мясных изделий.

К протоколу осмотра вещественных доказательств, произведенного нотариусом Данилевской В.И., приложены фотографии продукции из мяса, приобретенной из торговой витрины индивидуального предпринимателя Козлова А.С., а также самой торговой витрины.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Таким образом, для определения сходства зарегистрированного товарного знака «Сибколбасы», принадлежащего истцу, и обозначения, содержащего наименование «Омские деликатесы», используемого ответчиком, а также наличия и опасности их смешения в глазах потребителя, исходя из характера защищаемого права и возникшего спора, достаточно осмотра этикеток, что возможно сделать путем визуальной оценки фотографий. Необходимость реального наличия в материалах дела мясной продукции в данном случае отсутствует.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции отказано истцу во взыскании с ответчика расходов, связанных с оплатой услуг нотариуса, и стоимости заключения патентного поверенного, однако выводы нотариуса и поверенного положены в основу судебного акта, не принимаются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 статьи 110 АПК РФ).

При этом право на возмещение