ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ (Л. Трахтенгерц, Комментарий судебно-арбитражной практики. Выпуск 9, Юридическая литература, 2002 г.) Применение судами законодательства об интеллектуальной деятельности.

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИЗНАНИЕ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ УСЛОВИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ СТ. 12 ПАТЕНТНОГО ЗАКОНА
(Дело N А40-8566/01-15-52 Федерального арбитражного суда
Московского округа)
Общество с ограниченной ответственностью "Орел и Ко" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Министерству РФ по атомной энергии с требованием прекратить нарушение его исключительных прав, удостоверенных выданным на имя истца патентом на промышленный образец - медаль "Ветеран атомной энергетики и промышленности". Полученный истцом патент N 45721 опубликован и зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам (Роспатентом) 16 июля 1999 г. с приоритетом 28 июня 1998 г.
Ответчик иск не признал, заявив, что он не нарушает патент истца, поскольку использует этот образец на правах преждепользователя. Свою позицию он обосновал следующими обстоятельствами.
15 октября 1997 г. Минатом России и ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики (РПРА) приняли решение "Об общеотраслевом знаке отличия". В соответствии с этим решением 2 марта 1998 г. Минатом и РПРА утвердили Положение об учреждении отраслевого Знака отличия "Ветеран атомной энергетики и промышленности". Выполнение эскиза Знака и изготовление имиджевых образцов было поручено истцу в соответствии с заключенным сторонами договором подряда N 14. Изготовленные по договору 10000 нагрудных Знаков ответчик получил и оплатил. На этом основании он считает, что ему переданы исключительные права на отраслевой Знак и "с момента передачи он является собственником".
Из материалов дела следует, что в ходе выполнения договорных работ сотрудники истца (авторы промышленного образца) сделали эскиз медали, переданный ответчику 5 февраля 1998 г. для согласования. По этому эскизу истцом была подана заявка на промышленный образец - медаль "Ветеран атомной энергетики и промышленности" и получен патент 16 июня 1999 г.
В феврале 1999 г. Минатом заключил с государственным предприятием "Монетный двор" договор на изготовление по эскизам, полученным от истца, медалей "Ветеран атомной энергетики и промышленности". Медали были изготовлены без разрешения патентообладетеля, что послужило основанием для предъявления иска.
Суд согласился с тем, что истец в соответствии с патентом N 45721 является единственным обладателем исключительного права на промышленный образец, по поводу которого возник спор. Однако суд принял доводы ответчика, утверждавшего, что он использовал промышленный образец на правах преждепользователя. Суд признал также законным введение ответчиком медали в хозяйственный оборот. Ссылаясь на ст. ст. 10, 11 и 12 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. <*>, суд отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция, рассмотрев дело по жалобе истца, нашла, что основания к отмене решения отсутствуют и оставила решение без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд Московского округа также отклонил кассационную жалобу истца.
---------------------------------
<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 42. Ст. 2319.
С решениями всех трех инстанций нельзя согласиться. В соответствии со ст. 138 ГК РФ и п. 3 ст. 10 Патентного закона использование запатентованного промышленного образца без разрешения патентообладателя признается нарушением его исключительного права. При этом под использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего изобретение, полезную модель, промышленный образец, путем его изготовления, применения, предложения к продаже и т.п.
Патентный закон четко определяет случаи ограничения исключительных прав, когда допускается использование запатентованного объекта без санкции правообладателя. К ним, в частности, относится право преждепользования (ст. 12 Патентного закона). Оно возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ и до даты приоритета патента. Во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора (самостоятельно). При этом "право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления", т.е. речь идет об использовании в собственной производственной деятельности.
Только при совокупности всех этих условий любое юридическое или физическое лицо обладает правом преждепользования и может безвозмездно использовать решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, на которые выдан патент другому лицу.
Суды, рассматривавшие данное дело, признали право преждепользования ответчика, приняв во внимание только одно из этих условий. В обосновании решения указывается, что ответчик сделал необходимые приготовления для использования запатентованного истцом промышленного образца до даты приоритета патента. Такой вывод был основан лишь на том, что Положение о ведомственном знаке отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности" было утверждено и опубликовано 2 марта 1998 г., т.е. за несколько месяцев до даты приоритета патента, принадлежащего истцу.
Сама по себе подобная оценка представляется весьма спорной, поскольку вряд ли принятие ведомственного акта можно расценивать как приготовление к коммерческому использованию. Однако в данном случает существенно другое. Минатом заказал государственному предприятию "Монетный двор" изготовление знаков отличия на основе эскиза, полученного от истца, без его согласия. Следовательно, с самого начала спор идет не о "созданном независимо от его автора тождественном решении", а о чужом охраняемом патентом решении - промышленном образце. Такие действия нельзя расценить иначе, как нарушение исключительного права патентообладателя, поскольку имело место несанкционированное изготовление продукта, содержащего запатентованный промышленный образец.
Следует отметить в этой связи еще один мотив, положенный судами в обоснование законности действий ответчика. Суды сочли, что введение им медали в хозяйственный оборот без согласования с патентообладателем правомерно, поскольку договор между предприятием "Монетный двор" и Министерством РФ по атомной энергии был заключен и медали были изготовлены до даты выдачи патента ООО "Орел и Ко". Однако в соответствии с п. 3 ст. 3 Патентного закона патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, "считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство", а не с даты его выдачи. Именно поэтому преждепользователь должен начать использование своего промышленного образца до даты приоритета патента. При изложенных обстоятельствах введение ответчиком медали в хозяйственный оборот не подпадает под действие абз. 7 ст. 11 Патентного закона. Законным может быть признано только санкционированное патентообладателем введение медали в хозяйственный оборот на основе лицензионного договора или договора уступки патента.
В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа приведено еще одно обоснование принятых решений. В мотивировочной его части указано, что договор подряда не предусматривал возникновение исключительных прав у истца с запретом заказчику (ответчику) использовать для собственных нужд переданные ему результаты работ, в том числе способные к правовой охране. При этом дана ссылка на ст. 772 ГК РФ. Положения ст. 772 действительно предусматривают, что заказчик имеет право использовать результаты договорных работ, в том числе способные к правовой охране, если договором не предусмотрено иное. В договоре, заключенном сторонами, не были определены условия использования сторонами охраноспособных результатов, которые могут быть созданы в ходе выполнения договорных работ, а также условия их охраны.
Однако положения ст. 772 ГК регулируют отношения, возникающие по договору о выполнении научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). По договору же, заключенному сторонами, исполнитель обязывался изготовить по своим эскизам образцы нагрудных знаков в количестве 10000 экземпляров, т.е. выполнить определенную работу и сдать ее результат (индивидуально-определенные изделия) заказчику, что характерно для договора подряда (ст. 702 ГК). В отличие от договора подряда предметом договора на выполнение НИОКР является проведение работ в целях решения новых научных, конструкторских или технологических задач (ст. 769 ГК). И, следовательно, положения ст. 772 ГК не распространяются на договор подряда, заключенный сторонами судебного спора.
Таким образом, можно признать, что у суда отсутствовали достаточные основания для отказа в удовлетворении исковых требований ООО "Орел и Ко". Судебные акты прямо противоречат ст. 138 ГК РФ, ст. ст. 10, 11, 12 Патентного закона РФ.


ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ НАРУШЕННЫМ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАК ТОЖДЕСТВЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ТАК И СХОДНОГО ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ
(Дело N А41-К1-6959/00 Федерального арбитражного суда
Московского округа)
Закрытое акционерное общество "Гальва" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Гальва" с требованием прекратить использование в его фирменном наименовании слово "Гальва", которое входит в фирменное наименование истца.
Исковые требования основывались на том, что истец как "Акционерное общество закрытого типа "Гальва" был зарегистрирован постановлением главы Черноголовской администрации 24 октября 1994 г. Новая редакция его устава с фирменным наименованием "Закрытое акционерное общество "Гальва" утверждена постановлением главы Ногинского района от 22 июля 1996 г., в то время как ответчик - "Общество с ограниченной ответственностью "Гальва" - зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой гораздо позже, 1 декабря 1998 г.
Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что фирменное наименование зарегистрировано им в установленном порядке и он имеет исключительное право использовать его.
В ходе судебного заседания было установлено следующее. Наименование ответчика не содержит иных отличий от наименования истца, кроме указания на другую организационно-правовую форму. Исключительное право истца, защищаемое в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК, основывается на более ранней регистрации, а следовательно, преимущественном приоритетном праве. Как истец, так и ответчик занимаются одним видом деятельности - восстановлением емкости свинцовых аккумуляторных батарей - и зарегистрированы по одному адресу.
Суд пришел к следующему выводу: ответчик в целях недобросовестной конкуренции использует фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, что нарушает исключительное право истца на его фирменное наименование. При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению. Суд обязал ООО "Гальва" прекратить использование в фирменном наименовании слово "Гальва".
Апелляционная жалоба ответчика постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Московской области была отклонена по тем же основаниям.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассматривавший дело по кассационной жалобе ответчика, своим постановлением отменил акты обеих предшествующих инстанций и вынес решение об отказе в удовлетворении иска.
Принятое постановление строится на том, что суды первой и второй инстанций неправильно применили нормы материального права. Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу о том, что "использование ответчиком своего зарегистрированного фирменного наименования (ООО "Гальва") не свидетельствует об использовании им фирменного наименования истца - ЗАО "Гальва". Ответчик в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования так же, как истец своего - ЗАО "Гальва". Защите подлежат эти фирменные наименования, а не их часть, совпадающая у истца и ответчика".
С таким выводом суда нельзя согласиться.
В рассматриваемых судебных актах отражены два разных подхода к оценке факта нарушения исключительных прав на фирменное наименование. Это дает основание сформулировать основной вопрос, возникающий при разрешении подобных споров, и от ответа на который зависит степень защиты прав обладателя фирменного наименования. Признается ли нарушением только тождественное (идентичное) воспроизведение ранее зарегистрированного наименования другого лица или в равной степени также воспроизведение сходного наименования, способного вызвать их смешение?
В гражданском обороте фирменное наименование всегда служило средством индивидуализации юридического лица, так же как товарный знак - индивидуализации продукции, товаров, выполняемых работ или услуг. В Положении о фирме 1927 года <*> прямо указано, что "фирма" (так обозначалось фирменное наименование) помимо сведений о предмете деятельности, вида предприятия и т.п. "должна содержать указания, необходимые для отличения предприятия от других однородных предприятий (специальное наименование, номер и т.п. )" (ст. 6).
---------------------------------
<*> СЗ СССР. 1927. N 40. Ст. 395.
Структура фирменного наименования коммерческой организации и сегодня содержит две основные составляющие: во-первых, сведения об организационно-правовой форме юридического лица и, во-вторых, собственно наименование. Коммерческие организации обычно включают в свое наименование условное словесное обозначение (в рассматриваемом деле - логотип "Гальва"), т.е. сокращенное фирменное наименование. Оно вносится также в государственный реестр (ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" <*>). Именно это сокращенное фирменное наименование и выполняет его основную функцию - служит индивидуализирующим средством, позволяющим отличить организацию правообладателя от других участников гражданского оборота.
---------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33 (Часть I). Ст. 3431.
Здесь достаточно обратиться к договору коммерческой концессии. По этому договору правообладатель передает другой стороне право использовать принадлежащий ему комплекс исключительных прав (ст. 1028 ГК РФ). В него входит право на фирменное наименование (существенное условие договора). Однако объектом договора является не все наименование (стороны могут иметь разную организационную форму), а только его вторая часть (сокращенное наименование).
Гражданский кодекс, установив охрану исключительных прав коммерческой организации на зарегистрированное в установленном порядке фирменное наименование, не определил условия, при

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ (В. Чубаров, Комментарий судебно-арбитражной практики. Выпуск 9, Юридическая литература, 2002 г.) Применение судами законодательства о праве собственности.  »
Общая судебная практика »
Читайте также